PROCESO 12-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 12-IP-98

Solicitud de interpretación prejudicial de los Artículos 1, 2, 4 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz; e interpretación de oficio de los artículos, 5, 13 literales c), d) y e), 27 y 28 de la Decisión 344. Expediente Interno Nº 3913. ACTORA: The Procter & Gamble Company. PATENTE DE INVENCION: "COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA".

Quito, 20 de Mayo de 1998

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente, Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, ha presentado ante este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el segundo inciso del artículo 29 del Tratado de creación del Tribunal.

Que este Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación prejudicial solicitada, según los artículos 28 y 29 del Tratado de su creación.

Causa que origina la solicitud.-

La Sociedad The Procter & Gamble Company, por intermedio de su apoderado, demanda ante la jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las resoluciones Nos. 2374 del 1º de noviembre de 1.994 y 2203 del 28 de diciembre de 1.995, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio; por medio de la primera se negó el privilegio de patente para la solicitud presentada por la sociedad demandante y por medio de la segunda se resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando lo expuesto en la anterior resolución.

Hechos relevantes para la Interpretación Prejudicial.-

El Consejo de Estado considera relevantes para esta interpretación los siguientes hechos:

“1. La Sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, solicitó la patente de invención para "COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA".

“2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó observación alguna contra la misma.

“3. Surtido el trámite de rigor la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución núm. 2374 de 1o. de noviembre de 1.994, negó la patente solicitada, con fundamento en la falta de novedad, toda vez que se encontró que la patente US 4’435.307 publicada el 6 de marzo de 1.984, titulada "DETERGENT CELLULASE" afectaba la novedad de la invención porque comprende un aditivo detergente para una composición granulada de limpieza que contiene una celulasa fúngica producida por una cepa de Humicola Insolens o Humicola grisea (variedad Thermoidea).

“4. Contra la Resolución referida la actora interpuso recurso de reposición, siendo resuelto éste a través de la Resolución núm. 2203 de 28 de diciembre de 1.995, mediante la cual se confirmó la anterior y se declaró agotada la vía gubernativa.

“5. Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente:

“Se violaron los artículos 1º, 2º y 4º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la obligación de conceder la patente solicitada si la respectiva invención corresponde a una nueva creación, si dicha nueva creación tiene altura inventiva y es susceptible de aplicación industrial.

“En esta oportunidad la aplicación industrial del invento no fue cuestionada y el objeto de la invención es nuevo y tiene altura inventiva, contrario a lo que argumentó la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de reposición, en cuanto que lo reivindicado en la solicitud no constituía materia nueva que significara un aporte tecnológico, puesto que ya estaba comprendido en el estado de la técnica. Es decir, que como no era nuevo, no cumplía con el requisito de patentabilidad señalada por los artículos 1º y 2º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La existencia de la patente estadinense no destruye en absoluto la novedad de la solicitud, ya que dicha patente sólo enseña cómo producir las mezclas complejas de las cuales sólo una fracción tiene la utilidad en el contexto del cuidado de los géneros, Se tomó tal decisión sin ahondar en mayores detalles, que las solicitudes por pertenecer al mismo campo tecnológico y por tener en común la palabra celulosa, eran dos solicitudes prácticamente iguales y que la existencia de la primera anulaba la novedad requerida en la segunda. (sic)

Se violó el artículo 29 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la Superintendencia no fundamentó el rechazo de la solicitud de la patente en un "examen definitivo", tal y como lo ordena dicha norma, sino que fundamentó su rechazo en un único examen."

Otras consideraciones y argumentos de la parte actora.-

Que en criterio de este Tribunal, es conveniente referirse a otras consideraciones adicionales de la actora, contenidas en la demanda de nulidad de las resoluciones citadas anteriormente, así como en el recurso de reposición interpuesto contra la resolución inicial, las cuales considera de importancia para efectos de esta sentencia:

1. Arguye la actora que hubo vulneración total o parcial de derechos adquiridos de terceros, ya que no se le requirió por escrito al solicitante para que hiciera valer sus derechos dentro del término establecido por el Artículo 27 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, cuando establece que si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos que restaren novedad a la solicitud en estudio, como sucedió en el presente caso, existe la obligación por parte de la Administración de poner en conocimiento del solicitante dicho hecho, con el fin de que él aclare lo pertinente o haga valer los argumentos correspondientes." (El subrayado es del Tribunal).

2. Señala que la patente extranjera mencionada no enseña medios para producir una celulasa que tenga las propiedades definidas en la solicitud colombiana, por lo cual ésta constituye un paso claro adelante en el Arte de los Detergentes y en lo único en que las dos invenciones se identifican es en el campo de la tecnología que aplican.

Expresa que existe un “error técnico del Examinador al identificar la celulasa de la Patente U.S. 4'435.307 como necesariamente utilizable en las composiciones de la solicitud denegada y al identificar un solo compuesto, tal como la celulasa, con la totalidad de la composición detergente definida en la invención denegada”.

3. Con respecto al Concepto Técnico 782, que constituyó el fundamento para el rechazo de la solicitud de patente, no fue jamás notificado al peticionario (subrayado de la parte actora), razón por la cual éste no pudo nunca desvirtuar la opinión equivocada del señor Examinador de patentes acerca de la novedad de la invención, ni controvertir las pruebas allegadas en su contra por la Superintendencia, ni allegar las suyas, con lo cual muy seguramente se habría evitado la expedición de la Resolución número 2374, por lo cual señala que el procedimiento seguido en esta oportunidad fue evidentemente irregular, por violación del derecho de defensa.

4. Así en la práctica, la decisión del técnico al cual corresponde el examen del caso y la decisión de la autoridad a la cual atribuye la ley competencia para otorgar las patentes de invención, no se diferencian y constituyen en realidad una misma decisión.

5. Agrega que conforme con al artículo 29 de la Decisión 344, existe un examen definitivo que permite al Superintendente de Industria y Comercio, no versado en aspectos técnicos para determinar la novedad de las invenciones, “formarse un criterio” sobre la materia y adoptar una decisión acertada. Y anota que si la ley habla de un examen definitivo, debe existir otro que no lo sea y es este examen anterior al definitivo el que debe ponerse en conocimiento del peticionario en caso de que no fuere favorable, o fuere parcialmente favorable, con el objeto de que los examinadores puedan conocer sus argumentaciones y expedir la resolución que pone fin a la actuación mediante la concesión o el rechazo parcial o total de la solicitud.

Tacha la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio de violatoria del Artículo 29 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por cuanto negó la solicitud de patente con base en un examen que no podía ser el definitivo, ya que no existía otro que lo hubiera precedido.

Contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.-

Este Tribunal estima además necesario citar varios apartes de la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a la cual se pretende que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y denuncias de la actora:

1. Señala que según el concepto técnico 782, en la patente US 4'435.307 se mencionaba un aditivo detergente para una composición granulada de limpieza que contiene una celulasa fúngica, también reivindicada para la aplicación en una composición para limpieza y que la única diferencia entre la patente US y la solicitada es que en aquella se reivindicaba una mezcla la cual debía su actividad precisamente a la presencia en ella de la celulasa en cuestión, y en esta solicitud se habla de la endogluconasa en estado puro y lo que se pretendía reivindicar como novedoso es solo un componente endogluconasa particular de la celulasa de la Patente US 4'435.307. Indica que sin necesidad de esfuerzo alguno, ni ser un experto en la materia, el utilizar una materia prima con un mayor grado de pureza en la fabricación de un producto para limpieza no significa un aporte tecnológico al estado de la técnica existente. De ahí, que la patente US 4'435.307 afecte...