PROCESO 34-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 34-IP-98

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con los artículos 83, literal a), 146 y 147 ibídem y 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del literal a) del artículo 82, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el Expediente Interno Nº 4357, Actora: LABORATORIOS FARMACOL LTDA. marca “OMEPRAL”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

En la ciudad de Quito a los tres días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, formula solicitud para que se proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 93, 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con los artículos 83, literal a), 146 y 147 ibídem y el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia está facultado para proponer la mencionada solicitud de interpretación de conformidad con el artículo 29 del citado Tratado de Creación del Tribunal, y ella cumple con los requisitos del artículo 61 del Estatuto del Tribunal.

Que la consulta tiene su origen en el expediente 4357 en el cual la actora LABORATORIOS FARMACOL LTDA. pretende alcanzar la nulidad de los artículos 2º y 3º de la Resolución 25416 de la Superintendencia de Industria y Comercio del 26 de noviembre de 1996, por la cual se declararon fundadas dos oposiciones presentadas a la solicitud de registro de la marca OMEPRAL para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y al mismo tiempo se declaró infundada otra oposición y se negó el registro de la marca OMEPRAL.

Que la instancia jurisdiccional consultante considera como hechos relevantes para la interpretación, los siguientes:

“1o: La sociedad LABORATORIOS FARMACOL LTDA., solicitó el registro de la marca OMEPRAL para distinguir productos comprendidos en la clase 5.

“2o: Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial se presentaron oposiciones y observaciones por parte de LABORATORIOS BUSSIE BUSTILLO & CIA. S.C.A. quien alegó ser titular de la marca OMEPRAL, clase 5; ASTRA AKTIEBOLAG quien argumentó ser titular de la marca MOPRAL, clase 5; y LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Y CIA. S.C.A. quien adujo ser titular de la marca OMEPRAX SYNTHESIS, clase 5.

“Tramitadas las oposiciones la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 25416 de 26 de noviembre de 1996, por medio de la cual declaró infundada la oposición formulada por LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A. dado que basó su oposición en marcas que no se encontraban registradas y declaró fundadas las oposiciones formuladas por ASTRA AKTIEBOLAG y LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Y CIA. S.C.A., manifestando que los registros de las marcas MOPRAL y OMEPRAX SYNTHESIS se encuentran vigentes hasta noviembre 21 del año 2004. En consecuencia negó el registro de la marca solicitada, con fundamento en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“3o: Contra la citada Resolución se interpuso recurso de apelación, sin que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial se hubiera pronunciado expresamente sobre el citado recurso.

“4o: Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente:

“1.- Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos ignoró que la marca OMEPRAL consiste en un signo perceptible y suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica. Igualmente, ignoró que dicho signo es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 5, elaborados y comercializados por LABORATORIOS FARMACOL LTDA., de los productos y servicios idénticos o similares elaborados o comercializados por cualquier otra empresa.

“2.- Se violaron los artículos 93 y 95 ibídem, en concordancia con el literal a) del artículo 83 ibídem, por interpretación errónea, por cuanto la División de Signos Distintivos, al decidir sobre las observaciones y al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca OMEPRAL, clase 5, determinó, sin ser lo correcto, que la marca solicitada era confundible con las marcas MOPRAL y OMEPRAX SYNTHESIS, para distinguir los mismos productos.

“No tuvo en cuenta que los signos OMEPRAL, MOPRAL Y OMEPRAX SYNTHESIS, todos distintivos de productos de la clase 5, constituyen típicas modificaciones al signo OMEPRAZOL u OMEPRAZOLE, genérico de la misma clase de productos. En reiteradas ocasiones la Superintendencia de Industria y Comercio ha estimado que todo signo que constituye una modificación a un signo genérico o descriptivo es susceptible de registro como marca distintiva de los productos o servicios que se identifican con el respectivo signo genérico o descriptivo.

“El signo OMEPRAL al estar constituido por la modificación, mediante la supresión de letras, de la denominación genérica OMEPRAZOLE, es susceptible de ser usado y registrado como marca y, por lo mismo, de acuerdo con los principios universales sobre la materia, no resulta confundible con los signos MOPRAL Y OMEPRAX SYNTHESIS.

“El hecho de que los signos precitados además de consistir en modificaciones al término OMEPRAZOLE, sean marcas distintivas de productos farmacéuticos que exigen un manejo especializado y que sólo pueden ser comercializados mediante prescripción médica, reduce al máximo la pretendida y supuesta posibilidad de confusión alegada por las sociedades opositoras y acogida por la División de Signos Distintivos.

“Por lo anterior, la marca solicitada no incurre en causal de irregistrabilidad sino que por el contrario es perfectamente procedente su registro para distinguir productos comprendidos en la clase 5 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, o Clasificación Internacional de Niza.

“3.- Se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas, pues de haberlo hecho, habría advertido que, en aplicación de las mismas o idénticas disposiciones y con anterioridad a la fecha en que fue expedido el acto administrativo denegatorio del registro solicitado, concedió, a nombre de diferentes titulares, el registro de varias marcas que consisten en la modificación del signo OMEPRAZOL u OMEPRAZOLE.

Tal observancia conduce a la no salvaguardia de los derechos a que se refiere el artículo 147 de la Decisión 344 y que en el caso sub examine corresponde a LABORATORIOS FARMACOL LTDA

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CONSIDERANDO:

Que este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de una instancia judicial de un País Miembro como lo es el caso del alto órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa de Colombia y en tanto dichas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, conforme a lo previsto en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

1. NORMAS POR INTERPRETARSE

   Que las normas comunitarias cuya interpretación se solicita son los artículos 81, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 83 literal a) ibídem y los artículos 146 y 147 ibídem y 5º del Tratado de Creación del Tribunal.

   Que este Tribunal considera necesario incluir en la interpretación el artículo 82, literal a). En cambio, estima improcedente la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, pues ellos establecen compromisos a nivel de Estado por lo que no son de aplicación en los casos de intereses particulares. Asimismo, el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia que establece la obligación fundamental de asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena no puede considerarse violado por resoluciones dictadas por la Administración Nacional dentro de su competencia normal y en aplicación de los procedimientos comunitarios, ya sean aprobatorias o denegatorias de una solicitud de registro.

   Por lo antedicho la presente interpretación se limita a los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344, cuyo texto es el siguiente:

   “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

   “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles...