PROCESO 38-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 38-IP-98

Interpretación prejudicial de los artículos 102, 104, 143, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el H. Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Nulidad del literal h) del artículo 24 del Decreto número 677 de 26 de abril de 1.995. Expediente Interno No. 4743.

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente, Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los arts. 102, 104, 143, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la solicitud se origina dentro del proceso interno por el que se pretende obtener la nulidad del literal h) del artículo 24 del decreto No. 677 de 26 de abril de 1995, expedido por el Gobierno Nacional Colombiano, por parte del abogado Francisco Acosta De la Rosa, obrando éste en su propio nombre.

1. ARGUMENTOS DEL ACTOR

   El 26 de abril de 1995 el Presidente de la República en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política expidió el Decreto núm. 677, por el cual se reglamentó parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el control de calidad, Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, etc., junto con otras disposiciones.

   Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, según expresa el juez consultante, adujo el actor lo siguiente:

   “1.- Se violó el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la expresión acusada desconoce los derechos de titulares legítimos que ven desprotegidos sus derechos ante una certificación que tan solo es informativa para la solicitud de un registro sanitario.

   “El artículo en comento consagra el derecho exclusivo de uso de una marca la cual se adquiere únicamente con la obtención del registro ante la oficina competente, razón por la cual no se puede conferir derecho alguno a la sola certificación de encontrarse en trámite una marca como lo está haciendo la expresión demandada.

   “2.- La expresión acusada tal como se encuentra redactada permite el uso de marcas no registradas, lo cual atenta contra los titulares de derechos válidamente obtenidos.

   “Dentro de este mismo artículo se viola la competencia que por ley le fue asignada a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, pues se faculta al INVIMA para expedir registros sanitarios con marcas que tan solo están en trámite.

   “3.- Se violó el artículo 104 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la expresión acusada permite a terceros usar expresiones similares que se prestan a confusión, desconociéndose los derechos que tienen los titulares legítimos frente a los terceros.

   “4.- Se violó el artículo 143 ibídem, dado que la expresión acusada contiene una permisión a la vulneración de derechos legalmente constituidos y amparados por acuerdos y tratados internacionales.

   5.- Se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, por cuanto al expedir la norma acusada no se tuvo en cuenta el compromiso que tienen los Países Miembros de garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344 y de revisar los procedimientos administrativos para salvaguardar los derechos de obligaciones que corresponden a los particulares

   El Tribunal, cree necesario, además de lo expuesto por el juez consultante, referirse a otras argumentaciones producidas por el actor en su escrito de demanda.

2. ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE

   En su escrito el actor argumenta lo siguiente:

   1. - La expresión “o que éste ha solicitado su registro, el cual se encuentra en trámite” permite al solicitante de un registro sanitario “aportar una certificación de la Superintendencia de Industria y Comercio en la cual conste que ese mismo solicitante del registro sanitario a su vez ha solicitado el Registro de la Marca con el cual pretende identificar el producto objeto de la solicitud de Registro Sanitario”

   2. - Sostiene que la certificación entregada por la Superintendencia de Industria y Comercio no otorga derecho alguno al solicitante de la marca sobre el signo que se pretenda registrar como tampoco representa un título constitutivo de derechos, pues el solo trámite no significa que deba ser concedido el registro de la marca.

   3. - Al ampararse en una resolución que concede el registro sanitario y que contiene una marca similar a la de un posible competidor “legaliza su competencia desleal aprovechándose de la confusión que se genera de las dos confusiones” para obtener grandes utilidades sin mayor esfuerzo.

   4. - En virtud de lo dispuesto en el literal h) del artículo 24 de Decreto 677 de 1995 se está permitiendo que al solicitante de un registro sanitario le sea expedido éste con la marca similar o idéntica a la que ha solicitado ante la Superintendencia, y amparar la comercialización de producto “aprovechándose de la confusión de las marcas y en detrimento del titular legitimo de la marca amparado por un acto administrativo que se presume legalmente adquirido”, violándose inclusive el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia “pues contradice la protección que el estado debe darle a quienes legítimamente han obtenido el registro de una determinada marca” y que gozan de la exclusividad del uso de la misma.

   5. - Indica que se viola el artículo 102 de la Decisión 344 del Comisión del Acuerdo de Cartagena, según el cual se adquiere el derecho al uso únicamente con la obtención del registro de la marca, y que la certificación de encontrarse en trámite el registro no confiere derecho alguno, por lo que “la exigencia tal como se encuentra redactada permite el uso de marcas no registradas a personas que por regla general en forma inescrupulosa atentan contra los titulares de los derechos válidamente obtenidos”.

   6. - Otorgándose el registro sanitario al solicitante con la simple certificación de que el registro de marca se encuentra en trámite -lo que constituye una mera expectativa- se desprotege a terceros quienes no podrían cuestionar las marcas con las cuales se expide un registro sanitario.

   7. - Se acusa la violación del artículo 104 de la Decisión 344 que consagra los derechos de titulares legítimos de propiedad industrial especialmente los literales a) y d).

3. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

   El Ministerio de Salud de la República de Colombia, al contestar la demanda, entre otros puntos, abarca los siguientes:

   1. - Ante el argumento del actor de que se permitiría que personas inescrupulosas, con base en la certificación que da la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, soliciten y obtengan un registro sanitario ante el INVIMA con lo cual podrían entrar al comercio del producto y abusar de marcas antes registradas, provocando lo que se denomina competencia desleal, manifiesta que esta tesis mas que de orden jurídico “consiste en un análisis sobre hipotéticas consecuencias que traería la aplicación de la norma demandada, es decir el demandante argumenta la violación del articulo 61 Constitucional, basándose únicamente en razones de conveniencia en lo que su aplicabilidad se refiere y suponiendo, en todo caso, la mala fe de las personas que estarían en disposición de incurrir en tales conductas abusivas” (lo subrayado del texto original). El argumento de la actora constituye una apreciación subjetiva acerca de las consecuencias que acarrearía la aplicabilidad de la norma demandada.

   2. - El artículo que se demanda en nulidad guarda perfecta concordancia con el artículo 237 de la Constitución Política por lo que sus razones son simplemente un supuesto de beneficios o inconvenientes que acarrearía la inaplicabilidad de su texto.

   3. - Sostiene que ni la norma demandada ni el resto de artículos que conforman el cuerpo normativo del Decreto 677 de 1995 “impulsan, ocasionan o permiten el uso de la marca de un medicamento a personas distintas de sus titulares o de terceros autorizados para el efecto”, haciendo un análisis de varias de sus disposiciones y afirmando que lo que busca el literal impugnado es precisamente preservar el principio de exclusividad de uso de una marca o nombre comercial, ya que en esa norma se exige que si el titular de una marca es un tercero deberá éste presentar la autorización para su uso, inclusive para el caso de medicamentos extranjeros.

   4. - Indica que el artículo 68 del Decreto, cuando regula el tema de los nombres de los medicamentos, dispone que no se otorgará el registro sanitario cuando se vaya a utilizar un nombre o una marca que induzca a engaño a los consumidores y que en el artículo 100 se regula el trámite de la revisión oficiosa “que puede adelantar el INVIMA sobre un producto que ya se encuentra amparado por un registro sanitario, estableciendo como una de las causales por la cual procede esta revisión, el hecho de que el producto no se esté comercializando bajo las normas vigentes sobre las materias, es decir, cuando el producto se comercialice acudiendo a practicas de competencia desleal”.

   5. - Anota que según el artículo en estudio puede darse el caso que si se ha expedido el Registro Sanitario “el INVIMA tiene facultad de revisar las condiciones bajo las cuales se concedió u otorgó, de modo que si una vez conferido dicho registro se advierte que el nombre o la marca bajo la cual éste se expidió, es de propiedad de otra persona o corresponde o es de similares características a las de un producto ya existente en el mercado, tiene el INVIMA la facultad de revocar el registro sanitario expedido y/o de promover la acciones judiciales pertinentes”.

   6. - Niega que el decreto 677 le otorga al INVIMA la...