PROCESO 33-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 33-IP-98

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y h) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, e interpretación de oficio del literal a) del artículo 113 ibidem. Marca GLICOLIK. Expediente Interno No. 4650

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

En la ciudad de Quito a los seis días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y h) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz en el proceso interno en que se demanda por parte de la sociedad Allergan Inc., domiciliada en los Estados Unidos de América, la nulidad de la resolución No. 48337 de 29 de noviembre de 1994, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en virtud de la cual se concedió en favor de laboratorios Medihealth S.A. el registro de la marca GLICOLIK, para distinguir “todos los productos de la clase 3 y productos de limpieza y tocador, productos comprendidos en la clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza”

El artículo 28 del Tratado de Creación del Tribunal, conforme al cual es competente para interpretar por vía prejudicial las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

El artículo 29 del mismo Tratado en cuya virtud el Consejo de Estado de la República de Colombia se encuentra legitimado para elevar ante este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial por estar conociendo un proceso interno en el que deben aplicarse normas integrantes del Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Los hechos materia del proceso interno, son resumidos en forma completa por la instancia jurisdiccional consultante en los siguientes términos:

El juez consultante advierte en la solicitud de interpretación que: “Como quiera que en la demanda simplemente se solicitó la declaratoria de nulidad del citado acto, sin expresarse cuál es el interés de los accionantes para formular esa petición, conforme lo dispone el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mediante auto de 19 de septiembre de 1997 se inadmitió la demanda para que se aclarara tal aspecto, y en escrito que obra a folios 34 a 35, los accionantes manifestaron, en lo esencial, lo siguiente:

“Como se sabe, las causales de irregistrabilidad marcaria tienen por finalidad tutelar, bien el interés del tercero que poséa (sic) un mejor derecho, o bien el interés del público. A las primeras se refiere el artículo 83 ibidem y a las segundas el artículo 82. Así que cualquier persona tiene interés en que la Administración no contravenga las causales de irregistrabilidad establecidas para la protección de todos, cuales son las del artículo 82. Si ninguna persona pudiera invocar la protección que brinda el artículo 82 al público en general, las causales de irregistrabilidad enunciadas en dicho artículo serían inoperantes toda vez que la Administración las contraviniere. Dicho en otras palabras, no serían verdaderas causales de irregistrabilidad, puesto que ese Honorable Consejo de Estado no siempre, ni mucho menos, tiene conocimiento de las contravenciones al artículo 82 en que incurra la Superintendencia de Industria y Comercio.

“Pues bien, en la demanda que mi representada y yo hemos presentado a su ilustrada consideración, los tres últimos cargos están relacionados con causales de irregistrabilidad enunciadas en el artículo 82 de la Decisión 344, y tanto yo como mi representada, tenemos interés como parte que somos del público, en que no se nos engañe, no se nos confunda, ni se nos recorte la facultad o libertad de expresión, con el registro como marca del término “GLICOLIK”

“Por si lo anterior no fuera suficiente, mi representada tiene un interés adicional en la nulidad impetrada, por cuanto el titular de la marca “GLICOLIK” se opuso a la solicitud de registro de una marca presentada inicialmente por la sociedad Herald Pharmacal Inc. que ha venido siendo tramitada en el expediente Nº 94-57.720, solicitud de la cual mi representada es cesionaria, y la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, ha considerado la existencia del registro Nº 171.911 de “GLICOLIK”, como causal de irregistrabilidad de la marca de mi representada”.

Informe sucinto de los hechos que se consideran relevantes para la interpretación prejudicial:

1.- El 11 de julio de 1994, la sociedad Laboratorios Medihealth S.A., solicitó el registro de la marca GLICOLIK, "... tomada en sí misma e independientemente de toda forma distintiva o acompañada de leyendas, figuras, alegorías y etiquetas de carácter explicativo, para ser usada en todos los colores y tamaños, (…) para distinguir productos de limpieza y tocador; preparaciones para blanquear y otras substancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, productos relacionados en la clase 3, según Clasificación Internacional de Niza

y, publicado como fue el extracto de tal solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones por parte de terceros.

2.- Mediante el acto cuya nulidad se impetra, previa consideración acerca de "Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes

, se concedió el registro de la marca solicitada.

3.- Mediante Resolución núm. 6653 de 13 de marzo de 1996, se ordenó la inscripción, en el Registro de la Propiedad Industrial, de la referida marca GLICOLIK realizado por su titular, en favor de Laboratorios Silpro S.A.

(se entiende el traspaso de la marca por la compañia Laboratorios Medihealth S.A a favor de Silpro SA)

“4.- La parte actora aduce, en resumen, lo siguiente:

Indebida motivación. Al expedir el acto acusado, se incumplió la formalidad contemplada en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no motivó debidamente el acto y no se puede saber, de todas las disposiciones legales vigentes, cuáles fueron las que se aplicaron en este caso particular, ni como fue que se consideró que estaban cumplidas dichas disposiciones para conceder el registro de GLICOLIK como marca.

“Falta de examen de registrabilidad. De conformidad con el artículo 96 de la Decisión 344, la División de Signos Distintivos ha debido efectuar un serio examen de registrabilidad de la expresión cuyo registro se solicitó como marca, pero el que hizo fue incompleto, puesto que no examinó la registrabilidad de la expresión en si misma, sino apenas si existía otra marca idéntica o similar a ella, solicitada o registrada con anterioridad por un tercero.

“Insuficiente distintividad. Si conforme al artículo 81 de la Decisión 344, una de las condiciones para que una marca pueda ser registrada es la de que sea suficientemente distintiva, para expedir el acto acusado no se observó dicha condición, pues las expresiones GLICOLIK (registrada) y GLICOLIC (usada), son insuficientemente distintivas en relación con el ácido glicólico en loción, al cual el actual titular de la marca impugnada podría aplicar la primera de dichas expresiones o de hecho aplica la segunda. El ácido en cuestión tiene la característica de ser GLICOLICO, y la sola supresión de sus nueve letras, no es suficiente fonéticamente para impedir la confusión de cualquiera de las expresiones en cuestión, con esta característica.

Posibilidad de engaño. Al expedirse el acto acusado se desconoció el artículo 82 literal h) de la Decisión 344, pues la expresión GLICOLIK da a entender que se trata de un producto con la característica, cualidades y aptitud para el uso de ser GLICOLICO, como lo es el ácido glicólico para ciertos daños de la piel, pero característica, cualidades y aptitud que no siempre tienen todos los productos de la Clase 3 Internacional para los cuales se concedió el registro de la marca GLICOLIK.

Se trata de un término descriptivo. También se violó el artículo 82 literal d) de la Decisión 344, puesto que se concedió el registro de la expresión GLICOLIK para productos como el ácido glicólico en loción, expresión que es fonéticamente idéntica al término inglés "GLYCOLIC", y dado que en el comercio de productos higiénicos, de tocador y cosméticos, el uso de terminología inglesa es frecuente como símbolo de tecnicismo y calidad.

“5.- Por su parte, la entidad demandada sostiene que el acto acusado se ajusta plenamente a derecho, pues se expidió conforme a lo dispuesto en la Decisión 344, se respetó el trámite administrativo en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Agrega que, en razón a que no se presentaron oposiciones, la oficina nacional competente efectuó el estudio administrativo de la marca solicitada, y al encontrar que es novedosa, visible y suficientemente distintiva, se concedió su registro.

“Finalmente, se expresa que es de suma importancia tener en cuenta lo expuesto por esta Corporación en sentencia proferida el 26 de febrero de 1998 dentro del proceso en que fue actor el ciudadano Carlos Adolfo Cháves Fabre y la correspondiente interpretación prejudicial...