PROCESO 27-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 27-IP-98

Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el doctor, Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Doctor Manuel S. Urueta Ayola. Interpretación de oficio del artículo 96 de la decisión 344. Actor: Floriberto Ríos Vásquez, Caso marca “RIOFLEX”. Expediente Interno Nº 4128.

Quito, 18 de noviembre de 1998

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola, en oficio Nº 658 solicita a este Tribunal comunitario interpretación prejudicial de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la consulta se ajusta a lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal indicándose el nombre del Tribunal que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento cuya interpretación se requiere; el lugar y dirección en donde el despacho judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación:

“...1º El señor Floriberto Ríos Vásquez es propietario del establecimiento de comercio denominado RIOFLEX, cuya actividad comercial es la fabricación y distribución de acoples para agua caliente y fría.

“2º El nombre comercial adoptado por el accionante para su negocio está íntimamente relacionado con su nombre y apellido, lo cual se aprecia al ser desglosado de la manera siguiente: la partícula RIO corresponde al apellido Ríos; la partícula FL corresponde al nombre de Floriberto, la que a su vez adicionada a la partícula EX constituye la característica de flexibilidad del producto comercializado.

“3º El demandante utilizó el nombre comercial RIOFLEX con anterioridad a que fuera solicitado el registro de la marca por Jorge Enrique Méndez Segura.

“4º El señor Méndez Segura, quien era conocedor de la actividad comercial desarrollada por el demandante, así como del nombre empleado por éste, solicitó el 5 de diciembre de 1995 el registro de la marca Rioflex en la Clase 11 para el mismo tipo de productos, solicitud que fue radicada bajo el número 95.057604 en la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

5º Surtido el trámite de ley, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la resolución núm. 6900 de 18 de marzo de 1996 concedió el registro de la marca nominativa Rioflex a favor de Jorge Enrique Méndez Segura y expidió el Certificado de Registro núm. 185.391, por el término de 10 años, para distinguir productos de la Clase 11, Clasificación Internacional de Niza...

.

Además del informe sucinto de los hechos este Tribunal considera de interés para enmarcar legalmente la interpretación que a continuación se expide, hacer una síntesis de algunos aspectos adicionales contemplados en el proceso interno sujeto a consulta.

La Demanda

Sostiene la demanda que el señor Florentino Ríos Vásquez es dueño del establecimiento comercial RIOFLEX inscrito en el registro mercantil de Bogotá el 29 de agosto de 1995 y la principal actividad del establecimiento es la fabricación y distribución de acoples para agua caliente y agua fría. El nombre comercial está ligado a su vez a su nombre y apellido así: la partícula RIO corresponde a su apellido; la partícula FL corresponde al nombre y la partícula EX constituye la característica de flexibilidad del producto. Sostiene que desde su inscripción el actor ha venido explotando comercialmente su actividad y la utilización del nombre RIOFLEX se ha dado con anterioridad al registro del signo idéntico por el señor Jorge Enrique Méndez Segura quien lo solicitó el 5 de diciembre de 1995 para la clase internacional 11, que protege el mismo tipo de productos que fabrica el demandante. Considera el actor violados los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 en consonancia con el artículo 586 numeral 3º del Código de Comercio colombiano que prohiben el registro de cualquier marca que se asemeje en forma que pueda inducir a error al público, a un nombre comercial o a una enseña utilizados anteriormente en Colombia por un tercero.

Sostiene que en el presente caso la marca cuya anulación se solicita en el proceso interno no sólo es semejante sino idéntica al nombre comercial de su propiedad, habiendo sido registrada para la misma actividad y el mismo tipo de producto. Por lo anterior considera que la Resolución Nº 6900 de 18 de marzo de 1996 que concede el registro a la marca RIOFLEX es atentatoria contra los preceptos mencionados por lo cual solicita su nulidad.

Contestación a la Demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio.-

La Superintendencia procede a contestar la demanda recalcando su competencia para expedir la resolución demandada, para lo cual afirma que la actuación administrativa surtida por la División de Signos Distintivos, en el caso en estudio, se ajustó a la ley y que la demandante no se opuso a la solicitud de registro de la marca RIOFLEX (nominativa). Agrega que considera inequívoco que a la fecha de expedición de la resolución acusada la parte demandante no era la titular del registro marcario anterior sobre la marca RIOFLEX para amparar los productos de la clase 11 y agrega que la actora nunca interpuso los recursos procedentes en la vía gubernativa contra el acto administrativo acusado y “no ha solicitado ante la Oficina Nacional Competente el depósito del nombre comercial o de la enseña en que se destaque la expresión RIOFLEX”, para lo cual cita jurisprudencia del Consejo de Estado en donde se señala “que el titular, dueño o propietario de una marca, a la luz de las transcritas disposiciones, es únicamente el que ha adquirido tal derecho de conformidad con las pautas o exigencias de las normas pertinentes, lo cual se desprende del registro de la misma ante la Oficina Nacional Competente”.

Impugnación de la Demanda.-

El señor Jorge Enrique Méndez Segura en su libelo de impugnación a la demanda sostiene que él había registrado y tiene vigente a su favor derechos sobre la denominación RIOFLEX desde el 2 de mayo de 1988, y arguye que entre las dos denominaciones “RIOFLEX” y “ACOFLEX”, ésta última registrada a su nombre, no hay tanta exclusividad como pretende resaltar el actor”. Considera la actuación del demandante como competencia desleal toda vez que éste tenía una relación laboral con el demandado y así tuvo oportunidad de acceder a la marca ACOFLEX de éste. Sostiene la demandada que tiene exclusividad sobre el 80% de la nueva marca por razón de ser titular de la porción OFLEX e indica el origen de la composición de esta última.

Afirma que para defender el derecho sobre el nombre comercial RIOFLEX frente a terceros era necesario solicitar su depósito y obtener el correspondiente certificado tal como lo prescribe el artículo 102 de la Decisión 344. Indica que no puede darse mejor derecho al titular del nombre comercial sobre la marca RIOFLEX puesto que tiene el previo uso y exclusividad sobre parte de la denominación, OFLEX, desde hace más de diez años.

Por lo tanto considera que el nombre comercial RIOFLEX apenas tiene una expectativa pues “no basta con tener el derecho, sino además debe usarlo, invocarlo y acogerlo al amparo de la ley”.

Asegura el demandado que el artículo 83 exige que las marcas o nombres comerciales deben cumplir determinados requisitos como es el de que esté registrado ya que si la legislación interna contempla un sistema de registro, se aplicará a los nombres comerciales las normas relativas a las marcas.

Que el Consejero ponente remite con la solicitud de interpretación prejudicial las siguientes piezas procesales:

- Copia de la demanda y sus anexos,

- Copia del auto admisorio de la demanda,

- Copia de la contestación de la demanda por parte de un tercero interesado en las resultas del proceso,

- Copia de la contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio,

- Copia de la corrección de la demanda,

- Copia del auto que admite la corrección de la demanda,

- Copia del expediente administrativo Nº 57604 del 5 de diciembre de 1995.

Que la solicitud se hace en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 y demás normas de la Sección Tercera del Capítulo III del Tratado de Creación del Tribunal y el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, por estar conociendo de un proceso de nulidad de normas jurídicas de derecho interno por supuesta violación de las Decisiones de la Comisión.

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía...