PROCESO No. 16-IP-98

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO No. 16-IP-98

Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz Consejero de Estado de la República de Colombia Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Sociedad Industrias Alimenticias Noel. Expediente Interno Nº 4065 CASO “SALTIN” (ETIQUETA).

Quito, 10 de septiembre de 1998

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial enviada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, pide a este Tribunal Comunitario interpretación del artículo 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La consulta se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, indicándose el nombre del Tribunal que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento cuya interpretación se requiere contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Despacho Judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación:

"Desde el primer uso de SALTIN NOEL, en 1950, hasta la fecha, Noel ha venido comercializando sus productos distinguidos con la marca SALTIN NOEL ETIQUETA en forma ininterrumpida, coexistiendo pacíficamente, sin que haya tenido noticia de confusión, con la galleta delgada, tostada y salada que Nestlé, vende y distribuye con la expresión SALTINAS.

“La sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL el 7 de noviembre de 1986 solicitó el registro de la marca SALTIN NOEL ETIQUETA, la cual fue objeto de oposición por parte de Nestlé con apoyo en la expresión SALTINAS.

“Dicha oposición fue contestada por el apoderado de Noel haciendo notar la debilidad del término SALTINAS por ser derivada de un término genérico; la existencia, entre otros, del registro núm. 103.276 que incluye como uno de los elementos principales la marca SALTIN; y la pacífica coexistencia en el mercado de la marca SALTIN NOEL ETIQUETA y la expresión SALTINAS.

“Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución núm. 45521 de 9 de noviembre de 1994, por medio de la cual declaró fundada la demanda de observación y negó el registro de la marca solicitada, con fundamento en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Contra la Resolución referida la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. A través de la Resolución 22565 de 7 de diciembre de 1995 se resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución núm. 45521 de 9 de noviembre de 1.994 y concediendo el recurso de alzada, siendo resuelto éste por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la Resolución núm. 896 de 6 de mayo de 1996 confirmando la citada resolución y declarando agotada la vía gubernativa."

El Tribunal considera que deben tomarse en cuenta, otros hechos contenidos en los siguientes documentos:

I. Sentencia dictada en primera instancia en la oposición presentada en 1939 por National Biscuit Company al registro de la marca Saltina solicitada por la Fábrica de Galletas y Confites Noel, en la cual se expresa:

... “2º.- La National Biscuit Company ha usado pública y notoriamente en Colombia con anterioridad de mas de tres años al 17 de octubre de 1939 y aún con anterioridad de más de tres años al 25 de julio de 1931, la marca consistente en la palabra “Saltina”.

...

“4º.- La Fábrica de Galletas y Confites Noel tenía conocimiento del uso en los Estados Unidos de Norte América y en Colombia de la marca “SALTINA” por parte de National Biscuit Company, para distinguir especialmente Galletas, Barquillos, Bizcochos, Ponqués, Galletitas, y, en general sustancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación;” .

...

“7º.- El uso público y notorio en Colombia por parte de la National Biscuit Company de la marca “SALTINA” a que se refiere el hecho 2º ha tenido lugar para distinguir los mismos productos, entre otros, para los cuales ha solicitado en éste país la fábrica de Galletas y Confites Noel el registro de la marca “SALTINA”;

“8º.- Con fecha 13 de octubre de 1939, presentó al Ministerio de Economía Nacional la National Biscuit Company una solicitud de registro a su favor de la marca de fábrica y comercio consistente en la palabra “SALTINA”, y una etiqueta en que aparece la dicha palabra “SALTINA”, para distinguir galletas, barquillos, galletitas o biscochos, ponqués, bolos, cualesquiera clase de productos de panadería y de confitería, y, en general sustancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación;”

...

“Las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bogotá certifican que les consta que en el comercio de dichas ciudades se usa la palabra Saltina o Saltinas como equivalente de Saltine o Saltines para designar un tipo de galleta delgada, tostada, y espolvoreada con sal.

Las marcas de fábrica, comercio y agricultura, tienen por objeto distinguir productos u objetos que han entrado en el patrimonio de una persona natural o jurídica, que pueden ser nominativas, consistentes en una o varias palabras, y emblemáticas, consistentes en signos. (art. 30 ley 31 de 1925)

.

Sin mayor esfuerzo se comprende que tanto la palabra usada como marca de fábrica por la National Biscuit Company como la que pretende registrar la Fábrica de Galletas y Confites Noel, no solamente es semejante sino igual e idéntica, para artículos de la misma naturaleza, y que al decir de los señores peritos no es una traducción de Saltine, pero sí una adaptación castellana equivalente a Saltina y fonéticamente semejante

“El hecho de que la palabra Saltine o Saltina sea término genérico y de que haya pasado a nuestro país al uso común para distinguir galletas delgadas, tostadas y saladas, sería atinente en tratándose de un juicio de cancelación de la marca, pero no en el de simple oposición al registro, como en el caso sub-judice, donde está probado que la marca fue registrada por la National Biscuit Company y la ha venido usando para distinguir determinado producto en pleno conocimiento de la Sociedad demandada, y de otra parte, ese hecho de ser genérica y de uso común la palabra “Saltina” impediría a la Fábrica de Galletas y Confites Noel obtener su registro en vista de las terminantes disposiciones contenidas en el artículo 32 de la Ley 31 de 1925, y en artículo 3º de la Convención General Interamericana, aprobada por la ley 59 de 1936”.

“Resuelve:

  1. - Declarar fundada la oposición hecha por la Sociedad “National Biscuit Company” al registro de la marca “Saltina”. En consecuencia, el Ministerio de la Economía Nacional debe abstenerse de conceder el registro de la marca de fábrica que consiste en la palabra “Saltina”, solicitada por la Sociedad Fábrica de Galletas y Confites Noel”, ...”

  1. Sentencia del 22 de diciembre de 1950, en el juicio de oposición al registro de la marca SALTINA solicitada por la Fábrica de Galletas y Confites Noel dictada por el Tribunal Superior de Bogotá.

    CONFIRMA en todas sus partes la sentencia apelada, y la adiciona en el sentido de declarar que no se dispone el cumplimiento por parte de la compañía demandada del artículo 7º de la ley 94 de 1931, porque la marca no es registrable en Colombia, según lo dicho en la parte motiva de esta providencia

    .

  2. Solicitud de registro de la Marca “NOEL” ETIQUETA CARACTERÍSTICA a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. de 4 de agosto de 1980:

    Este Tribunal considera necesario mencionar que el 4 de agosto de 1980 la compañía INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A., solicitó el registro de la marca NOEL ETIQUETA CARACTERÍSTICA figurando las palabras Saltines y galletas, “expresiones las cuales no hacen parte del registro”, para proteger productos comprendidos en la clase internacional 30 del Decreto 755 de 1972, con el número 194.186. Al registro de ésta marca presentó demanda de oposición la Sociedad Comestibles La Rosa S.A., entre sus fundamentos podemos citar;

    1.- La sociedad que represento es propietaria del registro No. 75.038, tocante a la marca SALTINAS, que ampara, igualmente productos de la clase 30 del Decreto 755 de 1972. De otra parte, esta marca ha venido siendo usada públicamente en Colombia por mi mandante

    ...

    4.- Es indudable que el hecho de que la marca en solicitud de registro tenga semejanza con la marca registrada, implica un medio o sistema encaminado a crear confusión respecto de los productos o servicios de la sociedad oponente, lo que implica, a su turno, que el registro de la marca SALTINES noel violaría las normas relativas a la represión de la competencia desleal

    .

    En esta demanda de oposición la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró probada la oposición presentada por la sociedad Comestibles La Rosa S.A. basada en el siguiente argumento:

    Observa este despacho, que a pesar de que la marca solicitada se titule Noel, esta expresión solo hace referencia al producto y lo que realmente distingue al producto que se ofrece al mercado es el conjunto que la conforma, en el cual se incorpora la expresión SALTINES, de manera destacada dentro de la etiqueta (se reproduce por cuatro de sus lados y está escrita en las letras mas grandes de todo el conjunto), elemento que, a juicio de esta división, resulta confundible con la marca SALTINAS, anteriormente registrada

    .

    Seguidamente nos referimos a otros recaudos importantes que sin duda orientarán hacia una solución adecuada...

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