PROCESO No. 21-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 21-IP-98

Interpretación Prejudicial del Art. 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) de Art. 83 ibídem y el Art. 81 de la misma Decisión e interpretación de oficio de los artículos 69 de la Decisión 85 y 102 de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Rafael Ariza Muñoz. Actor: CARTON DE COLOMBIA S.A. Marca “SUPER SAC MANIJAS” (MIXTA). Expediente interno Nº 4132.

Quito, 3 de septiembre de 1998

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

La solicitud de Interpretación Prejudicial del Artículo 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) del Art. 83 ibídem y el Art. 81 de la misma Decisión, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera y remitida por intermedio del Consejero Ponente Dr. Rafael Ariza Muñoz, dentro del trámite por el que se pretende la nulidad de la resolución Nº 5339 de 29 de febrero de 1996 “POR LA CUAL SE DECIDE UNA OBSERVACIÓN Y SE CONCEDE EL REGISTRO DE UNA MARCA” expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Como aporte del Tribunal, de oficio, se deben interpretar los arts. 69 de la Decisión 85 y 102 de la Decisión 344.

Los hechos relevantes para la interpretación expuestos por el Consejero Ponente son los siguientes:

“La sociedad ALTALENE S.A., solicitó el registro de la marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza.

“Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad CARTON DE COLOMBIA S.A., presentó demanda de oposición con base en el hecho de ser la observante titular del certificado de registro núm. 122841 correspondiente a la marca SUPERSAC para distinguir la misma clase de productos, según Resolución núm. 8940 de 6 de diciembre de 1.988.

“Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 5339 de 29 de febrero de 1996, por medio de la cual declaró infundada la demanda de observación y concedió el registro de la marca solicitada, por considerar que la misma no estaba comprendida en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“Contra la Resolución referida la actora interpuso recurso de apelación. Han transcurrido más de dos meses de la interposición del recurso de alzada sin que la administración se haya manifestado, razón por la cual debe entenderse que la decisión es de carácter negativo.

“Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente:

“Se violó el artículo 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) del artículo 83 ibídem, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que durante el referido período de gracia el registro de la marca conservaba su plena vigencia y por tanto no se podía registrar una marca que fuere idéntica o similar, pues al hacer tal registro se estaba violando el derecho a la exclusividad, adquirido por la actora de conformidad con las leyes vigentes.

“Al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA) en la clase 16 Internacional, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio violó las normas comunitarias antes enunciadas, por cuanto determinó, en forma indebida, que la marca solicitada cumplía los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes al afirmar que no incurría en ninguna de la causales de irregistrabilidad, y por ende, no era confundible con la marca SUPERSAC, registrada con anterioridad para distinguir la misma clase de productos, y cuyo registro conservaba plena vigencia conforme a lo preceptuado en el artículo 99 de la citada Decisión.

“La marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA) es confundible con la marca SUPERSAC, toda vez que guardan identidad visual, ortográfica, auditiva y gráfica.

“Se violó el artículo 81 ibídem, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que la marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA) carecía de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 16 Internacional.

“La distintividad hace referencia a que la marca o signo marcario sea individual y singular, de suerte que pueda diferenciarse de cualquiera otro. La distintividad es un carácter que le da a la marca la novedad y la especialidad, lo cual no da lugar a confusiones con otros ya empleados para distinguir la misma clase de productos.

En el presente caso, el signo SUPER SAC MANIJAS (MIXTA) es totalmente confundible con el signo SUPERSAC, razón por la cual aquél no es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 16 Internacional, fabricados y comercializados por la sociedad ALTALENE S.A. de los productos y servicios idénticos o similares fabricados y comercializados por la sociedad CARTON DE COLOMBIA S.A. distinguidos con el signo SUPERSAC

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Por otro lado, en la Resolución Nº 5339 de 29 de febrero de 1996 emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia mediante la cual se resuelven las observaciones presentadas por Supertiendas y Droguerías Olímpicas S.A., y Cartón de Colombia S.A., manifiesta que al cotejarse dos marcas mixtas, se debe determinar cual de los dos elementos es el predominante, aceptando al elemento denominativo como el que va a predominar por la fuerza expresiva de las palabras. De tal manera que al realizarse el mencionado cotejo entre la marca que se pretende registrar SUPER SAC MANIJAS y en la marca SAO de propiedad de la compañía Supertiendas y Droguerías Olímpicas S.A., predominan los elementos denominativos de cada una de estas marcas, permitiendo eliminar cualquier posibilidad de semejanza que pueda inducir al consumidor a error. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente concluye que éstas marcas puedan coexistir en el mercado sin generar confusión en el público y resuelve declarar infundadas las observaciones presentadas por las compañías Supertiendas y Droguerías Olímpicas S.A., y Cartón de Colombia S.A..

El Tribunal estima necesario ampliar los siguientes conceptos y los hechos contenidos en otras piezas que se adjuntan al proceso:

1. DEMANDA

   Entre las pretensiones se plantea la nulidad de la citada resolución Nº 5339 de 29 de febrero de 1996, mediante la cual se declaró infundada la oposición formulada por CARTON DE COLOMBIA S.A. contra la solicitud de registro de la marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA), habiéndose concedido el registro de dicha marca a la sociedad ALTALENE S.A. y que a título de restablecimiento del derecho, se declare fundada la oposición de CARTON DE COLOMBIA S.A. y se niegue el registro de la marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del Art. 2 del Decreto 755 de 1972 solicitado por ALTALENE S.A.

   En el acápite de hechos y omisiones que sirven de fundamento de la acción, se expresa que la observación presentada por CARTON DE COLOMBIA S.A., al registro de la mencionada marca, se basa en el hecho de ser la observante titular del certificado de registro Nº 122841 que corresponde a la marca SUPERSAC para distinguir la misma clase de productos según la resolución Nº 8940 de 6 de diciembre de 1988. Luego se refiere a la resolución Nº 5339 de 29 de febrero de 1996 cuya nulidad se demanda y que concedió el registro de la marca solicitada por ALTALENE S.A., señalando en sus considerandos la transcripción del literal a) del art. 83 de la Decisión 344 y la opinión de ese Despacho que dice:

   tanto en la marca que se pretende registrar SUPER SAC MANIJAS como en el depósito en que se basa la observación SAO, predominan los elementos denominativos de tal manera que entre estas no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error, por consiguiente estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en ninguna otra de las establecidas en las normas vigentes

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   La actora expresa que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, desconoció la protección al derecho de exclusividad de que goza el titular de un registro durante el plazo de gracia establecido por el art. 99 de la Decisión 344, manteniéndose vigente el registro de la marca durante ese plazo, según la parte final del primer inciso de dicha norma. Sostiene que la marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA) que protege productos de la clase 16, es semejante esencialmente a la marca SUPERSAC que distingue productos comprendidos en la misma clase, anteriormente registrada a nombre de la sociedad CARTON DE COLOMBIA S.A.

   Entre los fundamentos de derecho de las pretensiones, acusa la violación del Art. 99 de la Decisión 344, en concordancia con el Art. 83 literal a) de la misma Decisión, toda vez que se desconoció que durante el período de gracia el registro conservaba su plena vigencia y en consecuencia no se podía registrar una marca que de conformidad con el art. 83 ibídem “fuere idéntica y similar, pues al hacer tal registro se estaba...