PROCESO No. 2-IP-97

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 2-IP-97

Interpretación prejudicial del artículo 60, literal b) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, e interpretación de oficio de los artículos 58 literales f) y g), 72, 74, 84 y 85 ibídem. Caso: Marca: “RIOCLARO + Gráfica”. Expediente Interno Nº 3225.

Quito, Julio 29 de 1998

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

La solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, para que se interprete por vía prejudicial el artículo 60, literal b) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno en el cual la Sociedad CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA, pretende obtener la nulidad de la resolución número 7494 del 4 de octubre de 1990, expedida por el Jefe de la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca “RIOCLARO + Gráfica”, que según el título de marca, "... consiste en una etiqueta en cuya parte superior entrelazadas y en tipo especial, se encuentran las letras "C" y "R", y debajo de la figura que ellas conforman, la expresión RIOCLARO”, en favor de la sociedad CEMENTOS RIOCLARO S.A., para distinguir productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. Sobre dicha resolución no se presentó recurso administrativo alguno, quedando en firme el acto en la vía administrativa.

HECHOS RELEVANTES PARA LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

Los hechos considerados como relevantes por el Tribunal consultante y los que este Organo Judicial Comunitario considera oportuno destacar, son:

“1º: La Sociedad accionante se constituyó como tal el 8 de mayo de 1981 mediante escritura pública No. 828 de la Notaría 13 de Medellín, y su objeto social es la explotación de la industria de cal; la producción de caliza o arcilla; la adquisición y enajenación en minerales o yacimientos de minerales aprovechables en la industria de cal; y derechos para explotar minerales de los indicados, ya sea por concesión, privilegio o cualquier otro título; el establecimiento de fábricas para la elaboración, almacenamiento, distribución y expendio de los productos; la adquisición, explotación y enajenación de materias primas, maquinarias y enseres utilizables en la realización de las actividades anteriores.

“2º: El 14 de mayo del citado año [1981] la sociedad demandante inscribió ante la Cámara de Comercio de Medellín el establecimiento de comercio denominado CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO, CAL RIO, dedicado a la explotación, distribución y venta al público de los productos que constituyen su objeto social, los cuales manifiesta estar comprendidos en la Clase 19 del Decreto 755 de 1972 (Clasificación Internacional de Niza). De la misma manera asegura haber distribuido de tiempo atrás sus productos en el mercado con las marcas: CALES RIO CLARO (Etiqueta); RIO CLARO 70-15; y RIO CLARO.

“3º: El 11 de marzo de 1986 la Sociedad Cementos Rioclaro S.A., constituida como tal el 17 de septiembre de 1982, por intermedio de apoderado, solicitó a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca de fábrica y de comercio que consiste en una etiqueta en cuya parte superior se encuentran las letras ´C´ y ´R´, y debajo de la figura que ellas forman, la expresión ´RIOCLARO´, de acuerdo con el modelo que se adjuntó a la solicitud, para distinguir productos de la Clase 19. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta, no se presentaron oposiciones por parte de terceros dentro del término previsto por la ley vigente en esa fecha.

“4º: Mediante la Resolución cuya declaratoria de nulidad se impetra, previa consideración de que la solicitud de registro de la marca en mención cumplía con los requisitos previstos por la Decisión 85, se concedió su registro.

“5º: La demandante considera lo siguiente en relación con el registro de la marca:

“Establece que el poder conferido por la Sociedad Cementos Rioclaro S.A. a los mandatarios que solicitaron el registro de la marca cuya legalidad discute, fue desbordado al solicitar el registro de una marca de fábrica y de comercio en la cual se debía incluir la expresión RIOCLARO mas no el elemento gráfico que en criterio de la actora es una clara extralimitación de poder pues no tenían facultad para ello, sino únicamente para que “tramiten el registro de la marca de fábrica y de comercio que consiste en una etiqueta en la cual se encuentra la expresión ´RIOCLARO´; conforme a los modelos que presentará nuestro apoderado”.

“Aduce que el poder no fue claro en ese sentido y que por ello tanto la Oficina de Registro, como el apoderado de la sociedad solicitante, asumieron que el objeto esencial de la solicitud era el componente gráfico.

“En razón de ello, aduce la actora que si bien puede tenerse que la solicitud fue completa, no puede afirmarse que fue lo suficientemente clara, con lo cual se violó el artículo 60, literal b) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“Así mismo, considera que por la ambigüedad presentada a raíz de no haberse ceñido rigurosamente al mandato el apoderado de la solicitante, se hizo incurrir en una omisión a la Oficina de Registro, quien se limitó a practicar una búsqueda de anterioridades de la expresión RIOCLARO y omitió el de la parte gráfica, lo cual no le permitió detectar la existencia de la marca CPR (etiqueta), registrada por la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., situación que impedía conceder tal marca por tratarse de dos marcas para identificar productos de la misma clase 19.

“6º: Por su parte, la demandada, (Nación - Superintendencia de Industria y Comercio), sostiene que de los antecedentes administrativos del acto acusado resulta que dentro de la oportunidad legal la accionante no formuló oposición alguna al registro de la marca cuya legalidad discute, y que a la fecha de expedición de dicho acto no era titular de un registro anterior de la marca RIOCLARO (etiqueta) para amparar productos de la Clase 19 o de una solicitud presentada con anterioridad a la de la Sociedad Cementos Rioclaro S.A.

7º: A su vez el apoderado judicial de la Sociedad Cementos Rioclaro S.A., se pronuncia en similares términos a los expuestos por la demandada, y añade que el poder que otorgara para iniciar el trámite fue claro

y que además la solicitud presentada fue clara y completa, cumpliendo con lo exigido por la ley vigente a la fecha del trámite. Agrega que con respecto a la marca CPR de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., no existe confundibilidad alguna y que la actora no tiene legitimación para defender los derechos de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., por lo cual solicita que se le oficie a esa sociedad para que haga valer sus derechos por sí misma.

8: El apoderado de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., cesionaria de la marca CPR, considera que no existe confusión entre las marcas ya que la marca CPR (etiqueta) es una marca gráfica, mientras la marca “RIOCLARO + Gráfica C y R” es mixta y que entre ambas no hay lugar a confusión.

Por su parte, este órgano comunitario considera relevante hacer una reseña de otras consideraciones expuestas por las partes dentro del proceso interno, en las cuales se destaca lo siguiente:

ACTUACION DE LA SOCIEDAD DEMANDANTE

La sociedad CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA, pretende demostrar el uso de su nombre comercial y concretamente el de la expresión RIO CLARO, para lo cual hace un recuento histórico de la creación de la compañía, su objeto social, así como el de la sociedad Cementos Rioclaro S.A., titular de la marca que pretende sea anulada, con el ánimo de destacar sus semejanzas y la posible confusión entre el público consumidor.

En los fundamentos de derecho y la explicación de las normas violadas, la actora cita varias disposiciones de carácter nacional, así como las Decisiones 85 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, destacando principalmente la protección del nombre comercial en la legislación colombiana.

La actora considera oportuno referirse a que el objeto central de la marca, como se desprende del mandato, es la parte gráfica y no la nominativa "RIOCLARO", que para los efectos del signo es secundaria dentro del conjunto.

Se refiere a la protección del nombre comercial en la Decisión 344 y en la legislación colombiana, de la que se deriva que el uso confiere el derecho al nombre comercial, con lo cual la sociedad demandante tendría el derecho al nombre comercial de su empresa desde la fecha de creación de la misma, es decir desde el 8 de mayo de 1981.

Considera que la fuerza distintiva del nombre comercial de que es titular (CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA), está en la expresión RIO CLARO, la cual también es el elemento principal en la marca otorgada, cuya anulación solicita.

Alega que ha venido usando de manera pública, notoria e ininterrumpida su nombre comercial, su enseña y sus marcas, donde se destaca esencialmente la expresión RIO CLARO, con lo cual en la práctica es factible que se presente confusión entre los consumidores por la presencia en el mercado de marcas similares en cabeza de distintos oferentes.

COADYUVANCIA DE LA SOCIEDAD CEMENTOS RIOCLARO S.A. A LA DEFENSA DEL ACTO IMPUGNADO.

La sociedad CEMENTOS RIOCLARO S.A. (Titular de la marca RIOCLARO + GRAFICA) considera que si bien existe la compañía CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA y que ésta se halla inscrita en el Registro Mercantil, la sola inscripción en el Registro de la Cámara de Comercio no confiere el derecho sobre el nombre comercial y que para que éste sea oponible frente a terceros debe ser inscrito en la Oficina de Signos Distintivos, citando jurisprudencia del Consejo de Estado en sentencia del 17 de...

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