PROCESO No. 20-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO N° 20-IP-98

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 102 y 128, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente, Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz; e interpretación de oficio del artículo 84 ibídem. Caso: Marca RIO CLARO (nominativa). Expediente No. 3966.

Quito, 7 de agosto de 1.998

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS:

La solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, para que se interpreten los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 102 y 128, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno en el cual la sociedad CEMENTOS RIOCLARO S.A. pretende obtener la nulidad de la Resolución No. 48509 del 29 de noviembre de 1.994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca “RIO CLARO” (nominativa) para distinguir productos de la clase internacional número 19 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LTDA. Durante el trámite no se presentaron observaciones ni recurso administrativo alguno, quedando en firme tal resolución.

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para requerir esta interpretación conforme al artículo 29 del Tratado de Creación de este Tribunal, el que tiene competencia para conocer de ésta según el artículo 28 ibídem. Así mismo, la solicitud cumple con los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184).

HECHOS RELEVANTES PARA LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

Los hechos considerados como relevantes para la interpretación, según apreciación del Consejo de Estado de Colombia y de este Tribunal comunitario son los siguientes:

"1º La actora es titular y propietaria del nombre comercial CEMENTOS RIOCLARO S.A.; de la enseña comercial "RIO CLARO", que adquirió de sus titulares anteriores, EXPLOTACIONES RIOCLARO LTDA. y EXPLOTACIONES PLAYA LINDA LTDA., cuyo traspaso se ordenó inscribir a favor de aquella por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la marca mixta "RIOCLARO", para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 19ª y los servicios de la clase 37ª de la nomenclatura marcaria.

"2º Mediante Resolución núm. 48509 de 29 de noviembre de 1.994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa "RIO CLARO" a favor de CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LTDA., para distinguir productos de la clase 19ª de la Clasificación Internacional de Niza. El registro en mención fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 415 de 27 de marzo de 1.995.

"3º Con la concesión de dicho registro se lesionó y lesiona el derecho de Cementos Rioclaro S.A. quien es titular anterior del registro de la marca mixta "RIOCLARO" muy semejante a la marca nominativa "RIO CLARO", dado que las normas constitucionales y legales sobre signos distintivos garantizan a esta sociedad su derecho exclusivo a emplear su marca registrada para los artículos comprendidos en la clase 19ª de la Clasificación Internacional de Niza.

"4º Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la Sociedad actora lo siguiente:

“a) Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que ya existía un registro válido anterior de la marca mixta "RIOCLARO" a favor de la actora, razón por la cual debió negar el registro de la marca nominativa "RIO CLARO", por cuanto dicho signo carecía de novedad y, por lo tanto, no podía ser sujeto de un derecho exclusivo toda vez que el nuevo signo no era distintivo en relación con el que ya era empleado por otra persona. El signo "RIO CLARO" carecía de eficacia distintiva que contribuyera a la individualización.

“b) Para que puedan registrarse como marcas, los signos deben ser, además de perceptibles y susceptibles de representación gráfica, "suficientemente distintivos", lo cual significa que sean novedosos.

“c) La norma precitada establece de modo expreso, que no pueden registrarse como marca los signos que no sean suficientemente distintivos, es decir aquellos que no permitan distinguir en el mercado los productos de una empresa de los de otra.

“d) Se violaron los literales a), b), d) y e) del artículo 83 ibídem, toda vez que no es admisible el registro de marcas semejantes cuando se trata de emplearlas en la identificación de productos incluidos en una misma clase. Aunque no podría afirmarse que entre la marca mixta "RIOCLARO" y la marca nominativa "RIO CLARO" exista identidad, su grafía y su aspecto fonético, y la idea que ambas suscitan en el habitual consumidor de los respectivos productos, determinan que la semejanza entre los dos signos sea notoria, lo que conduce a que "RIO CLARO" no sea suficientemente distintiva respecto de "RIOCLARO", y por esta semejanza de las dos marcas se induce en error a los consumidores cuando pretendan adquirir en el mercado productos marcados con uno y otro signo.

“e) Agrega que si bien la marca solicitada es nominativa y la registrada es mixta, la posibilidad de confusión es viable pues los consumidores al solicitar o adquirir un producto lo hacen tomando en cuenta el elemento esencial de la marca, sin considerar aquello que no es característico.

“f) Considera que se violó el artículo 102 ibídem, dado que la División de Signos Distintivos no respetó el derecho de exclusividad de la marca al haber concedido el registro de otra casi idéntica o semejante a favor de un tercero.

g) Argumenta finalmente que se violó el artículo 128 de la misma Decisión, pues se desconoció el derecho que la actora tiene sobre el nombre comercial, el cual empezó a utilizar desde el 26 de febrero de 1.981, fecha en que solicitó su depósito, anterior a la de constitución de la sociedad titular de la marca cuya impugnación se trata en el proceso interno...

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Adicionalmente, este Tribunal considera oportuno analizar otros argumentos que se han emitido en el proceso interno entre los cuales se destaca lo siguiente:

ACTUACION DE LA SOCIEDAD DEMANDANTE

La sociedad CEMENTOS RIOCLARO S.A., luego de considerar las similitudes entre las marcas en estudio, agrega que es oponible al registro de la marca RIO CLARO (nominativa), la enseña comercial RIO CLARO de propiedad de la actora, la cual fue adquirida por ésta, de cesión que le hiciera la sociedad EXPLOTACIONES PLAYA LINDA LTDA. (anteriormente denominada EXPLOTACIONES RIO CLARO LTDA), cesión que fue inscrita en la División de Propiedad Industrial el 10 de octubre de 1985 y cuyo registro inicial es del 23 de agosto de 1983. Afirma que dentro de los nombres comerciales se encuentran las enseñas comerciales y que por ello goza de protección su enseña comercial "RIO CLARO", al amparo del literal b) del artículo 83 de la Decisión 344; además agrega que como la compañía EXPLOTACIONES RIO CLARO LTDA. fue constituida el 31 de diciembre de 1.976 y en dicho nombre sobresale como parte esencial la expresión RIO CLARO, al registrarse la marca nominativa RIO CLARO, se violan flagrantemente sus derechos sobre tal expresión.

Al referirse a la notoriedad de su marca mixta RIOCLARO + Gráfica, la actora afirma que como consecuencia de un despliegue publicitario y promocional que se inició desde que fue otorgado el título marcario, el 4 de octubre de 1990, así como de los volúmenes de producción y venta de los artículos identificados con esa marca, el ámbito de comercialización y su consumo, determinan que la marca es notoriamente conocida, con lo cual se viola el artículo 83 literales d) y e) ibídem. Agrega al expediente varias pruebas documentales que en su opinión respaldan la anterior afirmación.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio se opone a todas y cada una de las argumentaciones y pretensiones de la actora aduciendo que actuó dentro del marco legal y que no habiéndose presentado observaciones por parte de terceros y mucho menos de la actora durante la etapa administrativa, ella no incurre en ilegalidad alguna al conceder un registro de marca.

De otra parte y con referencia al fondo del asunto, afirma que en el cotejo comparativo de las marcas en conflicto se concluye sin dificultad que entre los dos signos no existe confundibilidad que pueda llevar al público consumidor a error, pues de una parte la marca mixta RIOCLARO + GRAFICA está compuesta no sólo por vocablos sino también por un elemento gráfico, mientras que la solicitada y otorgada por esa entidad contiene únicamente la forma expresiva y sin distintivos adicionales, por lo cual deduce que ambas pueden coexistir en el mercado pacíficamente.

COADYUVANCIA DE LA SOCIEDAD CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LTDA.

Por su parte, la sociedad CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIOCLARO LIMITADA, favorecida por el otorgamiento de la marca aduce lo siguiente:

a) Que con respecto al hecho de que la sociedad CEMENTOS RIOCLARO S.A. sucedió en sus actividades a la extinta EXPLOTACIONES RIO CLARO LTDA., tal afirmación no puede ser cierta pues se trata de dos sociedades con actividades muy distintas y para ello se vale de la clasificación internacional de Niza.

b) Afirma que si bien la actora ha venido utilizando la marca mixta RIOCLARO, no es legítimo titular por tratarse de un uso ilícito, ya que tal marca es posterior a la existencia del nombre y enseña comerciales de su propiedad.

c) Alega que no puede afirmarse la notoriedad de la marca mixta en que...