PROCESO No. 23-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO N° 23-IP-98

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), b) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, e interpretación de oficio del literal f) del artículo 82 ibídem. Actora: Sociedad Herramientas Agrícolas S.A.. MARCA TRIDIMENSIONAL “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”. Expediente Interno N° 3841.

Quito, 25 de septiembre de 1998

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literales a), b) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el H. Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, dentro del juicio interno instaurado por la sociedad HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS S.A., en el que se pretende obtener la nulidad de la resolución Nº 0011487 del 30 de enero de 1985 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de una marca figurativa a la sociedad INVERMEC S.A.

Como hechos relevantes para la interpretación, al decir del demandante, señala el consultante, los siguientes:

“1º El 17 de noviembre de 1994 fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial la marca figurativa limitada a proteger los productos “MACHETES” contenidos en la clase 8 del Decreto 755 de 1972, sin que se hubiese formulado demanda de observaciones”.

2º La Superintendencia de Industria y Comercio mediante la resolución núm. 001487 de 30 de enero de 1995 concedió a la sociedad INVERMEC S.A. el REGISTRO DE LA MARCA FIGURATIVA sin que contra dicha resolución se hubiera interpuesto recurso alguno

.

3º La representación gráfica presenta las siguientes características:

En su conjunto podemos apreciar una cacha de machete, con tres remaches y la lámina del machete.

En la cacha del machete podemos apreciar un gravado en forma de cuadrícula, que busca evitar el deslizamiento del machete.

El machete tiene un diseño que busca adaptarse a la mano del usuario

.

“4º “... la representación gráfica de una cacha de machete cuyo registro fue concedido, carece de cualquier fuerza distintiva en la medida que todos los comerciantes y fabricantes de machetes utilizan el mismo diseño; en este orden de ideas, el público al ver la cacha no identificará ningún producto en especial ni mucho menos a su fabricante.”

En este orden de ideas, la concesión del registro le otorgó un privilegio a una persona de exclusividad sobre un bien público obviamente carente de cualquier distintividad

.

El Tribunal con miras a ampliar los hechos controvertidos que puedan contribuir a una interpretación cabal, resume además otros puntos enunciados tanto en la demanda de nulidad como en la contestación de la misma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como en el escrito presentado por la parte coadyuvante.

A. DEMANDA

1. La acción de nulidad se fundamenta tanto en leyes nacionales (artículo 596 del Código de Comercio) como en el artículo 113, literal a) de la Decisión 344, disposición esta última según la cual cualquier interesado podrá solicitar la anulación de un Registro Marcario cuando la concesión contraviene cualquiera de las disposiciones establecidas en esa Decisión.

2. Realiza un análisis de la naturaleza y características del diseño gráfico registrado.

3. Dentro de los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, contenidos en el artículo 81 de la Decisión 344, hace énfasis en el de distintividad, respecto del cual expresa que “una marca debe poseer una aptitud distintiva suficiente (valga la redundancia), respecto de los productos a los cuales se aplicará, y debe poseer la cualidad de que por sí misma pueda llegar a identificar el producto entre todo un grupo de productos del mismo género”, y que la marca en cuestión no satisface tal exigencia.

4. Al referirse a la violación del literal b) del artículo 82 de la Decisión 344 en el procedimiento de registro, reitera que la representación gráfica de una cacha de machete “es una forma usual de presentación de los productos; la gran mayoría de las cachas de machete presentan diseños idénticos o muy similares al registrado” particularizando el hecho de que la cacha del machete está comprendida dentro del denominado por la ley “estado de la técnica“, como quiera que el público ya ha tenido acceso al mismo.

5. Respecto a las características del producto, luego de aseverar que “están impuestas por la función que las mismas presentan dentro del producto”, expresa:

   - Gravado en forma de cuadrícula: busca evitar el deslizamiento del machete en la mano del usuario.

   - Remaches: están allí con el objeto de asegurar la lámina de aluminio, para que la misma no se suelte.

   - Diseño cacha: tiene un diseño que busca adaptarse a la forma de la mano y hacerla más cómoda.

   - Punta con orificio: busca tener una forma de colgar el machete.

6. En relación con la presunta violación del literal c) del artículo 82 de la Decisión 344, expresa que “esta causal prohibitiva limita la posibilidad de adoptar como marca una forma tridimensional, sin excluir la opción perentoriamente”, aunque se admite que los signos tridimensionales pueden ser objeto de protección como diseño industrial o marcas ajustándose a las exigencias legales, para concluir señalando que las formas “que pretenden ser distintivas, deben considerarse como adiciones secundarias encaminadas únicamente a configurar una forma ergonómica que otorga ventajas de funcionalidad al producto”.

7. Para justificar el interés en la presentación de la demanda, señala que la sociedad HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS S.A. -HERRAGRO- tiene como objeto social “la adquisición, montaje, explotación de fábricas e instalaciones dedicadas a la fabricación de herramientas, utensilios de labranza y minería”, aclarando, por otro lado, que “formula la presente acción de nulidad, con base a la lesión a ella causada por la Resolución Administrativa Nº 001487”, y a los comerciantes en general.

   B. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

   Fundamenta la legitimidad del acto aduciendo que no se presentaron observaciones dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la solicitud de registro; para este efecto cita la sentencia del 9 de junio de 1993 proferida por el Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Primera, dentro del proceso 305, en la que, según la Superintendencia, se sostuvo que: “... si el interesado no hace uso del derecho de formular oposición, la administración no incurre en ilegalidad al concederlo...”.

   Sostiene que la marca figurativa es perceptible, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica y que no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Posteriormente la actora hace una aclaración a su demanda que se concreta, en definitiva, a transcribir la jurisprudencia de este Tribunal en el Proceso 1-IP-95, sobre el carácter distintivo de una marca.

   El coadyuvante, frente a la mencionada aclaración, insiste en que la marca figurativa se refirió A LA CACHA O MANGO DE UN MACHETE y no al machete como tal.

   C. ESCRITO PRESENTADO POR LA SOCIEDAD INVERMEC S.A.

   La empresa favorecida por la concesión del registro coadyuva a la defensa realizada por la Administración demandada aportando argumentos en favor de su posición. Sus razonamientos se resumen así:

   1. En la marca figurativa solicitada para registro se deben considerar los siguientes elementos: “la marca se refiere a una cacha o mango para machetes que posee un ranurado específico en forma de diminutos rombos en alto relieve separados por una ranura de tal profundidad que genera una textura antideslizante y consiguientemente da seguridad y comodidad a quien utiliza el producto. El gravado que posee la cacha en mención es el producto de varios años de análisis en los que se realizaron distintas pruebas con los usuarios directamente.”

      Posee tres (3) remaches en latón, dispuestos de tal forma que evita que la mano de quien lo usa se lastime o hiera por su roce y sostenga al mismo tiempo la lámina de acero

      .

      Para la diferenciación del producto y como está dirigido a un sector compuesto en su mayoría por analfabetos, para su identificación visual, se utilizó un producto de color determinado (naranja), el que contrasta en la lámina de acero conforme la totalidad del machete de color plata.

   2. Justificando la perceptibilidad del signo, manifiesta que “consiste en una figura que en forma concreta representa la marca”, poseyendo un color llamativo y una configuración antideslizante.

   3. Acude a criterios de la OMPI en justificación de la distintividad para recalcar una vez más que la marca propuesta en registro es antideslizante, característica que no tienen otras, como tampoco presentan forma ergonómica ni similares formas y condiciones que la registrada.

   4. Argumenta que la marca registrada se refiere a un elemento tridimensional por la forma de su representación.

   5. Anota que existe en el mercado diferentes tipos de machetes según el destino de ellos: machetes para cortar caña, cachirevólver, combinación de colores naranja - plata, producidos por la misma empresa.

   6. Explica que previa a la última forma de la cacha, ha experimentado otras más como la sin textura y la rugosa, relevando que la última hace más seguro su empleo y que el color naranja es llamativo para que no se pierda de vista...