PROCESO No. 26-IP-97

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 26-IP-97

Interpretación prejudicial de los artículos 71, 72, literales a), g) y h); artículo 73, literales a), b) y d); 85, 88, 90, 94, 95, 96, incisos 2º, 3º y 4º; 103 y 104 de la Decisión 313; y, artículo 60, literal a), 61, literal c), 73, 74, 79 de la Decisión 85, ambas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejero Doctor Manuel Urueta Ayola, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia. Expediente Nacional Nº 2766, Actor: NÁUTICA APPAREL INC. Marca “NÁUTICA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

En Quito a los veinticinco días del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Manuel Urueta Ayola, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación de los artículos 71, 72, literales a), g), y h); artículo 73 literales a), b) y d); 85, 88, 90, 94, 95, 96, incisos 2º, 3º y 4º; 103 y 104 de la Decisión 313; y, artículo 60, literal c); 73, 74 y 79 de la Decisión 85, ambas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, indicándose el nombre del Tribunal que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento cuya interpretación se requiere contenidas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Despacho Judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación:

“1°) NÁUTICA APPAREL INC. es una sociedad constituida desde el 24 de marzo de 1985, domiciliada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, y desarrolla las actividades de su objeto social relacionadas con la fabricación, promoción y venta de todo tipo de prendas de vestir.

“2°) La expresión NÁUTICA es la parte esencial del nombre comercial de la actora, anteriormente adoptado, usado y protegido por la Convención de Washington de 1929.

“3°) NÁUTICA APPAREL INC., es titular de las marcas NÁUTICA nominativa y NÁUTICA + gráfica, que distingue productos de las clases 3a., 9a., 14, 16, 18 y 25 y frente a las cuales tiene los correspondientes certificados de registro.

“4°) Las marcas NÁUTICA y NÁUTICA + gráfica de la actora, han sido usadas de manera permanente y es notoriamente conocida en el comercio internacional de productos de la clase 25, además de otras clases, desde mayo de 1985.

“5°) La marca NÁUTICA fue primeramente adoptada y usada por la actora para distinguir productos de la clase 25 internacional.

“6°) El 17 de junio de 1988, la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA presentó solicitud de registro para la marca nominativa NÁUTICA, en la clase 25 del decreto 755 de 1972, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de 31 de julio de 1990.

“7°) La sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA fue absorbida por la sociedad PIEDRAHITA VELEZ LTDA., según consta de la escritura pública número 349 de 14 de febrero de 1991, otorgada ante el Notario 10° de Medellín y registrada en la Cámara de Comercio bajo el número 2192 de 18 de marzo de 1991.

“8°) En la escritura de fusión de la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA por PIEDRAHITA VELEZ LTDA., se inventariaron e incluyeron los bienes existentes en el patrimonio de la primera, pero no se determinó como bienes existentes las expectativas de cualquier clase, como lo era la solicitud de registro de la marca NÁUTICA presentada a nombre de dicha sociedad y la sociedad absorbente, es decir, PIEDRAHITA VELEZ LTDA. no solicitó la anotación de la absorción en el expediente de solicitud de registro de la marca NÁUTICA, por lo cual no se cumplió con el traspaso que exige la ley para transferir válidamente una solicitud de registro de una marca, no habiendo como consecuencia una tradición de la misma al tenor del artículo 178 del Código de Comercio; por lo cual la resolución número 01583 de 19 de mayo de 1992 fue expedida a nombre de una sociedad inexistente.

“9°) Habiéndose extinguido la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA, la inscripción de este traspaso es imposible, porque al tenor de los artículos 4° y 5° de la resolución número 582 de 1990 de la Superintendencia de Industria y Comercio, a toda solicitud de inscripción de traspaso de marca deberá acompañarse el documento que acredite la existencia y representación legal de la persona jurídica solicitante. Y esta persona jurídica solicitante es la titular de la solicitud de registro, siendo la única persona que tiene un derecho de disposición sobre la misma, lo cual no podrá cumplirse con este requisito pues la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA ya no existe.

El acto acusado otorgó el registro de la marca NÁUTICA a nombre de "Confecciones Ram Ltda." la cual fue notificada a una sociedad jurídicamente inexistente.

“10°) La sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA no tiene vínculo alguno con NÁUTICA APPAREL INC. ni ha recibido autorización de ésta para obtener en Colombia y en su favor, el registro de la marca NÁUTICA.

“11°) La marca registrada NÁUTICA es idéntica y por lo tanto confundible con la marca original NÁUTICA de propiedad de la actora, induciendo a error al público consumidor.

12º) La marca NÁUTICA para la cual se concedió el registro solicitado por la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA, reproduce la marca NÁUTICA previamente registrada y notoriamente conocida, de la cual es titular la actora para distinguir productos de las clases 3ª, 9ª, 14, 16,18 y 25 internacionales

.

13°) La expresión NÁUTICA para la cual se concedió el registro en favor de la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA para distinguir productos de la clase 25, es confundible con la marca de la actora, pues la identidad primeramente adoptada por Náutica Apparel Inc. como marca y como parte esencial de su nombre comercial y además del hecho de que la marca solicitada pretende distinguir en el comercio los mismos productos que distingue la actora y que además son de un alto consumo popular."

CONSIDERANDO:

Que la solicitud se ajusta a lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 y demás normas de la Sección 3ª del Capítulo III del Tratado de Creación del Tribunal y el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, por estar conociendo de un proceso de nulidad de normas jurídicas de derecho interno por supuesta violación de Decisiones Comunitarias.

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el órgano competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el objeto de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su creación.

1. SÍNTESIS DE LA DEMANDA

La parte actora demanda a la Nación representada por el Superintendente de Industria y Comercio para que se declare nulo el artículo 2º de la Resolución 1583 de 19 de mayo de 1992 por la que se concedió a favor de la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA el registro de la marca NÁUTICA en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, señalando como hechos los que versan sobre derechos adquiridos por la empresa NÁUTICA APPAREL INC. sobre su nombre comercial y marcas de productos, aduciendo que la sociedad es titular de las marcas NÁUTICA nominativa y NÁUTICA gráfica en los Estados Unidos de América para distinguir productos de la clase 25 y las cuales se encuentran registradas bajo los certificados de registro que relaciona, teniendo en Colombia diversas solicitudes de registro para dicha marca. Señala asimismo que la marca NÁUTICA ha sido registrada en numerosos países que indica con las respectivas fechas de registro.

Alega la actora que la marca NÁUTICA es notoriamente conocida en el comercio de productos de la clase 25 Internacional.

De otro lado, la empresa demandante sostiene que la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA que presentó una solicitud de registro para la marca nominativa NÁUTICA el 17 de junio de 1988 la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial fue posteriormente absorbida por la sociedad PIEDRAHITA VELEZ LTDA. por escritura pública en la cual se inventariaron los bienes existentes en el patrimonio de la primera “pero no se determinaron como bienes existentes en ese patrimonio las expectativas de cualquier clase, como lo era la solicitud de registro de la marca NÁUTICA presentada a nombre de dicha sociedad, y la sociedad absorbente, es decir, PIEDRAHITA VELEZ LTDA. no solicitó la anotación de la absorción en el expediente de solicitud de registro de la marca NÁUTICA, razón pro la cual no se cumplió con el traspaso que exige la ley para transferir válidamente una solicitud de registro de marca. Como consecuencia de ello, no hubo una tradición de la misma al tenor del art. 178 del Código de Comercio; por lo cual la resolución Nº 1583 del 19 de mayo de 1992 fue expedida a nombre de una sociedad inexistente”.

  1. LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

    El Jefe de la División de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades dictó el 19 de mayo de 1992 la resolución 1583 por la cual rechazó la oposición presentada por el apoderado de la sociedad de MANUFACTURAS LTDA. que alegó ser solicitante prioritario de la...

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