PROCESO 11-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 11-IP-98

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82, literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con el artículo 96 ibídem y 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Dr. Ernesto Ariza Muñoz Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actora Sociedad P.V.C. GERFOR S.A. Marca PAVCO NUCLEO CELULAR (NOMINATIVA).- Expediente interno Nº. 3540.

Quito, 03 de mayo de 1998

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82, literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el Art. 96 ibídem y 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitida por intermedio del Consejero Ponente doctor Rafael Ariza Muñoz, dentro del proceso interno por el que se pretende la nulidad de la resolución Nº. 29068 de 21 de julio de 1994, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; con el que se concedió el registro de la marca PAVCO NUCLEO CELULAR (NOMINATIVA) a favor de PAVCO S.A.

Habiéndose cumplido con los requisitos del art. 61 del Estatuto del Tribunal para su admisión a trámite, se pasa a ver los antecedentes de la causa.

Como hechos relevantes se señalan los siguientes:

a) Demanda

“La sociedad PAVCO S.A., solicitó el registro de la marca PAVCO NUCLEO CELULAR (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la clase 17 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 400.

“Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 29.068 de 21 de julio de 1994, por medio de la cual concedió el registro de la marca solicitado por la sociedad PAVCO S.A., con fundamento en que la solicitud de registro cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, sin advertir que se trataba de un signo que no podía ser objeto de registro como marca, dado que incurría en las causales absolutas de irregistrabilidad, que afectan los derechos de todas las personas, contenidas en los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“El signo PAVCO NUCLEO CELULAR para distinguir productos comprendidos en la clase 17 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972 o Clasificación Internacional de Niza, no cumple con los requisitos señalados en las disposiciones legales vigentes, toda vez que la expresión NUCLEO CELULAR es descriptiva de los productos comprendidos en la clase 17 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972 o Clasificación Internacional de Niza.

“Con la expresión NUCLEO CELULAR se designa una característica técnica de un tipo de tubería fabricada con material plástico, cuyas especificaciones se encuentran reguladas en los Estados Unidos de América por la designación F 891-91, expedida por la AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS - “ASTM”, cuya traducción al español es SOCIEDAD AMERICANA PARA PRUEBAS Y MATERIALES.

“La designación F 891-91 adoptada por la AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS “ASTM”, el día 29 de agosto de 1.991 fue incorporada a la sección 6.3.3.1, del libro Anual de Normas de la AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS”.

“Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente:

“Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca PAVCO NUCLEO CELULAR (NOMINATIVA), que comprende la expresión NUCLEO CELULAR, la cual es inapropiable por tratarse de un término genérico de la clase 17 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972 o Clasificación Internacional de Niza.

“El término NUCLEO CELULAR que hace parte del signo PAVCO NUCLEO CELULAR, no es novedoso, ni distintivo para los productos comprendidos en la clase 17 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972 o Clasificación Internacional de Niza, por cuanto se trata de un término descriptivo de ésta clase de productos y por lo tanto inapropiable. Ni en la solicitud de registro de la citada marca, ni con posterioridad, se informó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que la expresión NUCLEO CELULAR, es explicativa de la clase de productos con que se distingue la totalidad de la marca.

“Se violó el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 96 ibídem, por cuanto la Sociedad PAVCO S.A., solicitó el registro de una marca conformada por un término descriptivo, sin informar que tal término era simplemente explicativo de los productos para los cuales se solicitó el registro de la marca.

“La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al efectuar el examen de registrabilidad a que se refiere el citado artículo 96, no tuvo en cuenta que el término NUCLEO CELULAR, consiste en una denominación descriptiva y genérica de los productos comprendidos en la clase 17 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972, o Clasificación internacional de Niza, pues designa la especie, características e informaciones de los tubos de plástico con policloruro de vinilo con núcleo celular, razón por la cual se encuadra en la causal de irregistrabilidad.

“Se violó el artículo 82 literal e) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 96 ibídem, dado que la palabra NUCLEO CELULAR, parte integrante de la marca PAVCO NUCLEO (NOMINATIVA), consiste en un signo o indicación que, antes de su registro como marca (lo mismo que en la actualidad), en el lenguaje corriente y en el uso comercial era (y continúa siéndolo) una designación común o usual de los productos para los cuales se emplea. Tiene su acepción propia, concreta y generalizada en el consenso de las personas que fabrican venden y adquieren tubos de policloruro de vinilo (PVC) con núcleo celular para uso sanitario. De suerte que tiene su propia identidad mercantil.

“Prueba de lo anterior es el hecho de que a través del COMITE 356001 del INCONTEC, se elaboró el proyecto de norma técnica relativo a tubos de policloruro de vinilo (PVC) con núcleo celular para uso sanitario. En Colombia el Instituto Colombiano de Normas Técnicas - INCONTEC, es el organismo oficial encargado de regular, entre otras, las normas técnicas en cuanto a tuberías, ductos y accesorios de plástico se refiere.

La expresión NUCLEO CELULAR concedida como parte integral de una marca que distingue productos para los cuales es usada por el común de las personas, excluye en forma injusta su uso por parte de terceros dedicados a la misma actividad

“Se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas.

“También se violaron dichas normas comunitarias, por cuanto la División de Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo de expedir la resolución acusada.

Tal inobservancia conduce a no salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 147 de la Decisión 344 y que en el presente caso le asisten a la actora

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b) Resumen de la resolución impugnada

La resolución 29068, con la que se concede el registro de la marca nominativa “PAVCO NUCLEO CELULAR” para distinguir productos de la clase 17 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972 por el lapso de 10 años, ya que para la Superintendencia de Industria y Comercio cumple con los requisitos previstos en...