PROCESO No. 30-IP-97

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 30-IP-97

Interpretación Prejudicial de los artículos 113 literal c), numeral 1 y el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estado de la República de Colombia Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 3503. Actor: SOCIEDAD CONSORCIO PESQUERO CAROLINA S. A. (antes INVERSIONES INDUSTRIALES S.A.) Marca: "CAROLINA".

Quito, 8 de mayo de 1998.

VISTOS :

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante el Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, dentro del Proceso Interno N° 3503, presenta a este Tribunal solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 113, literal c), numeral 1 y artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la solicitud se formula dentro del proceso que sigue la Sociedad CONSORCIO PESQUERO CAROLINA S. A., con domicilio principal en la ciudad de Chimbote, Perú, por el cual solicita la declaratoria de nulidad de la resolución 42815 del 25 de Octubre de 1994 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió en favor de la Sociedad PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR PROANDEX LTDA. el registro de la marca mixta "CAROLINA" por el término de 10 años para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y en consecuencia se ordene la cancelación del certificado N° 166.651, correspondiente a la misma, con vigencia hasta el 25 de Octubre del año 2004.

HECHOS RELEVANTES PARA LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL PRESENTADOS POR LA PARTE DEMANDANTE Y EXTRAÍDOS POR EL TRIBUNAL CONSULTANTE Y EL TRIBUNAL ANDINO

- TITULARIDAD DE LA SOCIEDAD SOBRE LA MARCA CAROLINA:

a. El Consorcio Pesquero Carolina S. A. es titular de los derechos de propiedad industrial sobre la marca CAROLINA (M) clase 29, de la Clasificación Internacional de Niza, desde el año de 1972, como consta “en el certificado de propiedad N° 7777, según resolución directorial N° 2426 del 5 de Mayo de 1977” emanada del órgano competente del Perú (fecha de vencimiento 6 de Mayo de 1981).

b. "La actora es actualmente propietaria en el Perú de la marca de fábrica CAROLINA (M) para distinguir productos de la clase 29, según certificado N° 048380, concedido previa resolución directorial Nº 023925. Dicho certificado se ha renovado y está vigente hasta el año 2.003".

c. La actora registró el nombre Comercial CAROLINA, en favor de la Sociedad de Inversiones Industriales Carolina S. A. en Perú, tal como consta en el certificado N° 2794, según resolución directorial N° 2228 del 28 de Marzo de 1979; y obtuvo el depósito del nombre comercial CONSORCIO PESQUERO CAROLINA en Colombia, en Junio 22 de 1994, mediante Resolución N° 25225.

- IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS CAROLINA. MALA FE

- "El 29 de Septiembre de 1982, el Ministerio de Salud de Colombia concedió a favor de la actora el registro Sanitario para importar y vender el producto desmenuzado (grated) de sardinas en aceite vegetal y sal tipo atún CAROLINA, siendo desde esa época y actualmente titular del mismo".

- “La actora afirma que desde 1983 comenzó a exportar sus productos, identificados con la marca Carolina, desde el Perú hacia Colombia, a través de Sr. Julián Castaño Mejía. Los productos fueron de gran acogida siendo hoy por hoy, una marca notoriamente conocida en dicho país”.

- En los años posteriores debido a la gran demanda de los productos identificados con la marca Carolina, la actora vendió a otros importadores dentro de los cuales se encontraba PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA. PROANDEX LTDA., quien desde 1985 ha comercializado en Colombia dichos productos, haciendo uso de esa marca.

- PROANDEX S.A. conociendo que la marca Carolina era de propiedad de la actora, por cuanto había sido uno de los primeros importadores para Colombia de los productos marca CAROLINA, solicitó con fecha 16 de febrero de 1982 y registró a su nombre la Marca CAROLINA (M) para distinguir productos de la clase 29, actuando así con evidente MALA FE.

- PROANDEX Ltda., mediante petición N° 94054592 de 30 de noviembre de 1994, solicitó el registro de la marca Carolina (M) para la clase 29, para registrar una etiqueta igual a la que es utilizada por el Consorcio Pesquero Carolina S. A. para sus productos en el Perú.

- PROANDEX LTDA. mediante petición N° 94 36766 de 19 de agosto de 1994, solicitó el registro de la marca CAROLINA para la clase 29, que tiene por objeto una etiqueta igual a la tapa contramarcada con que de origen identifica los enlatados producidos en el Perú por el Consorcio Carolina S. A.

- "La actora no ha concedido autorización a PROANDEX para que registre en Colombia a su nombre la expresión CAROLINA".

- "Los artículos producidos por la actora, siempre han sido identificados con la marca CAROLINA, y PROANDEX (importadora de los mismos) los ha comercializado en Colombia por lo menos desde 1985 hasta la fecha, haciendo uso de esa marca".

- HECHOS RELEVANTES EXPUESTOS POR LA PARTE COADYUVANTE:

"PROANDEX LTDA., parte coadyuvante en el proceso interno, presenta su escrito, aduciendo, los siguientes hechos:

a). "La Resolución núm. 2426 del 5 de Mayo de 1977, así como su correspondiente certificado de propiedad N° 7777, no conceden titularidad alguna a la actora sobre la marca CAROLINA como quiera que dicho certificado caducó el 6 de mayo de 1981, sin que su titular lo hubiese renovado oportunamente".

b). Expresa que ante la caducidad del registro de la marca CAROLINA de que era titular el Consorcio Pesquero Carolina S.A. en el Perú, los derechos adquiridos en este mismo país por la parte actora en razón del registro obtenido el 19 de abril de 1983 son posteriores a los que surgieron para PROANDEX LTDA. desde el 16 de febrero de 1982, fecha ésta última en que la demandada presentó solicitud de registro en Colombia.

c). El registro o depósito de un nombre comercial es ajeno a los derechos marcarios, así como el depósito no constituye derecho sobre el nombre y cualquier presunción que de él se pueda desprender resulta muy posterior a los derechos de la demandada.

d). "El Registro Sanitario en favor de la actora, fue solicitado y tramitado en Colombia por PROANDEX, para que ésta importara y vendiera de manera exclusiva sus productos. Además la primera solicitud de registro de la marca CAROLINA en Colombia en favor de PROANDEX fue anterior al Registro Sanitario de que trata éste hecho".

e). “La marca CAROLINA, no es una marca notoria, pues no cumple con las exigencias del artículo 84 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

f). "La actora comenzó a exportar por primera vez a Colombia sus productos a... el 28 de octubre de 1983. Se reconoce que, sin consentimiento de PROANDEX, la actora exportó a... Colombia productos con la marca CAROLINA sin que aquella pudiera tomar medidas para oponerse, en razón a que, si bien era la titular de la primera solicitud de la marca CAROLINA en Colombia, carecía de un registro a partir del cual pudiera hacer efectivo su derecho de exclusividad sobre la marca citada".

g). "PROANDEX LTDA. solicitó por primera vez en Colombia el registro de la marca CAROLINA, clase 29, el día 16 de Febrero de 1982, trámite que se adelanta bajo el expediente No. 209.090. Para esa fecha, no existía derecho alguno sobre la expresión CAROLINA en Colombia o en algún país del Pacto Andino. Respecto de Perú, se expresa que en dicho momento no existía ningún registro vigente o solicitud prioritaria para la expresión CAROLINA, de los cuales pudiera derivarse alguna propiedad o derecho prioritario al registro en favor de un tercero diferente a PROANDEX, sin embargo, la solicitud de registro de dicha marca, adelantada bajo el citado expediente No. 209.090, continúa su trámite".

Se añade "teniendo en cuenta que dicha solicitud llevaba más de diez años en trámite y con miras a consolidar definitivamente su derecho sobre la marca y poder ejercer la exclusividad de su uso, la Sociedad PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA., PROANDEX solicitó por segunda vez el registro de la marca CAROLINA para distinguir los productos de la clase 29, trámite que se adelantó esta vez sin ningún contratiempo bajo el expediente No. 386.219, y fue concedido por la Resolución No. 42815 del 25 de Octubre de 1994 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y registrado bajo el No. 166.651 a nombre de mi mandante. Con dicho registro no se violó derecho alguno de terceros, pues la sociedad PROMOTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA., PROANDEX fue siempre la solicitante prioritaria de la marca CAROLINA y su segunda solicitud no responde a la mala fe sino a su deseo de agilizar un trámite administrativo que inició en 1982. Es de advertir en éste punto que no hubo nunca solución de continuidad en los trámites adelantados en ambos expedientes, la solicitud de registro tramitado bajo el expediente No. 209.090 iniciado en 1982 continúa en trámite de registro y con los derechos preferenciales derivados de la fecha de su presentación intactos, no ha habido en dicho trámite ninguna falla atribuible al solicitante; por otra parte la solicitud radicada el 11 de Mayo de 1993 y que pretendiera agilizar el trámite de expedición del título para la marca, injustamente dilatado por la Superintendencia, culminó con la resolución favorable del 25 de Octubre de 1994".

h). "PROANDEX no requería de autorización para solicitar y registrar la expresión CAROLINA en Colombia, pues para la fecha en que lo hizo no existía derecho de propiedad a nombre de la actora ni en Colombia ni en el Perú ni en ningún otro país del mundo. Tampoco requería autorización alguna de la actora, pues para la fecha en que solicitó por primera vez el registro de dicha marca, la Legislación...

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