PROCESO 17-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 17-IP-98

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d), 104 y 105, en concordancia con los artículos 83, 93, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el doctor Manuel S. Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: SOCIEDAD CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A., Marca: “LA RUBIA”. Expediente interno Nº 3923.

Quito, 21 de Abril de 1998

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

V I S T O S:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d), 104 y 105, en concordancia con los artículos 83, 93, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el doctor Manuel S. Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno de nulidad contra la Resolución 22085 de 30 de noviembre de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y del acto administrativo presunto que negó el registro de la marca “LA RUBIA” (NOMINATIVA).

Que el Tribunal peticionario es competente para acceder al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en solicitud de interpretación prejudicial, y éste a la vez es competente para abocar la interpretación a luz de los artículos 28 y 29 del Tratado de creación del Tribunal.

Que la solicitud cumple con los requisitos establecidos por el artículo 61 de la Decisión 184, Estatuto del Tribunal, y el juez solicitante presenta lo que en su concepto constituye la siguiente síntesis sumaria de los hechos.

“...1º La sociedad CERVECERIA BACKUS Y JOHNSTON S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca LA RUBIA (NOMINATIVA) para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

“2º La sociedad BAVARIA S.A., domiciliada en Santa Fe de Bogotá, formuló demanda de observación argumentando que la marca solicitada, por tratarse de una expresión descriptiva de una característica de los productos de la clase que pretende distinguir, no es objeto de registro.

“3º Mediante la Resolución 22.085 de 30 de noviembre de 1995 la División de Signos Distintivos declaró fundada la Demanda de Observación y negó el registro de la marca LA RUBIA (NOMINATIVA) para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad CERVECERIA BACKUS Y JOHNSTON S.A.

4º El apoderado de la solicitante dentro del término legal, interpuso recurso de apelación, el 25 de enero de 1996, exponiendo claramente los argumentos jurídicos por los cuales debe declararse infundada la demanda de observaciones presentada por BAVARIA S.A. y conceder el registro de la marca LA RUBIA (NOMINATIVA) para distinguir productos de la clase 32 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad CERVECERIA BACKUS Y JOHNSTON S.A. ...

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El Tribunal estima del caso sintetizar los siguientes argumentos adicionales de la demanda:

Como fundamentos de derecho de las pretensiones de la demanda se aduce que el acto administrativo en cuestión violó el artículo 81 de la Decisión 344 toda vez que “LA RUBIA” (NOMINATIVA) cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por las normas comunitarias, en concreto el de la especialidad, la licitud, teniendo capacidad distintiva; cita en sustento de sus tesis jurisprudencia sentada por el Tribunal con respecto a la novedad, visibilidad y distintividad de la marca, para concluir que el signo es suficientemente distintivo.

Agrega que también se violó el literal d) del artículo 82 de la misma Decisión sobre irregistrabilidad de marcas descriptivas, ya que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia estableció que LA RUBIA (NOMINATIVA) es calificativa de una de las características de los productos comprendidos en la clase 32, siendo que a juicio de la demandante, para que la administración pueda negar un registro de marca ella debe estar incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad y no existiendo éstas, la Oficina debe conceder el registro. Cita algunas opiniones de tratadistas como Breuer Moreno, Braun & Capitaine, relacionadas con las marcas descriptivas, evocativas, de fantasía y genéricas para indicar que el signo LA RUBIA es fantástico en relación con los productos de la clase 32, siendo que además está compuesto por dos palabras donde el artículo “la” le da una connotación especial.

Considera la demandante que si la Superintendencia ha concedido registros de marcas como “cristal”, “manantial”, “cristalina”, “negra”, “dorada”, para la clase 32, no hay razón jurídica válida para negar el registro de la marca LA RUBIA que no es signo de uso común ni exclusivamente descriptivo del producto al cual se asigna y no se refiere exactamente a la cualidad común genérica del producto; expresa además que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 lo mismo que el artículo 83 por falta de aplicación ya que la División de Signos Distintivos negó el registro de la marca RUBIA (clase 32) a pesar de cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 81, siendo novedoso suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Estima que se violaron los artículos 83, 93 y 104 de la Decisión 344 por falta de aplicación, al operar el silencio administrativo y confirmar la Resolución demandada ignorando los derechos que le asisten al titular de la marca RUBIA. Agrega que la marca en disputa ha sido registrada por CERVECERIA BACKUS Y JOHNSTON S.A. en las Repúblicas de Perú y Bolivia para distinguir productos de la clase 32, y ello le confiere el derecho a registrarla en los demás Países Miembros en relación con los mismos productos.

Finalmente señala que se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión tantas veces citada porque la División de Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la Decisión 344, para lo cual cita conceptos emitidos por el Tribunal en el caso 5-IP-89 sobre las obligaciones de hacer y no hacer que contraen los Países Miembros.

IMPUGNACIONES A LA DEMANDA

La firma BAKER & McKENZIE en representación de la sociedad BAVARIA S.A. se hizo parte en el negocio interno para impugnar la demanda en los siguientes términos:

Anota que el signo LA RUBIA es descriptivo y para ello desarrolla el concepto de descriptividad de una marca con citas doctrinarias de derecho francés, italiano, mejicano y argentino, así como de los doctrinantes colombianos y se refiere a jurisprudencia ya sentada por el Tribunal en el sentido de que no son registrables como marca los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto que se trate.

Considera que LA RUBIA tiene un significado específico para el consumidor común e indica que se está calificando a un sustantivo, en este caso “cerveza”, en los que resulta ser práctica usual de consumidores y productores identificar estos productos por la denominación RUBIA, y sobre un producto de uso común no se puede excluir su utilización a terceros. La circunstancia del registro en otros países no es significativa de que por esa razón deba registrarse en Colombia, si los signos tienen actualmente la característica de descriptivos.

Rechaza la naturaleza de signo de fantasía que el demandante pretende dar a la marca LA RUBIA e indica que la...