PROCESO 7-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 7-IP-98

Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez; e interpretación de oficio del 102 de la Decisión 344 y artículos 56 y 58, literales f) y g) de la Decisión 85. Proceso Interno Nº 3947. MARCA "PALMA FRIT".

Quito, 7 de Abril de 1998

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente, Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, ha presentado a este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el segundo inciso del artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal.

Que este Tribunal es competente para pronunciarse sobre la Interpretación Prejudicial solicitada, según los artículos 28 y 29 del Tratado de su creación.

Causa que origina la solicitud.-

Que se plantea la interpretación en razón de que la Sociedad Lloreda Grasas S.A., por intermedio de su apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nº 24278 del 15 de junio de 1994, 18017 del 29 de septiembre de 1995 y 293 del 23 de febrero de 1996, las dos primeras expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la última de ellas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se concedió y confirmó la concesión del registro de la marca "PALMA FRIT" para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Fábrica de Grasas Modernas Ltda. y se declararon infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Lloreda Grasas S.A. y La Americana Grasas y Aceites Comestibles S.A.

Que conforme a la certificación expedida por la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio la marca PALMA FRIT se encuentra registrada bajo el certificado Nº 186.157 para los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y su titular es la sociedad Fábrica de grasas Modernas Ltda., cuyo domicilio es la ciudad de Barranquilla - Atlántico - Colombia y que el mencionado título marcario se encuentra vigente hasta el 15 de junio del 2004, certificación que consta en el expediente.

Hechos relevantes para la Interpretación Prejudicial.-

Que el Consejo de Estado considera relevantes para esta interpretación los siguientes hechos:

“1. La Sociedad Fábrica de Grasas Moderna Ltda. presentó el 16 de junio de 1986 ante la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro de la marca nominativa PALMA FRIT para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad actora formuló oposición al registro de dicha marca, argumentando que desde el año de 1985 es titular de la marca PALMITA para distinguir productos de la misma Clase 29, y solicitante prioritaria de la marca PALMITO para distinguir igualmente productos de dicha Clase.

“2. La Sociedad Americana de Grasas y Aceites Comestibles S.A., también formuló oposición al registro de la marca PALMA FRIT, con el argumento de que la marca LEFRIT había sido registrada por ella con anterioridad a la solicitada, fundamentándose, al igual que la actora, en los artículos 56 y 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“3. Mediante el primero de los actos acusados, se declararon infundadas las oposiciones presentadas, y se concedió el registro de la marca solicitada, por cuanto, en opinión de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dicha marca "... consigue ser lo suficientemente novedosa y distintiva, pues no puede considerarse confundible con la opositora por compartir comúnmente la partícula PALM, ya que adicionalmente la solicitada se acompaña de la expresión FRIT". Por consiguiente, estimó la Administración, "... la marca objeto de la solicitud NO está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pudiendo la marca opositora y la solicitada coexistir en el mercado.

“4. Mediante los dos restantes actos acusados se confirmó el primero de ellos, con fundamento en las consideraciones que, en aras de la brevedad, se omite su transcripción, toda vez que con la presente solicitud de Interpretación Prejudicial se acompaña copia de todos ellos.

“5. El apoderado de la demandada sostiene que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena era el ordenamiento aplicable para, con base en sus ordenamientos, expedir los actos acusados, y que "la Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo examen de la marca solicitada 'PALMA FRIT' (nominativa) para servicios de la Clase 29 (expediente No. 257.262) frente a las marcas registradas LEFRIT y PALMITA, concluyendo acertadamente que entre las mismas no existen similitudes que conlleven a la confundibilidad a los consumidores conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Marcas fundamento de las oposiciones.-

Que la sociedad demandante Lloreda Grasas S.A. es titular de las marcas PALMITA, de un lado y LEFRIT por el otro, conforme consta en el expediente, esta última de ellas adquirida mediante traspaso que hiciera la sociedad La Americana Grasas y Aceites Comestibles S.A. en favor de Lloreda Grasas S.A.

Que igualmente se permite el Tribunal citar los argumentos expuestos por la sociedad demandante frente a la violación de la norma comunitaria:

“1. Mediante los actos administrativos acusados la Administración violó directamente, por falta de aplicación, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ..."

“2. La marca PALMA FRIT y la marca PALMITA (de propiedad de la sociedad demandante) son confundibles, por cuanto "la marca prioritaria está constituida por el diminutivo de un elemento esencial de la marca objeto de esta demanda (PALMA - PALMITA) y que una y otra amparan idénticos productos."

“3. La marca PALMA FRIT y la marca LEFRIT son confundibles, dado que un elemento esencial de la marca objeto de esta demanda reproduce parcialmente la marca prioritaria (FRIT - LEFRIT) y que una y otra amparan idénticos productos."

“4. La confundibilidad o riesgo de confusión entre las marcas en conflicto se deriva de las siguientes consideraciones:

“a. PALMA FRIT es una marca compuesta constituida por dos denominaciones (PALMA y FRIT) cada una con identidad propia, al punto de poder constituir marca por sí solas. Tiene pues cada una el carácter de elemento esencial dentro del conjunto. (El subrayado es del Tribunal).

“b. Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria. En este orden de ideas puede afirmarse que la marca PALMA FRIT es irregistrable por cuanto cada uno de sus elementos esenciales es confundible con una marca prioritaria de un tercero (PALMA frente a PALMITA; FRIT frente a LEFRIT). Tal conclusión resulta más evidente si se tiene en cuenta que en la actualidad el titular de las marcas prioritarias es el mismo y podría eventualmente usarlas en forma conjunta (PALMITA LEFRIT - PALMA FRIT). (El subrayado es del Tribunal).

“c. El diminutivo de una denominación con significación propia, es evidentemente confundible con ésta. En primer lugar por razón de su aspecto conceptual pues evocan la misma idea (PALMA y PALMA pequeña en el caso que nos ocupa). En segundo término, por su composición morfológica, son ortográfica y fonéticamente confundibles (PALMA - PALMITA).

“d. En el caso de denominaciones carentes de significado (FRIT y LEFRIT), su confundibilidad por razón de su aspecto ortográfico y fonético se produce por la presencia de las mismas letras o parte sustancial de las mismas y por su mismo orden de disposición (FRIT - FRIT).

“e. Por último debe tenerse en cuenta el público consumidor potencial de los productos distinguidos con las marcas enfrentadas y el precio de los mismos. Por tratarse de alimentos y presumiblemente aceites y grasas comestibles en razón del objeto social de las sociedades titulares de las marcas, es fácil concluir que se trata de productos de consumo popular, de bajo precio, y en cuya selección no se presta un alto grado de atención. La consecuencia obvia es que la comparación entre las marcas debe efectuarse de una manera más rigurosa, pues por las razones anotadas el consumidor medio tenderá a confundirlas si no despiertan una impresión netamente distinta.

“Puede entonces concluirse que al darse los supuestos de irregistrabilidad previstos en el literal a) del art. 83 de la Decisión 344, la Administración estaba en obligación de aplicar dicha norma y en consecuencia denegar la marca PALMA FRIT. Al conceder el registro de la marca PALMA FRIT la Administración violó directamente, por falta de aplicación, el citado literal a) del art. 83 de la Decisión 344."

Contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de industria y Comercio.-

Que este Tribunal considera indispensable citar la...