PROCESO No. 8-IP-97

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 8-IP-97

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82, literal e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Doctor Manuel S. Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo. Expediente Nº. 3671. Caso BARTERLINK DE COLOMBIA S.A. Marca BARTERING.

Quito 9 de marzo de 1998

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Manuel Urueta Ayola. Expediente Nacional Nº. 3671. Caso BARTERLINK DE COLOMBIA S.A.

Como hechos relevantes para la interpretación, al decir del demandante y señalados por el juez nacional, son los siguientes:

“1º) La sociedad BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A. por conducto de apoderado solicitó, en el año de 1993, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca BARTERING, solicitud que fue radicada como el expediente administrativo Nº. 93.380923, y mediante la resolución 4024 de 31 de enero de 1994 se concedió el registro de dicha marca por el término de 10 años contados a partir de la fecha de la resolución, para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional.

“2º) La actora es titular del nombre comercial BARTERLINK DE COLOMBIA S.A. por haberlo adoptado y usado desde el 18 de enero de 1994, fecha en la cual la sociedad se constituyó por Escritura Pública Nº. 11, de la Notaría 50 de Santa Fe de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio de esta capital el 21 de enero de 1994 bajo el Nº. 434511 del libro IX.

“3º) La marca registrada a favor de BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A. denominada BARTERING, a través de la resolución anteriormente mencionada, confirió un derecho exclusivo sobre una expresión que de acuerdo con los usos comerciales en algunos países constituye una designación común o usual de un negocio o sistema comercial.

“4º) Con fundamento en el registro de la marca BARTERING, la Superintendencia de Industria y Comercio está facultando, injustificadamente, a que los abogados de la sociedad propietaria de la marca afirmen que “...la expresión BARTERLINK del nombre comercial de su empresa por ser muy similar y confundible con la marca y el nombre comercial BARTERING...” sea suspendido de inmediato”.

D E M A N D A

El apoderado especial de BARTERLINK DE COLOMBIA S.A. demanda a la Nación representada por el Superintendente de Industria y Comercio, para que por sentencia y previa audiencia de las partes interesadas y del Agente del Ministerio Público, se declare:

“Que es nula la Resolución Nº. 4024, de fecha 31 de enero de 1994 proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se concede el registro de la marca BARTERING a favor de la sociedad BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A., para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional por un término de diez años, contados a partir del 31 de enero de 1994.

Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro Nº. 151.766, correspondiente a la mencionada marca y cancelar el respectivo certificado de registro contenido en la Resolución 4024 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio

.

Entre los hechos que sirven de fundamento a esta acción se indica:

En los Estados Unidos de Norteamérica y en algunos otros países, la expresión BARTERING es entendida usual y comercialmente como un negocio o un sistema al que profesionalmente se dedican aquellas personas que dentro de su objeto comercial hacen BARTER O TRUEQUE

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La marca registrada a favor de BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A. denominada BARTERING, a través del acto administrativo antes mencionado, confirió un derecho exclusivo sobre una expresión que de acuerdo con los usos comerciales en algunos países constituye una designación común o usual de un negocio o sistema comercial

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Para probar lo anterior, adjuntan una relación:

por orden alfabético, de más de 300 compañías afiliadas a una Asociación Internacional de Bartering y que, por lo mismo, su objeto social lo constituye desarrollar la actividad del trueque o del Bartering

.

“De los apartes textuales transcritos, se deduce con claridad lo siguiente, todo con fundamento en el supuesto derecho de propiedad que sobre la “marca” BARTERING ha conferido la Superintendencia al registrar en favor de un particular dicha expresión irregistrable:

“a) Que existe un sistema denominado BARTERING de propiedad exclusiva de un sólo comerciante en Colombia.

“b) Que la actividad desarrollada por el comerciante que no tiene registrada la expresión BARTERING no puede seguir desempeñándola, pues ello genera confusión entre el público y constituye un delito como es la usurpación de marca.

c) Que las normas vigentes le autorizan, con fundamento en el acto administrativo mencionado, a iniciar una serie de acciones, entre ellas, la de ordenar suspender el uso de la expresión BARTERLINK dentro del nombre comercial BARTERLINK DE COLOMBIA S.A.

DISPOSICIONES LEGALES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Según la actora el registro de la marca objeto de la presente demanda de nulidad se concedió en contravención del artículo 81 y del literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“Como quedó establecido en los hechos de esta demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio confirió un derecho de exclusividad sobre la expresión BARTERING, denominación que de acuerdo con el lenguaje corriente o en los usos comerciales, hace referencia a un negocio o un sistema comercial y al que pueden acceder incluso en Colombia, como de hecho lo están haciendo, todas las personas que así lo deseen.

“También quedó establecido en esta demanda que para los titulares de la “marca” BARTERING, su derecho se extiende al uso exclusivo del sistema BARTERING y, por tanto y bajo el amparo del derecho conferido por la Superintendencia a través del registro marcario, ninguna persona diferente a ellos, puede desarrollar válidamente dicho sistema.

Al conceder el registro de la marca BARTERING la Administración violó directamente, por falta de aplicación, las disposiciones transcritas, pues los supuestos de hecho previstos en ellas se cumplen a cabalidad: no pueden registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el leguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los servicios de que se trate, ni tampoco son objeto de registro los signos que no sean lo suficientemente distintivos

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CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Se acusa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, violación de normas legales contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sobre el particular se mencionan las atribuciones legales otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio- División de Signos Distintivos, las concedidas por el Decreto Ley Nº. 2153 de 1992 habiendo expedido la Resolución Nº. 4024 del 31 de enero de 1994 que concede el registro de la marca BARTERING certificado Nº. 151766 para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35a. de la nomenclatura vigente dentro del expediente Nº. 93 380923.

Se hace notar que el acto administrativo impugnado ante el Honorable Consejo de Estado fue expedido por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio con plena competencia para conceder solicitudes de registro de marcas conforme al Código Contencioso Administrativo, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y otras disposiciones legales.

Se afirma que el acto acusado y proferido por el Superintendente de Industria y Comercio no es nulo por ajustarse a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas.

El otorgamiento del registro de la marca BARTERING para distinguir los servicios de la clase 35a a favor de la sociedad BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A., no violenta normas de derecho marcario; al contrario es una expresión novedosa, visible y suficientemente distintiva

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Es posible constatar en los documentos que obran en el expediente Nº. 93380923, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación del extracto de la solicitud de registro marcario en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 387 del 8 de octubre de 1993, no se presentaron oposiciones a la mencionada solicitud, especialmente por la ahora demandante SOCIEDAD BARTERLINK DE COLOMBIA S.A., que tampoco interpuso recursos dentro de la vía correspondiente.

CONTESTACION DE TERCERO INTERVINIENTE

En representación de la Sociedad BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A., tercero interviniente en el proceso de la referencia, manifiesta que da contestación a la demanda de la referencia.

Teniendo como fundamento los argumentos de hecho y de derecho aquí expuestos, respetuosamente solicito a esa Honorable Corporación que se niegue la procedencia de las pretensiones de la parte demandante, declarando que el registro de la marca BARTERING fue concedido en debida forma y de acuerdo con las normas legales aplicables, y que en consecuencia no es procedente la declaración de nulidad de la Resolución Nº. 4024 del 31 de enero de 1994, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos

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En virtud de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pasa a examinar el caso de autos.

C...