PROCESO 10-IP-96

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 10-IP-96

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 96, 146, y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por GRASAS VEGETALES S.A. contra los actos denegatorios del registro contenido en las resoluciones números 31311 y 31312, ambas de fecha 29 de julio de 1994, de la marca de productos "PREDILECTA", comprendidos dentro de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza; e interpretación de oficio de los artículos 82, párrafos a) y e), y 87, de la misma Decisión. (Proceso interno correspondiente al expediente N° 3228).

Quito, abril 17 de 1998

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Manuel S. Urueta Ayola, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Se plantea la interpretación en razón de que la Sociedad GRASAS VEGETALES S.A., por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las resoluciones Nos. 31311 y 31312, ambas del 29 de julio de 1994, denegatorias del registro de la marca PREDILECTA para distinguir productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la clasificación Internacional de Niza, y expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

1. La alta jurisdicción nacional consultante considera relevantes para esta interpretación los siguientes hechos:

   1. “La Sociedad GRASAS VEGETALES S.A. solicitó el registro de las marcas PREDILECTA (nominativa), clase 29, expediente administrativo N° 387593, y PREDILECTA (nominativa) clase 30, expediente administrativo N° 387590”, el cual como ha sido expuesto precedentemente les fue negado.

   2. "Contra las resoluciones citadas anteriormente se interpusieron los recursos de reposición y los subsidiarios de apelación, mediante los cuales se expusieron fundamentos jurídicos de las peticiones en el sentido de que el signo PREDILECTA (nominativo) es susceptible de registro como marca distintiva de los productos comprendidos en las clases 29 y 30, del artículo 2 del Decreto 755 de 1972.

   3. "El signo PREDILECTA goza de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en las clases 29 y 30, dado que cumple con las exigencias consagradas en el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

   4. "Se observa que la expresión PREDILECTA es sinónimo de SELECTO, ELECTO, PREFERIDO, ELEGIDO Y FAVORITO, siendo de resaltar que fueron registradas como marcas las expresiones SELECTO para distinguir productos comprendidos en la clase 29, y SELECTA y FAVORITAS, para distinguir productos comprendidos en la clase 30, de donde se infiere que es plenamente procedente el registro del signo PREDILECTA para distinguir productos comprendidos en las clases 29 y 30 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972, o clasificación internacional de Niza."

2. Igualmente se permite resumir directamente el Tribunal otros argumentos expuestos por el propio demandante frente a la violación de la norma comunitaria:

   1. Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cuanto la División de Signos Distintivos ignoró que el signo PREDILECTA es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, que dicho signo es capaz de distinguir en el mercado los productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, elaborados y comercializados por GRASAS VEGETALES S.A., de los productos o servicios idénticos o similares elaborados o comercializados por otras personas.

   2. Se violó el artículo 82 de la Decisión 344 por cuanto:

      "El signo PREDILECTA no consiste exclusivamente en una indicación usada en el comercio para designar la calidad de los productos que distingue. Dicho signo no determina la calidad ni las características ni las aptitudes para el uso de los productos comprendidos en las clases 29 y 30."

   3. Se violó el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo PREDILECTA (nominativa), clases 29 y 30, determinó sin ser lo correcto, que el signo solicitado consiste en "una palabra de uso común para indicar la preferencia que tiene un bien frente a otros."

   4. Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente dichas normas . Sostiene la parte actora que: “De haberlas interpretado y aplicado en la forma correcta, habría advertido que, con ocasión de la interpretación y aplicación de las mismas o idénticas disposiciones y con anterioridad a las fechas en que fueron expedidos los actos administrativos denegatorios de los registros aquí solicitados, fueron concedidas, a nombre de diferentes titulares, las siguientes solicitudes de registros marcarios que corresponden a expresiones sinónimas y, por tanto, semánticamente idénticas a la expresión PREDILECTA:

      - “SELECTO: Para distinguir productos comprendidos en la clase 29.

      - “SELECTAS: Para distinguir productos comprendidos en la clase 30.

      - “FAVORITA: Para distinguir productos comprendidos en la clase 30.

      "Tal inobservancia condujo a que la División no salvaguardara los derechos consagrados en el artículo 147 de la Decisión 344 en favor de GRASAS VEGETALES S.A."

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, considera necesario referirse a otras piezas procesales que cursan en el expediente enviado a este organismo y, concretamente:

3. Las propias resoluciones denegatorias Nos. 31312 y 31311, expedidas por la División de Signos Distintivos, las cuales se fundamentaron básicamente en los siguientes considerandos:

   (...)

   "TERCERO: Que la expresión cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el literal a) del Art. 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que no cumplan con los requisitos del artículo 81 de la misma Decisión", y

   "CUARTO: Que en el presente caso, el signo cuyo registro como marca se solicita corresponde a una palabra de uso común para indicar la preferencia que tiene un bien frente a otros, razón por la cual, el signo que se pretende registrar carece de la suficiente fuerza distintiva."

4. Además, este Tribunal considera indispensable aportar así mismo parte de la contestación que a la demanda diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, conforme a la cual:

   1. Los actos administrativos acusados se ajustaron a derecho y se fundamentaron válidamente, sin violar las normas legales de la Decisión 344;

   2. El hecho de no presentar oposiciones por parte de terceros no impedía a la Oficina Nacional competente examinar la registrabilidad del signo, y decidir sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca, conforme lo dispone el artículo 96 de la Decisión 344;

   3. Existe una indebida acumulación de pretensiones, por cuanto a nivel del proceso judicial contencioso administrativo se acumularon en un solo escrito las impugnaciones objeto del proceso interno, los que sinembargo habían recibido tramitación separada tanto en el procedimiento constitutivo de las mismas, como en el de su revisión ante la vía gubernativa, conforme a las normas pertinentes.

      En efecto, observa este Tribunal Andino, según el artículo 87 de la Decisión 344 la solicitud de registro de una marca que haya de presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, “deberá comprender una sola clase de productos o servicios ...”, y a esta norma dio cumplimiento -según el parecer de la administración demandada- la sociedad GRASAS VEGETALES S.A. al presentar dos solicitudes separadas e independientes ante la Oficina Nacional Competente para obtener el registro del signo PREDILECTA, destinado a distinguir productos de la clase 29 y 30 de la clasificación internacional de Niza, con lo cual "está plenamente demostrado en las actuaciones administrativas surtidas que los dos actos administrativos acusados no provienen de la misma causa, no versan sobre el mismo objeto y no existe entre sí una relación de dependencia".

      Sinembargo, alega así mismo la recurrida...