PROCESO 11-IP-95

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 11-IP-95

Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 3, 4, 5 y 20 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 1, 5, 6, 7, y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Doctor Rafael Aríza Muñoz, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera. Expediente Nacional N. 1979. Solicitud de Patente para “Procedimiento y Composición para modificar el crecimiento del pelo”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 7 de abril de 1998

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Aríza Muñoz, solicitó al entonces Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la Interpretación prejudicial de los artículos 1, 3, 4, 5 y 20 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concordantes, según expresa el demandante, con los artículos 1, 5, 6, 7 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se formula esta solicitud en razón del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el Señor JOSEPH H. HANDELMAN, mediante agente oficioso, en el que se pretende obtener la nulidad de las Resoluciones Nº. 3868 de 15 de mayo de 1990 y 06730 de 12 de septiembre de 1991, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que el Consejo de Estado considera relevantes para proceder a esta interpretación, los siguientes hechos:

“1.- Mediante memorial de 11 de octubre de 1985 se presenta ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de patente de invención para "PROCEDIMIENTO Y COMPOSICIÓN PARA MODIFICAR EL CRECIMIENTO DEL PELO", a nombre del señor JOSEPH H. HANDELMAN, ciudadano estadounidense, domiciliado en New York, Estados Unidos de América.

“2.- Después de cumplir con los requisitos exigidos por la División de Propiedad Industrial, el solicitante, mediante memorial del 4 de marzo de 1986 presenta la descripción, las reivindicaciones, el extracto para la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, el documento de traspaso del inventor al solicitante y la copia legalizada de la solicitud estadounidense Nº. 661.019, primera presentada en el exterior para el mismo invento, junto con la traducción oficial Nº. 12.290, que incluía las reivindicaciones de esa solicitud.

3.- El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº. 355 de 26 de junio de 1987, bajo el Nº. de orden 0026. El término de 90 días para presentar observaciones que desvirtuaran la patentabilidad de la invención, venció el 9 de noviembre del mismo año sin observación alguna.

4.- El 1 de noviembre de 1989 la Oficina Técnica de Patentes rinde el Concepto Técnico no. 789 en relación con la invención. De dicho concepto no se le dio traslado al peticionario, quien lo conoce por primera vez cuando se notifica la Resolución no. 3868 de 15 de mayo de 1990, que niega la patente, dado que en la misma aparece transcrito.

Dice este Concepto Técnico de Fondo:

"...La invención es un procedimiento y composición para modificar el crecimiento del pelo, dicho procedimiento comprende las etapas de aplicar a la piel una composición que contiene un material capaz de inhibir la acción de la enzina descarboxilasa ornitina. Este procedimiento es netamente terapéutico o sea de tratamiento, en el cual además especifica la cantidad en microgramos que se debe aplicar por centímetro de piel. “Por otra parte la invención carece de aplicación industrial, ya que el procedimiento en mención está reservado para uso estrictamente personal. Las reivindicaciones 8-9-10 de los folios 20 a 29, tratan de la composición en sí o de sustancias terapéuticamente activas que son las que actúan inhibiendo el crecimiento del pelo, estas sustancias y el producto en su forma de presentación definitiva están exentos (sic) de patente”.

5.- Contra la resolución citada se interpusieron los recursos de reposición y subsidiario de apelación, decidiéndose desfavorablemente mediante las Resoluciones números 3868 de 15 de mayo de 1990, 06730 de 12 de Septiembre de 1991 que declara agotada la vía gubernativa...

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Síntesis de la Demanda

Se anota en la demanda que fueron violados los artículos 1, 3, 4 y 5 de la Decisión 85, concordantes con los artículos 1, 5, 6 y 7 de la Decisión 344 porque la administración tiene la obligación de conceder la patente si ésta es nueva, susceptible de aplicación industrial y que no esté expresamente prohibida por la ley. En cuanto a novedad no hay cuestionamiento, la invención es susceptible de aplicación industrial y no se encuentra comprendida dentro de las excepciones a la patentabilidad.

Tacha el concepto técnico Nº 789 en que se basó la decisión interna porque a su juicio hace un análisis equivocado del procedimiento y de la composición de la invención solicitada, al calificarlo erróneamente como “Procedimiento Terapéutico” y como “Sustancia Terapéutica”, colocándolos dentro de las exclusiones a la patentabilidad.

Asimismo contradice el criterio del examinador en cuanto a que su opinión desconoce la aplicación industrial del producto por el hecho de que su uso se hace en forma personal, lo mismo que la calificación de lo reivindicado, como terapéuticos.

Agrega que el método de su invención es esencialmente cosmético dirigido a mejorar temporalmente la apariencia externa de la persona, no siendo composición terapéutica, ni producto farmacéutico. Se refiere a la Clasificación Internacional de Patentes en la que se califica como asunto de cosmetología (“7/06”) y agrega:

“...todas las argumentaciones fueron rebatidas oportunamente, habiéndose demostrado que las reivindicaciones 1 a 7 describen un método que es esencialmente cosmético, es decir, un método cuyo propósito y resultado es el de mejorar temporalmente la apariencia externa de una persona, que consecuentemente la composición tampoco es una composición terapéutica, ni un producto farmacéutico, sino un producto cosmético, y que, por lo tanto, no son aplicables a la solicitud ni el literal d) del artículo 4º, ni el literal c) del artículo 5º de la Decisión 85, que guardan relación con los literales f) y e) de los artículos 6º y 7º de la Decisión 344... Además, el objeto de la invención se clasifica como cosmético, por cuanto ha sido aceptado que la promoción del pelo o la ayuda a la remoción del mismo, es un asunto de cosmetología, como se establece claramente en la Clasificación Internacional de Patentes, Grupo A.61.K 7/06, en donde puede leerse, bajo el título 7/00 Cosmetic or Similar Toilet Preparations (Preparaciones Cosméticas y Similares de Arreglo Personal):

7/06 Preparaciones, tales como lociones o polvos, para el cuidado del cabello; preparaciones para promover el crecimiento de pelo o para ayudar a la remoción de pelo, por ejemplo, preparaciones para la afeitada

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“La invención se relaciona más estrechamente con los métodos y composiciones aplicables al campo de la afeitada humana, tales como cremas, jabones y lociones que ayudan a la eliminación de la barba, incluyendo lubricantes o sustancias similares al jabón, o sustancias que suavizan la barba para hacer más fácil la afeitada. Las cremas de afeitar y otras preparaciones similares, y su usos, se reconocen claramente como cosméticos, tal como se establece en la Clasificación Internacional de Patentes. El novedoso método de invención tiene el mismo propósito y un efecto relacionado: Hacer más fácil el corte de pelo: Luego de invención involucra métodos y composiciones cosméticas.

La presente invención no se relaciona con una droga o con una composición farmacéutica Tales preparaciones han sido consideradas siempre como productos o sustancias químicas que se dan a una persona en el tratamiento de un mal o enfermedad. Puede utilizarse cualquier diccionario para encontrar las definiciones de droga y de medicamento, y evidenciar que el objeto de la invención no cabe en tales definiciones, ya que no se enfrenta a enfermedad o dolencia alguna. Al respecto, y con valor legal incuestionable, se puede recurrir al Decreto Nº 2092 de 2 de julio de 1986, donde el Ministerio de Salud de Colombia define lo que debe entenderse por tales productos. Este Decreto fue invocado en la Resolución Nº 6730, que desestimó las razones contenidas en el recurso de reposición contra la Resolución que negó la solicitud de patente. Pero la interpretación que se hizo en los considerandos de la respectiva providencia resulta por demás desenfocada y artificial, y tiende a forzar la interpretación de la norma en contra de la solicitud de patente...

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La invención no consiste ni en tratamiento médico ni terapéutico, pues

No involucra ningún propósito o resultado médico, ya que no existe ninguna enfermedad que curar. Se relaciona únicamente con la aplicación tópica a la piel de una preparación que tiene una finalidad enteramente cosmética, tal como un cambio en el crecimiento o calidad del pelo, particularmente del pelo de la cara o barba; el propósito resulta entonces ser que la afeitada sea más fácil y menos frecuente...

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Indica que la invención se asocia más a composiciones aplicables a la afeitada, tales como jabones y lociones que ayudan a eliminar la barba o a suavizarla, con el objeto de hacer más fácil el corte del pelo. La invención no se relaciona con una composición farmacéutica para el tratamiento de una enfermedad.

Arguye contra la Resolución 6730 que allí se consideró que se trata de sustancias terapéuticamente activas que...