PROCESO No. 11-IP-97

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 11-IP-97

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal a), d) y e); 87 Y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pedida por el Doctor Augusto Maldonado Vásconez, Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito. Proceso Interno Nº 2464. Actor COLOMBINA S.A. Marca PIRULITO.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

En Quito a los once días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS:

Que la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, a través de su Presidente Dr. Augusto Maldonado Vásconez, solicita al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos: 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y e), 87 y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se formula esta solicitud dentro del proceso que sigue el apoderado de la empresa Colombina S.A. contra el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado y el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, en el cual pide además que se tome en cuenta a Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía. Limitada.

Que los hechos considerados por el Tribunal consultante como relevantes en el presente caso, son los siguientes:

“La empresa COLOMBINA S.A. por intermedio de su apoderado, en el recurso de plena jurisdicción o subjetivo demanda al Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, al Director Nacional de Propiedad Industrial, al Procurador General del Estado y al tercerista: Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía Ltda., para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en sentencia declare la ilegalidad del acto administrativo constante en la Resolución Nº 946976 de 10 de noviembre de 1995, por la cual la autoridad demandada rechaza la observación presentada contra el registro de la marca PIRULITO, solicitada por Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía. Ltda. Como antecedente de la acción propuesta anota el actor: a) Que el 10 de febrero de 1993, presentó demanda ante el Director de Propiedad Industrial, tendiente a impedir el registro de la marca PIRULITO Nº 29939-92 que fue solicitada por el tercerista en este proceso, sobre la base de notoriedad y reconocido uso de la marca PIRULITO por parte de la actora; b) Que con la providencia Nº 946976, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concede los derechos marcarios, que según el actor les pertenece a ellos; piden que en sentencia se revoque la referida providencia Nº 946976 y se rechace el registro de la marca PIRULITO solicitada por Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía Ltda.

El Ministro de Sustanciación califica la demanda y ordena citar a los demandados. El Director Nacional de Propiedad Industrial, al contestar la acción, niega los fundamentos de la demanda y expresa la legalidad y validez de la resolución impugnada; el Procurador General del Estado, propone las excepciones siguientes: negativa de los fundamentos de la demanda; improcedencia de la acción; caducidad del derecho; y el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca expresa la validez y legalidad de la resolución y la negativa de los fundamentos de la demanda

.

Según el recurso presentado por la actora COLOMBINA S.A., ésta posee los siguientes registros prioritarios que legitiman sus derechos sobre esta denominación marcaria:

|MARCA NUMERO PAÍS CLASE |

|PIRULITO 2849-92 Ecuador 29 |

|PIRULITO 2848-93 Ecuador 30 |

|PIRULITO 148515 Colombia 30 |

|PIRULITO 148837 Colombia 27 |

|PIRULITO 148835 Colombia 32 |

| |

El derecho adquirido por Colombina S.A., sobre la marca PIRULITO, según la actora, debe entenderse más allá del que tradicionalmente se deriva de un registro marcario. La marca cuya exclusiva comercial se intenta violar resulta notoriamente conocida en el Pacto Andino y en Colombia en particular, por su continuado uso, amplia difusión y sostenida calidad durante muchos años

.

El Director Nacional de Propiedad Industrial al contestar la demanda manifiesta:

Que la notoriedad de la marca debe ser probada por la persona interesada, en este caso el observante, cosa que a lo largo del proceso no hace, pudiendo apreciarse (...) que aunque en la demanda de observación dice que la marca se halla registrada en la República de Colombia, nunca dentro del proceso presenta dichos registros

.

Añade, asimismo, el Director de la referida Oficina de Propiedad Industrial que el observante “se equivoca totalmente al pretender aplicar el artículo 96 de la Decisión 344, el mismo que es aplicable en lo que a registrabilidad se refiere cuando NO SE HUBIERE PRESENTADO OBSERVACIONES...; pero en el presente caso es aplicable el artículo 95 de la misma Decisión”.

La solicitante de la marca PIRULITO sostiene que la actora ha hecho pasar a los números de los expedientes de trámite como si fueran los de registro en Colombia y en el Ecuador. Estas solicitudes serían de fechas posteriores a la presentada por Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía. Ltda.

La representante de la marca PIRULITO sostiene que su solicitud fue presentada por Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía. Ltda. el 30 de enero de 1992; esto es con anterioridad a todas las solicitudes de registro de la misma marca presentada por Colombina S.A., tanto en Colombia (18 de marzo de 1992) como en Ecuador (11 de septiembre de 1992).

Consta en el expediente interno que la Dirección de Propiedad Industrial concedió de oficio a la empresa objetante de la solicitud de marca el término de quince días para que presentara los títulos de la marca PIRULITO en Colombia, los que no han sido presentados dentro de dicho término, por lo que dicha Dirección dicta el 10 de noviembre de 1995 su Resolución Nº 0946976 en la que dispone que conforme al artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la marca PIRULITO no es notoria, rechaza la observación y concede el registro de la marca solicitada.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL:

   Este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial que provenga de un Juez Nacional, todo en las condiciones previstas en los artículos 28, 29 y 30 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

2. NORMAS A INTERPRETARSE:

   Que las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante, son las siguientes:

   Decisión 344:

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

   .

   “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (...)

   h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios que se trate

   .

   “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación...