PROCESO 13-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 13-IP-98

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, e interpretación de oficio del artículo 89 ibídem. Actor: Fábrica de Dulces y Bocadillos El Rosal y Cía. S. en C., marca: "EL ROSAL" (Mixta). Expediente Interno N° 4048.

Quito, 20 de marzo de 1998

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación por vía prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que dicha solicitud tiene origen en el proceso interno instaurado por la FÁBRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL ROSAL Y CIA. S. EN C., expediente N° 4048, la que pretende obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio:

1. Resolución N° 46.893 de 23 de noviembre de 1994, "mediante la cual se negó el registro de la marca EL ROSAL (mixta), para distinguir servicios inherentes a la satisfacción de necesidades propias de los alimentos comprendidos en la clase 42 de la clasificación internacional de Niza, solicitado por FABRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL ROSAL Y CIA. S. EN C."

2. La resolución N° 1030 de 29 de mayo de 1996, "mediante la cual se confirma la anterior resolución".

Que, el Consejero Ponente ha considerado como puntos relevantes para la interpretación, los siguientes:

"HECHOS DE LA DEMANDA

"La FABRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL ROSAL Y CIA. S. EN C. presentó el 9 de mayo de 1994, a través de apoderado, solicitud de registro de la marca EL ROSAL (mixta) para distinguir servicios inherentes a la satisfacción de necesidades propias de los alimentos, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, la que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial sin que se presentaran observaciones por parte de terceros.

"La División de Signos Distintivos mediante resolución número 46893 de noviembre 23 de 1994, decidió negar el registro argumentando que la marca EL ROSAL (mixta), clase 42, era confundible con la marca FLORES EL ROSAL (nominativa), registrada a nombre de FLORES EL ROSAL LTDA., para amparar servicios de comercialización en todo tipo de productos, según certificado de registro número 140090 vigente hasta diciembre 31 de 1996.

"Contra la resolución 46.893 de 23 de noviembre de 1994, la Fábrica de Dulces y Bocadillos El Rosal S. en C., por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación, el que a la fecha de presentación de la demanda, no había sido resuelto.

"FUNDAMENTOS DE DERECHO

"En los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

"a). El artículo 81 de la Decisión 344, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en la resolución demandada desconoció el hecho de la existencia del elemento de la distintividad, elemento que no puede analizarse en abstracto, sino en la concreción de la relación entre los potenciales signos en conflicto. Se requiere de un análisis para desentrañar la relación que envuelve la representatividad de un significante con la realidad de lo significado, así el servicio significado por flores no puede ser confundido con el servicio significado por alimentos, independientemente de que el significante pueda ser, en gracia de discusión, similar. La norma (art. 81) es clara al exigir la distintividad entre productos o servicios similares o idénticos; identidad y similitud que no existen entre las flores como producto o servicio y los alimentos como producto o servicio.

"b). El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, puesto que se desconoció el cambio manifiesto en la legislación, ya que de acuerdo con el artículo 58 de la Decisión 85 ya derogada, no podían registrarse las marcas que fueran confundibles con otras ya registradas, para productos o servicios comprendidos en una misma clase. Actualmente y de acuerdo con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, es muy claro que la causal de irregistrabilidad se da en el caso de que la marca que se pretenda registrar pueda inducir a error con otra marca ya registrada para los mismos productos o servicios.

"Existe además la realidad de que las flores y los alimentos son productos comercializados en diferentes establecimientos; y si su comercialización llegara a ser en el mismo establecimiento, se haría en diferentes zonas o departamentos de dicho establecimiento, razón por la cual, no existe ninguna posibilidad de que se induzca a error al público".

El Tribunal amplía los hechos resumidos tomando en consideración los documentos agregados al Proceso, entre otros, el recurso de apelación, la Resolución N° 1030 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

1. RECURSO DE APELACIÓN

   La actora al recurrir de la Resolución N° 46893 que niega el registro de la marca "EL ROSAL", lo sustenta en el hecho de que la expresión "EL ROSAL" es mixta que contiene en su etiqueta las figuras de unas flores y unas frutas, y en la parte superior está la denominación "EL ROSAL".

   Del análisis que hace de los signos enfrentados, concluye que no son objeto de confusión, por ser "FLORES EL ROSAL" una marca compuesta, y desde el punto de vista ideológico "EL ROSAL" no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones de sus productos, en tanto que "FLORES EL ROSAL" constituiría una marca sugestiva con un significado propio.

   En cuanto a los productos protegidos por la una y por la otra, advierte que Flores El Rosal Ltda., tiene por objeto social "la producción industrial de toda clase de flores, mediante la adquisición, montaje y explotación de las instalaciones adecuadas; así como su comercialización en los mercados nacionales y del exterior", en tanto la expresión "EL ROSAL" se ha solicitado para identificar productos relacionados con confites, dulces y bocadillos, por lo que las dos marcas identifican productos totalmente distintos.

2. RESOLUCIÓN N° 1030 DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

   Al confirmar la resolución impugnada, esto es la 46.893, el Superintendente de Industria y Comercio, fundamenta el acto administrativo anotando que la función de la marca es la de "individualizar en el mercado los productos o servicios de un empresario de los productos o servicios de otro empresario", porque la marca debe tener fuerza distintiva de tal manera que "mientras el signo esté más lejos de las características genéricas o descriptivas de los productos o servicios más carácter distintivo tendrá", función que no se cumpliría si en el mercado coexistieren marcas registradas semejantes o idénticas, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

   En base a la sentencia de este Tribunal en el Proceso 09-IP-94 y a las reglas para analizar una marca expuestas en...