PROCESO No. 8-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO N° 8-IP-98

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal g), 69 y 76 de la Decisión 85, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, e interpretación de oficio de los artículos 72, 85 y 86 ibídem. Actor: Hermes Société Anonyme, marca: “HERMES”. Juicio interno N° 3610/88.

Quito, marzo 13 de 1998

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación de los artículos 56, 58 literal g), 69 y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que dicha solicitud tiene origen en el proceso interno N° 3610/88, instaurado por Hermes Société Anonyme, en el cual se impugna el acto administrativo contenido en la resolución Nº 1561 de 4 de agosto de 1988, expedida por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, que confirma en todas sus partes la resolución Nº 87-1786, de 21 de enero de 1987, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que rechaza la cancelación del Registro de la marca HERMES de propiedad del señor Roberto Cepeda Samaniego.

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para pronunciarse sobre la interpretación solicitada, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su Creación.

Que así mismo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, está facultado para requerir la mencionada interpretación conforme al artículo 29 del citado Tratado.

Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad, enumerados en el artículo 61 de la Decisión 184, contentiva del Estatuto del Tribunal.

El informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación, se transcribe así:

1) Argumentos de la actora:

“a) La marca HERMES, de propiedad de Hermes Société Anonyme, es notoriamente conocida y registrada en más de 50 países;

“b) Solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial la cancelación de los registros efectuados en 1984, pues el registro de 23 de febrero de 1964 caducó por no haber renovado oportunamente;

“c) El registro de la marca Hermes, en favor del Sr. Roberto Cepeda Samaniego, viola lo dispuesto por el art. 58, literal g) de la Decisión 85, pues dicha marca es confundible con la marca HERMES de propiedad de la actora, dada su identidad e igual protección de productos.

2) Argumentos de la parte demandada:

“a) El Sr. Procurador General del Estado, al contestar la demanda, manifiesta: Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es incompetente para conocer de esta causa por lo dispuesto en el literal b) del artículo 6to. de la Ley Rectora de este Organismo, según la cual las cuestiones que por su naturaleza sean de competencia de otras jurisdicciones, no corresponden a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El fundamento de esta excepción está contenida en los artículos 22, inciso primero, y 23 de la Ley de Marcas de Fábrica, según los cuales, la acción de nulidad de inscripción de una marca de fábrica tiene que ventilarse en juicio ordinario, en la justicia ordinaria y ante uno de los Jueces de lo Civil.

“b) El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, manifiesta que la Sala es incompetente por falta de jurisdicción en razón de la materia. En el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, Tomo l, página 328, Buenos Aíres 1962, encontramos la siguiente definición de cancelar: Anular, quitándole la autoridad, algún documento público, UN ASIENTO DE UN REGISTRO OFICIAL, una obligación, una nota con fuerza jurídica. El inciso primero del artículo 22 de la Ley de Marcas de Fábrica establece que: “Cualquiera que se crea perjudicado podrá solicitar la NULIDAD DE LA INSCRIPCIÓN, SI ESTUVIERE REGISTRADA LA MARCA QUE LE PERJUDICA. Esta Acción PRESCRIBIRÁ EN CINCO AÑOS, CONTADOS desde la fecha de su inscripción y SE VENTILARA EN JUICIO ORDINARIO”. Y, el art. 23 estipula por su parte que “En las acciones previstas en los artículos 19 y 22, si la sentencia fuere favorable al actor, se desechará la solicitud de inscripción o se ANULARA SU REGISTRO, y se condenará al que perdiere al pago de daños, perjuicios y costas”. El artículo 404 del Código de Procedimiento Civil, establece que: “El juicio Ordinario se sujetará a las disposiciones de esta sección y se tramitará ante uno de los Jueces de lo Civil. No corresponden a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al tenor del literal b) del art. 6 de la Ley Contencioso Administrativa: “Las cuestiones de carácter civil o penal pertenecientes a la jurisdicción ordinaria y las que, por su naturaleza sean de competencia de otras jurisdicciones”. Por consiguiente la Sala debe inhibirse del conocimiento de esta causa, por ser de competencia de la justicia ordinaria.

3) Contestación del coadyuvante Señor Roberto Cepeda Samaniego

Se pronuncia en los siguientes términos:

“1) “Soy dueño y titular de las marcas de fábrica HERMES (diseño), registros Nº 4457 y 4458 otorgados el 27 de diciembre de 1984 y debidamente renovadas mediante títulos Nº 3150-89 y 3151-89 de 10 de julio de 1989 con vigencia legal hasta el 27 de diciembre de 1994. Según documentos que obran del expediente administrativo. Que originalmente la marca HERMES mereció el registro Nº 991 de 22 de diciembre de 1964, mediante la cual se concedió dicha marca el 25 de febrero de 1964, a su nombre para proteger: tejidos de punto, sacos de hombre, de niños, ropa interior de hombre, de mujer, ajuares para bebes y calcetines, ahora amparados en las clases internacionales Nos. 24 y 25 de la clasificación Internacional de marcas que entró en vigencia mediante Acuerdo Ministerial Nº 519 de 28 de Julio de 1981. Además cabe anotar que la denominación HERMES ha sido usada en el país desde el 6 de Noviembre de 1954, con la razón social “Fábrica HERMES” de Jaime Yanowsky Beiger, industrial a quien Roberto Cepeda sucedió en sus negocios, adquiriendo dicha razón social y operando con matrícula de comercio Nº 6445 inscrita en el Registro de la Propiedad el 29 de noviembre de 1963. Igualmente manifiesta que la Sala es incompetente para conocer de esta causa por falta de jurisdicción en razón de la materia, conforme lo determina el art. 6 literal b) de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, por cuanto el actor pretende dejar sin efecto la Resolución Ministerial Nº 1561 de 4 de agosto de 1988 y en consecuencia anular los registros de marcas HERMES (diseño) de su propiedad, acción de anulación que por disposición del art. 22 de la Ley de Marcas de Fábrica es de competencia de un Juez Civil.

3) La parte demandada sostiene que la legislación nacional debe ser aplicada en el presente caso por los argumentos y más razones expuestas en su contestación.

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El Tribunal Andino de Justicia para ampliar los hechos expuestos, toma en consideración la demanda, la contestación a la misma y las resoluciones impugnadas 87-1786 y 1561.

Demanda

Advierte que el registro de 27 de diciembre de 1984 realizado por el señor Roberto Cepeda no es una renovación de la inscripción solicitada el 15 de febrero de 1964 la que se inscribió en ese año bajo el numero 991, pues según el artículo 30 de la Ley de Marcas de Fábrica del Ecuador que se confería una marca por veinte años y la solicitada anteriormente caducó el 25 de febrero de 1984 por no haber sido oportunamente renovada, y en consecuencia los registros 4457-84 y 4458-84 constituyen nuevas inscripciones y no renovaciones.

Frente a estos hechos la actora expresa que el registro de cancelación no se refiere al del año 1964 puesto que éste ya feneció por caducidad y lo que pretende es la cancelación de los registros de 1984.

Argumenta que entre las marcas HERMES en conflicto no solamente son iguales, sino idénticas y para los mismos productos, de donde intuye que el señor Cepeda pretende un aprovechamiento ilícito del prestigio, fama y buena reputación de la marca mundialmente conocida HERMES, de Hermes Société Anonyme.

Impugna el contenido de las resoluciones provenientes tanto del Director de la Propiedad Industrial como del Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, sobre la primera, esto es la número 87-1786; no concuerda en que dicho funcionario haya expresado que “... si bien existe semejanza entre las marcas en controversia y amparan productos de la misma clase, sin embargo, la marca “HERMES” de propiedad del señor Roberto Cepeda Samaniego, ha sido usada e inscrita antes de la marca notoriamente conocida Hermes, de la compañía Hermes Société Anonyme”.

Contrariando este criterio, la...