PROCESO No. 20-IP-97

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 20-IP-97

Interpretación prejudicial de los artículos 71, 72, literales a) y h) y 73 literales b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, e interpretación de oficio de los artículos 92 y 117 ibídem. Caso: marcas "MANUELITA" vs "MANOLITA". Expediente Interno Nº 3971.

Quito, febrero 13 de 1998

VISTOS:

La solicitud presentada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia para que se interpreten por vía prejudicial los artículos 71, 72, literales a) y h) y artículo 73 literales b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno por el cual la Sociedad MANUELITA S.A., pretende obtener la nulidad de la resolución número 1992 de 30 de junio de 1992, expedida por el jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se concedió el registro de la marca "MANOLITA" en favor de Pedro Samaniego Cely, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Sobre dicha resolución no se presentó recurso administrativo alguno, quedando firme el acto en la vía administrativa.

Los hechos considerados como relevantes por el Tribunal consultante son:

"1º: El objeto principal de la sociedad MANUELITA S.A. está constituido por las siguientes actividades: la explotación de la industria del dulce y los negocios relacionados con los sectores agrícola, ganadero, piscícola, alimenticio, textil, metalmecánico, químico, farmacéutico, veterinario, financiero, bancario, crediticio, turístico, minero, siderúrgico, de las oleaginosas, las confecciones de ropa, la floricultura, la fruticultura, la horticultura, los plásticos, los combustibles y el gas, en los cuales puede invertir, importar o exportar, comercializar, transformar, distribuir y vender al por mayor y al detal ya sean los productos propios o ajenos o que las inversiones se realicen dentro o fuera del país.

"2º: La actividad principal de la sociedad actora desde su constitución hasta la fecha, ha sido la explotación de la industria del dulce como consecuencia de ello, la fabricación y comercialización del azúcar.

"3º: Desde 1.864 la actora ha venido utilizando en forma pública, eficaz e ininterrumpida en el comercio tanto el nombre comercial MANUELITA para identificarse en el mercado, así como la marca MANUELITA para distinguir sus productos. Además que desde 1.986 y 1.987 adquirió la propiedad sobre el nombre comercial MANUELITA y la enseña comercial del mismo nombre, para distinguir todos los productos relacionados en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972.

"4º: En cuanto a la marca MANUELITA, su uso generalizado e ininterrumpido y público y su gran difusión en el mercado ha logrado que el grupo de consumidores o usuarios de los productos de la clase 30, entre los cuales se encuentra el azúcar, la identifique o conozca a primera vista, convirtiéndose en esta forma en lo que la doctrina y la legislación conocen como marca notoria.

"5º: Entre las expresiones MANUELITA y MANOLITA existen evidentes similitudes de orden visual, ortográfico, fonético y conceptual que inducen al público a error o confusión".

En la solicitud de interpretación, la Alta Autoridad Consultante, agrega que para sustentar los cargos de violación de las normas comunitarias, adujo la actora lo siguiente:

"1º: No obstante haberse solicitado el registro de la marca MANOLITA bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Decisión aplicable es la 313 ibídem, vigente cuando se expidió la Resolución acusada.

"Se violó el artículo 73 literal b) de dicha Decisión, porque el signo registrado MANOLITA enmarca dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en esta norma, ya que el nombre comercial MANUELITA de propiedad de la actora se encontraba y se encuentra debidamente protegido con anterioridad a la época en que se concedió el registro, de lo cual tenía conocimiento la Superintendencia de Industria y Comercio. "2º: Se violó el artículo 73, literales d) y e) ibídem, porque la marca MANUELITA era notoriamente conocida para el momento en que se solicitó el registro de la marca MANOLITA y aún más para el momento de su concesión, como se demuestra con la documentación que se anexa a la demanda.

"3º: Se violó el artículo 72 literal h) ibídem, porque la concesión del registro de la marca MANOLITA para amparar productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972 permite que se engañe tanto al público consumidor como a los medios comerciales sobre la procedencia del producto, pues éstos creerán fácilmente que se trata de un producto producido o comercializado por la sociedad MANUELITA S.A.

"4º: Se violaron los artículos 71 y 72 literal a) ibídem, porque no se cumple con el elemento de distintividad, entendido éste como la capacidad intrínseca y extrínseca del signo para distinguir o identificar en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los de otra".

Las piezas procesales remitidas por el Tribunal Nacional, entre los cuales este Tribunal considera necesario referirse a la demanda presentada ante el Consejo de Estado por parte del apoderado de la Sociedad MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira, Valle; las contestaciones a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Señor Pedro Samaniego Cely.

SINTESIS DE LA DEMANDA

HECHOS:

a) Se hace una relación procesal del procedimiento del registro de la marca MANOLITA por parte del Señor Pedro Samaniego Cely, cuya solicitud data del 24 de noviembre de 1986, para productos de la clase 30 que comprenden:

"Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería; helados, comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo."

Insertada la indicada solicitud de registro, la actual División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, rechazó mediante resolución Nº 007983 del 13 de septiembre de 1989, aquella por cuanto no se adjuntó el extracto de la publicación. Presentada la reposición y aceptada por resolución 8331 de 17 de octubre de 1990 se ordenó la publicación de la marca MANOLITA en la Gaceta de la Propiedad Industrial; trámite que culminó con la resolución ya referida.

b) La actora hace un prolijo historial de la Compañía Manuelita S.A. y se remonta a los años de 1864, para concluir que desde entonces ha venido "utilizando en forma pública, eficaz e ininterrumpida en el comercio tanto el nombre comercial MANUELITA para identificarse como empresario en el mercado, así como la marca MANUELITA para distinguir sus productos". Asevera que además de haber adquirido el nombre comercial por el uso, la sociedad "solicitó el depósito en la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio para facilitar la prueba sobre su titularidad y garantizar su propiedad", hechos que constan bajo los Expedientes Administrativos Nros. 257.697 y 257.699.

Anota, en todo caso la actora que:

"3.17. Mediante Resoluciones Nos. 003637 del 23 de julio de 1987 y 003586 del 16 de julio de 1987, la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el depósito de la enseña y nombre comercial MANUELITA".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

a) Respecto a la legislación aplicable a la controversia nacional, la actora o demandante considera que es la Decisión 313, pese a que la solicitud de la marca impugnada MANOLITA lleva fecha 24 de noviembre de 1986, cuando regía la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (la cual estuvo vigente desde el 13 de julio de 1978 hasta el 11 de diciembre de 1991), y sin embargo el acto concesorio (30 de junio de 1992) se emite en la vigencia de la Decisión 313 (en vigor desde el 14 de febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993).

Fundamenta su tesis en la sentencia interpretativa de este Tribunal dentro del Proceso 5-IP-94 y en la legislación Colombiana, particularmente los artículos 58 de la Constitución Nacional, 17 y 40 de la Ley 53 de 1987 que "establece las reglas generales de la aplicación de la ley en el tiempo".

b) Con respecto a la violación del artículo 73, literal b) de la Decisión 313, y con el antecedente de la jurisprudencia colombiana en el expediente 2988, dice la actora que para que dicha norma prospere deben cumplirse los siguientes requisitos:

"-Que exista un nombre comercial a favor de un tercero debidamente protegido de conformidad con la Legislación Nacional.

"-Que la Administración conozca de la existencia del nombre comercial en cuestión, por existir un depósito vigente a su favor.

"-Que el signo a registrarse sea idéntico o similar al correspondiente nombre comercial.

"-Que existan circunstancias que puedan inducir al público a error entre el nombre y el signo a registrarse".

Al desglosar el análisis de cada uno de estos aspectos, recalca sus puntos de vista conforme a los cuales según el artículo 603 del Código de Comercio Colombiano, el derecho al nombre comercial se "adquiere por el primer uso sin necesidad de registro" por lo que dicho uso confiere al titular el "derecho de emplearlo en forma exclusiva" y que aplicado al caso sub judice se retrotrae ese derecho al momento de la constitución de la sociedad MANUELITA S.A., esto es al 25 de noviembre de 1947, la cual ha venido empleando desde entonces dicho nombre comercial.

El conocimiento del nombre comercial por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, según la actora, fue debidamente advertido no "sólo a...