PROCESO 28-IP-95

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 28-IP-95

Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literales a) y g) y 62, de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta contra el acto de registro de la marca de productos CANALI, comprendidos dentro de la clase internacional 25, expediente interno Nº 3257 correspondiente al juicio CANALI S.P.A., contra la resolución No. 002242 del 23 de marzo de 1990, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 108, 113, DISPOSICION FINAL UNICA y Primera Disposición Transitoria, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Quito, 13 de febrero de 1998

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

V I S T O S

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, solicita de este Tribunal Comunitario la interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literales a) y g) y 62, de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La consulta formulada por la Consejera Ponente Nubia González Cerón, se tramita en acatamiento del artículo 61 del Estatuto del Tribunal, y fue remitida con indicación del nombre del órgano judicial que presenta la solicitud, la cita de las normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere, el lugar y dirección en donde el Tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente y la mención de la causa que ha originado la solicitud, a saber: el recurso de nulidad intentado por la Sociedad CANALI S.P.A. contra la Resolución No. 002242 del 23 de marzo de 1990, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concede a la Sociedad TEXTRON LTDA. el registro de la marca CANALI para amparar productos comprendidos en la clase 25 del Decreto 755 de 1972.

A. El Consejo de Estado estima como relevantes para esta interpretación los siguientes hechos, transcritos del libelo de la demanda correspondiente al proceso interno:

a) Por solicitud presentada el 16 de diciembre de 1986, la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de su oficina competente, previos los requisitos establecidos para la materia de registro de signos distintivos, profirió la Resolución No. 002242, del 23 de marzo de 1990, por la cual concedió el registro de la expresión CANALI, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del Decreto No. 755 de 1972 a la Sociedad TEXTRON,

hoy SOCIEDAD TEXTRON S.A., con domicilio en Santafé de Bogotá DC,…

También, pero cinco años más tarde de haber sido introducida la anterior solicitud, la Sociedad demandante CANALI S.P.A.:

b) … presentó el 16 de diciembre de 1991, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de concesión y registro de la marca comercial CANALI, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional

, habiéndole sido denegados.

Según la transcripción de los argumentos del demandante, realizada por el organismo requirente:

“c) La marca CANALI pertenece a la sociedad CANALI S.P.A., con domicilio principal en la ciudad de Milán, Italia, sociedad constituida y vigente según las normas de Italia.

d) El último registro lo obtuvo en Bolivia el 27 de abril de 1993, vigente hasta el año 2003. Entre el primero y el último registro, CANALI S.P.A. ha protegido su marca en más de 30 países del mundo

, según expresa la demandante.

“e) La sociedad CANALI S.P.A., no ha autorizado a persona alguna para usar la marca CANALI dentro del territorio colombiano, como tampoco la letra “e” característica.

f) La sociedad TEXTRON LTDA. después de haber obtenido el registro de la marca CANALI, ofreció la marca registrada a su titular en Milán, Italia, a cambio de obtener la licencia exclusiva de dicha expresión para Colombia y con el derecho de exportar para Venezuela, cuya respuesta, por parte de CANALI S.P.A., fue negativa

, también según las expresiones de la demanda recogidas por la alta jurisdicción consultante.

g) La sociedad Colombiana TEXTRON LTDA. está usando la marca para efectos publicitarios y así lo asegura el demandante en su escrito demandatorio.

Finalmente, manifiesta el demandante que “la Sociedad CANALI S.P.A. no sólo ha invertido en publicidad, hecho que por sí solo ha hecho la expresión CANALI notoriamente conocida, sino que además sus volúmenes de venta en el mundo entero han alcanzado cifras considerables que hablan por sí solas de la difusión de dicha expresión en el mundo entero”.

B. De igual manera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reproduce la transcripción de los argumentos de derecho realizada también por el Consejo de Estado de la República de Colombia, y expuestos por el demandante para respaldar la que denuncia como violación de la norma comunitaria:

“Se violó el artículo 56 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena,… por falta de aplicación, el cual establece que:

Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos

“Significa lo anterior que la marca debe especializar, individualizar y singularizar el producto e indicar el origen y procedencia del mismo, de manera que se pueda evitar toda confusión con otros productos similares. La marca no puede ser objeto de un derecho privativo si no es distintiva y este elemento puede no concurrir, ya sea por que se trate de una denominación genérica o porque se confunda con otra ya existente; en síntesis, la marca debe revestir el carácter de originalidad suficiente, por el papel que le está asignado por la ley.

La norma acusada violó el artículo 58, literales a) y g), por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio no examinó si la marca era o no engañosa para los medios comerciales o para el público en general. Omitió igualmente la prescripción del literal g) que dice que no podrán ser objeto de registro como marcas, las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares

.

C. Del texto de la demanda, este Tribunal Andino extracta asimismo el concepto de violación -tal como lo concibe la actora- del artículo 62 de la Decisión 85, cuya interpretación también es solicitada. Se expresa textualmente que la impugnada:

1) “… viola igualmente el artículo 62 ibídem de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena:

Artículo 62 .- Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los artículos 56, 58, 60 y 61 del presente capítulo

.

2) Se estima que: “La División de Propiedad Industrial, al momento de realizar el correspondiente estudio de fondo, no puso de presente que la solicitud de concesión y registro de la marca CANALI, no se ajustaba a las disposiciones de los artículos 56 y 58 literales a) y g) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

3) “Al omitir dicho requerimiento, en el sentido de no poner en conocimiento que la solicitud de registro de la marca antes mencionada no era susceptible de registro por existir una marca idéntica notoriamente conocida y, por lo tanto, no señaló, como era su deber, que la marca era confundible con otra, carece por lo mismo de la fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para la registrabilidad (artículo 56); y por lo tanto la oficina debió rechazar la correspondiente solicitud de registro (Artículo 64).

4) “Tampoco puede ser objeto de registro la marca capaz de producir engaño a los medios comerciales o al público consumidor sobre las características principales del producto o servicio de que se trate (artículo 58, literal a), y es obvio que la confusión de marcas puede llegar a ser motivo de engaño. Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo que el acto administrativo aquí impugnado debe ser declarado nulo y como consecuencia debe ordenarse su cancelación…”

D. Además, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera necesario resumir, así sea sucintamente, la contestación que diera a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. En efecto:

Se opone ésta a las pretensiones contenidas en dicha demanda, y al mismo tiempo reconoce algunos hechos alegados; respecto de otros aduce que no fueron probados dentro del trámite administrativo.

En su defensa enfatiza que en el procedimiento adelantado para ser expedida la resolución atacada de nulidad no se presentaron oposiciones. De consiguiente, afirma, tal y como lo hiciera el propio Consejo de Estado en su día, mediante sentencia del 29 de julio de 1993, lo siguiente: “‘…si el interesado no hace uso del derecho de formular oposición, la Administración no incurre en ilegalidad al concederlo …”’; y concluye que la concesión de la marca estuvo ajustada en un todo a Derecho.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

OBSERVA:

QUE en los documentos remitidos por la alta jurisdicción consultante, no aparecen descritos otros hechos, distintos de los expuestos.

QUE en la acción de nulidad interpuesta, la parte actora invoca como fundamento de Derecho positivo de la misma los...