PROCESO 18-IP-97

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 18-IP-97

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j), y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitada por el Consejero Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor ISL Properties LTD. Marca “WORLD CUP FRANCE 98” (Etiqueta). Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Quito, 17 de febrero 1998

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez, solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se formula esta petición en razón de que la Sociedad ISL Properties Ltd., por medio de apoderado, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85, solicita de esta Corporación la declaratoria de nulidad de la resolución Nº. 6659 de 31 de marzo de 1995, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el Registro en su favor de la marca “WORLD CUP FRANCE 98” (Etiqueta), para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y Nº. 1344 de 3 de Julio de 1996, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la mencionada Superintendencia confirmó la precitada resolución Nº. 6659. Como consecuencia de dicha declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicita ordenar a la referida División de Signos conceda en su favor el registro de la marca que le fue negado.

Que el Consejo de Estado considera relevantes para proceder a esta interpretación, los siguientes hechos tomados del escrito contentivo de la demanda:

“1.- El 24 de noviembre de 1994, la sociedad actora solicitó el registro de la marca “WORLD CUP FRANCE 98” (Etiqueta), para amparar los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, publicado como fue el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron observaciones por parte de terceros dentro del término legal.

“2.- Mediante el primero de los actos acusados, que fue confirmado por el segundo de ellos, la División de Signos Distintivos negó el registro de la marca solicitada, previas las consideraciones principales que se transcriben a continuación:

TERCERO: Que la expresión WORLD CUP FRANCE 98

(ETIQUETA) cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad contenidas específicamente en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro con marcas de los signos que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado, sin permiso de la autoridad competente del respectivo Estado.

“CUARTO: Que el examen de registrabilidad implica establecer si el signo cuyo registro se solicita cumple todas las condiciones legales para servir como distintivo de un producto o servicio en el tráfico comercial. Incluyendo la manera como pueda ser recibido por el comprador en general. Buscando entre otras cosas evitar que pueda confundir al consumidor sobre la procedencia de los bienes para los cuales ha de usarse. Además porque es un derecho de los Estados que su nombre no sea utilizado sin su consentimiento en labores comerciales por terceros.

QUINTO: Que la expresión WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA) reproduce el nombre de FRANCE, palabra del idioma inglés con la que se designa a Francia. Y no se acreditó el permiso de las autoridades competentes del respectivo Estado. Por lo que encuadra en la causal de irregistrabilidad mencionada en el tercer considerando

.

“3.- Mediante el segundo de los actos acusados se confirmó el primero de ellos, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“La causal de irregistrabilidad, contenida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala que no podrán registrarse como marcas los signos que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado sin permiso de la autoridad competente del respectivo Estado. El inciso final agrega: ´En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal´.

“La consagración de esta prohibición busca evitar que existan signos que induzcan al público en el error de creer que existe entre los productos o servicios de que se trate, y la organización Internacional o Estado cuyo nombre se reproduce o imita una relación.

“En lo relacionado con lo sostenido por el recurrente, referente a que el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 permite el registro de la expresión FRANCE, siempre y cuando se encuentre como accesoria del distintivo principal, este despacho no comparte la interpretación de la norma efectuada por el recurrente.

“Lo que en el inciso final de la disposición ha querido significar es que en ningún caso el nombre, la denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado, o de cualquier organización internacional pueden registrarse como distintivo principal en un signo. Y sólo podrán registrarse como elemento accesorio del distintivo principal, con permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización Internacional de que se trate.

Sobre el particular los doctores Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, acertadamente sostienen: ‘La prohibición puede ser obviada si el Estado u organización Internacional da autorización para usar el signo. No obstante, el nombre del Estado o de la organización internacional, su bandera o escudo sólo podrá usar como elemento accesorio del distintivo principal’ . (El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Ed. 1995, pág. 224)

.

“En contra de lo que sostiene el recurrente, en su solicitud del 24 de Noviembre de 1994, en la descripción de la marca mixta sí se incluye la palabra FRANCE, y no coloca ninguna exclusión.

“Por lo anterior, es improcedente la práctica de las pruebas solicitadas por el recurrente, ya que ante la indudable claridad de la interpretación jurídica de la norma señalada, la posible existencia de marcas que correspondan a un diseño especial, dentro del cual usen el nombre de un Estado no demostraría nada de utilidad, para los efectos del trámite administrativo presente.

“El 1 de agosto de 1995 el apoderado de la sociedad solicitante anexó al expediente, carta de autorización suscrita por la FEDERACION INTERNACIONAL DE FUTBOL ASOCIADO “FIFA”, en el cual otorga a ISL PROPERTIES LTD. el derecho para registrar mundialmente las marcas asociadas con los eventos de la copa mundo de fútbol (incluyendo FRANCE 98, WORLD CUP FRANCE 98, COUPE MONDIALE FRANCE, así como el emblema oficial WORLD CUP 98 y la mascota oficial WORLD...