PROCESO 13-IP-97

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 13-IP-97

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, 102 y 147 de la Decisión 344 presentada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Nº. 4127 contra Autoridades Nacionales. Actora: SOCIEDAD FARMACEUTICA COLOMBO BELGA FARCOBELL LTDA. Caso: DERMALEX.

Quito, 6 de Febrero 1998

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

La solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, 102 y 147 de la Decisión 344 presentada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Nº. 4127 contra Autoridades Nacionales. Actora: SOCIEDAD FARMACEUTICA COLOMBO BELGA FARCOBELL LTDA. Caso: DERMALEX.

“En el proceso instaurado por la sociedad FARMACEUTICA COLOMBO BELGA FARCOBELL LTDA., a través de apoderado, se pretende obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio:

“a) De la resolución núm. 20.597 de 17 de noviembre de 1995, mediante la cual se negó el registro de la marca “DERMALEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª. Internacional a nombre de la sociedad FARMACEUTICA COLOMBO BELGA LTDA.

“b) De la resolución número 1.610 de 31 de julio de 1996 mediante la cual se resolvió en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la resolución núm. 20.597 de 17 de noviembre de 1995.

c) A título de restablecimiento del derecho solicita se conceda el registro de la marca DERMALEX para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª. del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza

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HECHOS DE LA DEMANDA

Los transcritos por el Consejero Ponente son:

“La sociedad FARMACEUTICA COLOMBO BELGA LTDA., presentó solicitud de registro de la marca DERMALEX para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª. del artículo 2 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, el 27 de enero de 1992. Solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 382.

“Contra la solicitud de registro, la sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA LTDA. S.C.A., presentó demanda de observaciones (oposición), fundamentada en el hecho de ser titular de la marca DERMAX, la cual según ellos, era confundible con la marca DERMALEX.

“La División de Signos Distintivos declaró infundada la observación presentada por LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A., en la resolución 20.597 y a la vez negó el registro de la marca DERMALEX, solicitada por la sociedad FARMACEUTICA COLOMBO BELGA LTDA.

Contra la resolución 20.597 de 17 de noviembre de 1.995, la sociedad solicitante, por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto mediante resolución núm. 1610 de 31 de julio de 1996, mediante la cual desestimó la apelación interpuesta y confirmó la resolución 20.597

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FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Según el Tribunal consultante en los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

“a) El artículo 81, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que la marca DERMALEX es un signo perceptible y suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica y por tanto poseía la fuerza distintiva para identificar productos de la clase 5ª.

“b) El artículo 83, porque la Superintendencia olvida que las circunstancias que determinan cuándo una marca no puede ser registrada, constituye la excepción, pues la regla general es la registrabilidad y por tanto no se pueden limitar los derechos que tienen los solicitantes al registro, al darle a las causales de irregistrabilidad mayores alcances de los que de acuerdo a una sana interpretación pueden tener.

“En tratándose de productos que van dirigidos a un sector calificado de la población, debe tenerse en cuenta que es usual que las marcas compartan ciertos radicales (en este caso el radical “derma”), sin que por ello sean susceptibles de confundibilidad.

“El prefijo DERMA significa piel y es usado con tal connotación por químicos, farmacéutas, médicos y cosmetólogos, para quienes este es un prefijo de uso común, y no puede ser objeto de apropiación exclusiva y excluyente por parte de un productor o comercializador. Dicho prefijo no es novedoso, ni arbitrario, razón por la cual es de dominio público, en especial, en tratándose de productos químicos y farmacéuticos comprendidos en las cinco (5) primeras clases de la clasificación internacional Niza.

“c) El artículo 102 de la Decisión, en concordancia con el artículo 147 ibídem, por cuanto el mencionado artículo 102 dictamina cómo el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro.

La Superintendencia violó las referidas normas al impedir a un solicitante acceder a un derecho, por tratar de salvaguardar un derecho de exclusividad que, de acuerdo con esta Decisión, todavía no existía

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OTRAS PIEZAS PROCESALES DEL EXPEDIENTE:

· Resolución Nº. 20597. Por la cual se decide una observación y se niega el Registro de una marca.

· Resolución Nº. 1610. Por la cual se resuelve un recurso de apelación. REF: EXPEDIENTE Nº. 92 354107;

· La demanda;

· Solicitud de Registro de la Marca

· Observaciones a la marca DERMALEX publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 382.

· Respuesta a la demanda de oposición (observaciones).

RESOLUCION Nº. 20597

La Resolución al referirse a los argumentos del observante dice:

Que la marca cuyo registro se solicita es confundible con la marca previamente registrada por el observante, al existir entre ambas identidad o similitud gráfica, fonética y literal; además, considera que la coexistencia de ambas en el mercado induciría al consumidor a error al distinguir productos de igual clase

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En el numeral tercero de la Resolución expresa:

Que el estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando su fraccionamiento o el examinarlas en sus detalles; sin embargo, sólo se deben considerar las similitudes que ellas puedan contener, pues son éstas las que en un momento dado confunden al consumidor medio. En opinión de este despacho, entre la expresión que se pretende registrar DERMALEX y la marca en que se basa la observación DERMAX, no existe semejanzas que induzcan al consumidor a error; pero por el contrario, entre aquella y la marca previamente solicitada por un tercero DERMADEX, existen similitudes que inducirán al consumidor a error y, por consiguiente, ambas marcas no pueden coexistir en el mercado pues generarían confusión en el público. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

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RESOLUCION Nº. 1610 DICTADA POR EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al recurrirse la Resolución Nº. 20597 de 17 de noviembre de 1997, el Superintendente de Industria y Comercio, declaró infundada la observación de la sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A. y negó el registro de la marca DERMALEX por existir semejanzas susceptibles de inducir a error a los consumidores con la marca DERMADEX, solicitada por la sociedad FARMACEUTICA COLOMBO BELGA LTDA.

“Sostiene que las marcas no son esencialmente semejantes, si se tiene en cuenta el análisis comparativo de los signos que pretenden amparar productos farmacéuticos.

“Afirma, que se deben omitir de la comparación, aquellas partes del signo que correspondan a elementos genéricos, prefijos o sufijos.

“DERMA es una expresión genérica de los productos comprendidos en la clase 5ª, y corresponde a un prefijo proveniente del griego y cuyo significado es piel, como en DERMATITIS, DERMATOESQUELETO, DERMATOLOGIA.

Tienen en común los prefijos DERMA Y DERM, términos de los cuales trae definiciones del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua

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“3. Que para decidir el recurso de apelación interpuesto, es preciso efectuar los siguientes comentarios:

“La marca cumple la función de individualizar en el mercado los productos o servicios de un empresario, de los productos o servicios de otro empresario.

“Esa función diferenciadora de la marca no se cumpliría si coexistieran en el mercado marcas registradas semejantes o idénticas, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error.

“La mencionada confusión puede presentarse de diversas formas. A este respecto cabe resaltar lo señalado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en interpretación prejudicial proferida en el proceso número 09-IP-94, según la cual “la relación entre la aproximación de los signos y de los productos o servicios, como punto de partida para el examen comparativo de dos marcas, como antecedente en la determinación del riesgo de confusión, ha llevado a los tratadistas a distinguir dos clases de confusión; la directa y la indirecta. Por la primera se induce al comprador a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. En este caso la identidad se produce en los...