PROCESO No. 25-IP-97

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 25-IP-97

Interpretación prejudicial de los artículos 81 en concordancia con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 81 de la citada Decisión 344 en concordancia con el artículo 128 ibídem; artículos 146 y 147, ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez. Registro de la Marca: “CAFÉ ORIENTE (MIXTA)” de Gustavo Adolfo Peñaranda Ayala. Expediente Interno N° 3978.

Quito, enero 30 de 1998

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

La solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 en concordancia con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 81 de la citada Decisión 344, en concordancia con el artículo 128 ibídem; artículos 146 y 147, ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera y remitida por intermedio del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, es requerida dentro del trámite interno en el cual se demanda la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nº 385 de enero 18 de 1995 y 290 de febrero 23 de 1996, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden negó el registro de la marca “CAFÉ ORIENTE (MIXTA)” para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza.

El Consejero Ponente, en el informe sucinto a que se refiere el literal c) del artículo 61 del precitado Estatuto, considera como hechos relevantes para la Interpretación Prejudicial, los siguientes:

"a) La parte actora solicitó el 25 de agosto de 1994 el registro de la marca CAFÉ ORIENTE (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional.

"b) Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se formularon observaciones por parte de terceros. No obstante, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 385 de enero 18 de 1995, por medio de la cual se negó el registro de la marca solicitada, con fundamento en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, bajo la consideración de que “en este caso entre la expresión que se solicita CAFÉ ORIENTE (ETIQUETA) y la marca registrada por un tercero ORIENTE (para la misma clase 30), existe semejanza ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error. Basta para que un signo sea considerado irregistrable, el que sea idéntico o se asemeje, en forma que pueda inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero...”.

c) Contra el anterior acto se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 290 de 23 de febrero de 1996, en el sentido de confirmarlo.

d) La parte actora considera que los actos acusados violan las siguientes normas comunitarias, por las razones que se sintetizan a continuación:

"- El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con el literal a) del artículo 83 ibídem, pues se negó el registro de la marca solicitada, ignorando que es novedoso, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, en el año de 1983 la tostadora CAFÉ ORIENTE se inscribió ante la Federación Nacional de Cafeteros, y en 1983 lo hizo ante la Cámara de Comercio de Cúcuta, lo que prueba el uso continuo de la enseña comercial CAFÉ ORIENTE.

"- El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 128 ibídem, pues al expedir el primero de los actos acusados, la Administración se abstuvo de determinar el mejor derecho que tiene la demandante sobre la enseña comercial CAFÉ ORIENTE, inscrita desde 1983 en la Cámara de Comercio de Cúcuta.

"- Los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no interpretaron ni aplicaron correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas. También se violaron dichas normas, por cuanto la Administración no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo de expedir las resoluciones acusadas

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El Tribunal estima necesario ampliar los conceptos y los hechos contenidos en otras piezas procesales adjuntas al expediente remitido, y que son:

1. Resolución 290 de 23 de febrero de 1995, ratificatoria de la anterior

   La Oficina Nacional Competente, a través del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, previa a su resolución, procede al análisis de los fundamentos del recurso de apelación radicado en esa dependencia el 7 de febrero de 1995, anotando, que según el impugnador, la marca solicitada “está compuesta por dos partes, la primera denominativa, que en su contexto incluye el término CAFÉ, que explica el tipo de producto que pretende distinguir la marca, al lado está el vocablo ORIENTE que es un término de fantasía, creado en forma arbitraria”.

   La segunda es la etiqueta, la cual consiste en la expresión CAFÉ ORIENTE, escrito en letras mayúsculas característica y especiales, en la parte superior de la etiqueta se observa una figura caprichosa que asemeja un sol y en el se destaca la palabra simplemente explicativa CAFÉ, debajo de todo este conjunto se destaca una taza de humeante café

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   Afirma el recurrente que más que los vocablos en sí, la combinación de palabras y figuras es lo que pretende registrarse

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   Y que no debe pasarse por alto que la marca por la cual se niega el registro corresponde al vocablo ORIENTE

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   Como criterios propios de sus consideraciones el ente administrativo, hace relación a las funciones que cumple la marca como es la de “individualizar en el mercado los productos o servicios de un empresario, de los productos o servicios de otro empresario”, función distintiva que no se cumpliría si coexistieran en el mercado marcas semejantes o idénticas para productos iguales o semejantes.

   Asevera en su conclusión final y tomando como antecedente la doctrina jurisprudencial del Tribunal Andino, en el caso 09-IP-94 y las reglas dadas por el tratadista Pedro Breuer Moreno acogidos en dicha interpretación, de que los signos “arroja confusión, pues si bien los signos confrontados no son idénticos también lo es que se encuentra entre ellos una evidente similitud susceptible de inducir a error al público consumidor si coexistieran en el mercado”.

2. Demanda presentada por el apoderado del actor señor Gustavo Adolfo Peñaranda

   Defiende la registrabilidad del signo propuesto, expresando, en primer término que “la tostadora CAFÉ ORIENTE, se encuentra inscrita ante la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, bajo el certificado de inscripción número 44-710-1” de 1996.

   Anota que el actor cuenta con un establecimiento de comercio de su propiedad distinguido con la enseña comercial “INDUSTRIAS ORIENTE”, inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta desde el 26 de Diciembre de 1983 bajo el número de matricula 17148, para la actividad “el procesamiento y venta de café”, nombre y enseña comercial que se encuentran protegidas en la Decisión 344 por el artículo 128.

   Aclara que pese a que apenas en 1994 se solicitó el registro de la marca CAFÉ ORIENTE, ésta ha sido usada desde 1963 cuando se inscribió, como se anota anteriormente en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el nombre CAFÉ ORIENTE.

   En cuanto a la expresión “ORIENTE”, ésta hace relación a la región de Colombia donde se produce por parte del actor CAFÉ, por lo que se concluye “que tal expresión es simplemente explicativa”.

   Recurre a criterios jurisprudenciales de este Tribunal para resaltar que es necesario destacar en una marca mixta cuál es el elemento o la dimensión con mayor característica (Proceso 4-IP-94), para llegar a su propio criterio de que en la marca CAFÉ ORIENTE, “es evidente que predomina el elemento, gráfico...