PROCESO 18-IP-96

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 18-IP-96

Solicitud de interpretación prejudicial de los Artículos 81, 82, 96, en concordancia con el Artículo 83 literal a); 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; los dos últimos en concordancia con el Artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de dicho Acuerdo, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Nacional Nº 3384, actor: Sociedad Espumas Plásticas S.A., marca “POLIFOAM”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

En Quito a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete.

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodriguez Rodríguez, ha presentado a este Tribunal solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 96 en concordancia con el Artículo 83 literal a); 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en relación con el caso arriba identificado.

Que este Tribunal es competente para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional, conforme lo establecido por los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Que la Sociedad Espumas Plásticas S.A., por intermedio de su apoderado, demanda la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 50565 de diciembre 21 de 1994, por la cual se negó el registro de la marca POLIFOAM para distinguir productos comprendidos en la clase 24 de la clasificación Internacional de Niza, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y del acto administrativo presunto mediante el cual se resolvió de manera negativa el recurso de apelación interpuesto contra la indicada resolución.

Que el Consejero Ponente considera relevantes los siguientes hechos:

a) “La parte actora solicitó el registro de la marca POLIFOAM para distinguir productos de la clase 24 Internacional, y publicada como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros.”

b) La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución cuya nulidad se demanda, por medio de la cual se negó el registro de la marca POLIFOAM ya que se argumenta que encuadra en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “...que prohibe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a otros ya registrados o solicitados para registro por un tercero para los mismos productos o servicios o para aquellos productos o servicios en que puede inducir al público a error”, estando registrada la marca POLIFOM para distinguir los productos comprendidos en la misma clase 24, a nombre de Textiles Telaraña S.A. según certificado Nº 96914, vigente hasta febrero 28 del año 2002, ya que entre estas dos marcas existe semejanza ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error. También se consigna en la parte motiva de dicho acto, que “basta para que un signo sea considerado irregistrable, el que sea idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero, por lo que este despacho considera innecesario pronunciarse sobre la identidad o similitud que la mencionada marca pueda tener con otras anteriormente registradas o solicitadas a terceros, o sobre si ésta incursa en cualquier otra causal de irregistrabilidad”.

c) La Sociedad actora interpone recurso de apelación, con base en los siguientes argumentos:

1. “Una sola letra como parámetro diferenciador no puede ser el fundamento de la negación de un registro, como en el caso de POLIFOAM con POLIFOM.”

2. “POLI es una voz castiza que significa pluralidad o abundancia.”

3. “POLI es un elemento común en una serie de expresiones que son objeto de registro. No constituyen la esencia de la marca, dado que ésta se configura cuando se le adicionan letras que pueden variar la expresión, como es el caso de FOAM”.

4. En la clase 24 están registradas marcas como Politex, Politron, Policoton las cuales incluyen el genérico POLI.

5. Por estos argumentos es procedente el registro de la marca solicitada para distinguir los productos de la clase 24 Internacional. Según la actora cuando se efectuó el examen de registrabilidad por la División de Signos Distintivos dictaminándose que la marca POLIFOAM, era confundible con la marca POLIFOM la División de Signos Distintivos no tuvo en cuenta que el signo POLIFOAM, clase 24 constituye una modificación al signo genérico POLI clase 24 y no tuvo en cuenta que en reiteradas ocasiones la Superintendencia de Industria y Comercio ha estimado que todo signo que constituya modificación a un signo génerico o descriptivo es susceptible de registro como marca para distinguir los productos o servicios que se identifican con el respectivo signo génerico o descriptivo.

   Considera la actora que se violaron las Normas Comunitarias por cuanto la División de Signos Distintivos no aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre el Registro de marcas, pues de haberlo hecho en forma correcta habría advertido que en aplicación de las mismas y con anterioridad a la fecha que expidio el acto administrativo de negatorio de registro, concedió a nombre de diferentes titulares el registro de varias marcas que consisten en la modificación del signo POLI.

   También alega la actora que se violaron las normas comunitarias por cuanto la División de Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvo de expedir la resolución de negatoria de la solicitud de registro de marca.

   CONSIDERANDO:

   I NORMAS A INTERPRETARSE

   Que este Tribunal considera prescindible la interpretación prejudicial del artículo 82 de la Decisión 344, que señala algunas causas de irregistrabilidad, por no ser necesario en el presente caso, procediendo así a la interpretación de las demás normas comunitarias requeridas, cuyo texto se transcribe a continuación:

   DECISION 344

   Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

   .

   “Artículo 83: Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error

   .

   Artículo 96. Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada

   .

   Artículo 146. Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

   Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la...