PROCESO No. 15-IP-97

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO N° 15-IP-97

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j), 96, 146 y 147 e interpretación de oficio del artículo 89 inciso primero 1 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Consejero de Estado doctor Manuel Urueta Ayola, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Número 3668. Asunto: registro de la marca "CODE BLEU (etiqueta)", en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza, por parte de la empresa "SOCIEDAD MARCAS Y FRANQUICIAS S.A.".

Quito, noviembre 21 de 1997.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante el Consejero Ponente Dr. Manuel Urueta Ayola, en cumplimiento de auto de 11 de abril de 1997, dictado en el proceso con expediente N° 3668, promovido por la Sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A. para obtener la nulidad de la resolución 12.542 de 19 de julio de 1995 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal j), 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que, en el proceso instaurado por la sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A., se pretende obtener la nulidad de la Resolución N° 12.542 mediante la cual se niega el registro de la marca CODE BLEU (etiqueta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza y del acto administrativo que resuelve en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra dicha resolución y en consecuencia, se restablezca el derecho presuntamente violado, ordenando el registro de la marca CODE BLEU (etiqueta) a nombre de la sociedad actora.

Que, el Consejero Ponente ha considerado como elementos o puntos esenciales para emitir informe sucinto, los siguientes:

1. "La Sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A. solicitó el registro de la marca CODE BLEU (etiqueta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, expediente administrativo núm. 93424.728, cuyo extracto se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial, de 11 de marzo de 1994."

2. "El 27 de abril de 1994, el señor Octavio Jaramillo Correa formuló oposición contra el registro de la marca. Posteriormente, mediante memorial, desistió de la demanda de observación, el 29 de noviembre de 1994."

3. "La División de Signos Distintivos expidió la resolución núm. 12.542 de 19 de julio de 1995 cuya nulidad se demanda, por medio de la cual aceptó el desistimiento del señor Octavio Jaramillo Correa y decidió negar el registro de la marca, con fundamento en las siguientes consideraciones:

   "TERCERO.- Que la marca CODE BLEU (ETIQUETA) cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistabilidad, contenida específicamente en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro como marca de los signos que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado, sin permiso de la autoridad competente del respectivo Estado.

   "CUARTO.- Que el examen de registrabilidad implica establecer si el signo cuyo registro se solicita cumple todas las condiciones legales para servir como distintivo de un producto o servicio en el tráfico comercial. Se pretende con lo anterior, entre otros, evitar que estas expresiones puedan confundir al consumidor sobre la procedencia de los bienes para los cuales la marca ha de usarse. Además, porque es un derecho de los estados que su nombre no sea utilizado sin su consentimiento en labores comerciales por parte de terceros.

   "QUINTO.- Que la etiqueta solicitada reproduce el nombre de un estado, en este caso JAPON, razón por la cual este despacho considera que la marca mixta solicitada encuadra en la causal de irregistrabilidad mencionada en el tercer considerando".

4. "Contra la resolución citada anteriormente se interpuso recurso de apelación, mediante el cual se expusieron los fundamentos jurídicos de la petición, así:

   "... 1. En primer lugar el literal j) citado anteriormente (se refiere al artículo 82 de la Decisión 344) permite el registro como marca de los nombres de Estados y organizaciones internacionales cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal.

   "En el presente caso, la marca solicitada en su aspecto nominativo es CODE BLEU signo que no hace mención del nombre de Japón, lo que permite deducir que mi mandante lo único que quiere registrar en su aspecto NOMINATIVO es la expresión CODE BLEU, de tal manera que no pueda afirmarse que el nombre de JAPAN sea el elemento distintivo principal de tal signo.

   "De suprimirse tal expresión en la etiqueta del signo solicitado, no se altera la esencia de la marca, pues la parte NOMINATIVA de la marca es CODE BLEU.

   "2. Cabe precisar que en la etiqueta se observa claramente que la expresión JAPAN, es simplemente accesoria y nunca principal, por lo cual constituye el aspecto distintivo principal del signo solicitado CODE BLEU.

5. "La entidad demandada ha concedido el registro de signos que en su forma NOMINATIVA llevan inserto el nombre de algún ESTADO legalmente reconocido y que en la actualidad se encuentran vigentes, como por ejemplo: Austria (nominativa), USA crema (nominativa), Mónaco (nominativa), Club Colombia (nominativa), Canada Dry Green (nominativa), Finlandia (mixta), Albany (nominativa)."..."

   Que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estima necesario considerar otros aspectos y hechos dentro del proceso administrativo así como en la demanda judicial:

   a) Recurso de apelación

   La actora, Sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A., en recurso de apelación interpuesto contra la resolución 12.542 de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, plantea se tengan en consideración los siguientes hechos:

   "CUARTO: Contra la solicitud de registro de la Marca CODE BLEU (MIXTA) solicitada por la sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A., el señor OCTAVIO JARAMILLO CORREA, formuló demanda de observaciones contra el registro de la marca referida, con base en la solicitud prioritaria del registro de la marca CODE BLEU para distinguir productos comprendidos en la clase 25 Internacional, que se tramita bajo el expediente número 92265.501."

   "QUINTO: El señor OCTAVIO JARAMILLO CORREA, cedió mediante documento privado, en favor de la sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A., los derechos sobre la solicitud prioritaria del registro de la marca CODE BLEU (NOMINATIVA) en la clase 25 internacional, que se tramita bajo el expediente número 92265.501.

   "Tal documento, se radicó bajo el expediente mencionado, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el día dos (02) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995).

   Así mismo, de conformidad con la cláusula TERCERA, numeral 4), del Contrato de Cesión, el señor OCTAVIO JARAMILLO CORREA se compromete con la sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A., a retirar la demanda de observaciones formulada contra la solicitud de registro de la marca CODE BLEU (MIXTA) en la clase 42 Internacional, que se tramita bajo el expediente 93424.724.

   Así mismo, manifiesta la parte actora en el recurso de apelación como motivos de inconformidad con la resolución denegatoria de la marca CODE BLEU (MIXTA), lo siguiente:

   "TERCERO: En materia de Propiedad Industrial, la regla general es la registrabilidad de los signos, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

   "En el presente caso, no puede aplicarse el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por los siguientes motivos:

   "a. El signo JAPAN que hace parte de la marca solicitada por mi mandante, es simplemente explicativo y accesorio.

   2. Mi mandante, la sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A., no pretende en manera alguna apropiarse del signo JAPAN ya que como lo expuse anteriormente, tal signo es simplemente explicativo y accesorio del signo y no constituye en manera alguna el signo distintivo principal de la marca CODE BLEU.

   "c. El elemento principal del signo es la expresión CODE BLEU acompañado de la etiqueta, ya que se trata de una marca MIXTA, donde es absolutamente evidente que la expresión JAPAN es accesoria, y en tal virtud no es la parte que le da distintividad".

   b) Demanda ante el Consejo de Estado

   En la demanda se solicita sea declarada la nulidad del artículo segundo de la Resolución 12.542 de 19 de julio de 1995 y del acto administrativo presunto, mediante el cual se resuelve en forma negativa el recurso de apelación contra dicha resolución y en consecuencia, sea restablecido el derecho para la sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A., concediéndole el uso de la marca CODE BLEU (ETIQUETA).

   Entre los argumentos que aduce la parte actora, se destacan los siguientes:

   1. "Los actos administrativos demandados violan las siguientes normas legales y comunitarias:

      "1. El artículo 81 de la Decisión 344 de la...