PROCESO No. 10-IP-97

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 10-IP-97

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez; e interpretación de oficio de los artículos 56, 58 literales a) y c) y 76 de la Decisión 85 y 113 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344. Caso: Nulidad del registro de la marca "COLSUBSIDIO", de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR, COLSUBSIDIO. Expediente Interno N° 3007.

Quito, septiembre 24 de 1997

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

La solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, y remitida por intermedio del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, dentro del Proceso Interno N° 3007, en el cual el abogado Carlos Adolfo Chávez Fabre, actuando en su propio nombre "y en interés general" requirió la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 012818 de 12 de diciembre de 1985, expedida por la hoy División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca "COLSUBSIDIO" en favor de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR, COLSUBSIDIO, para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 del nomenclator Internacional de Niza.

El Consejero Ponente, en el informe sucinto a que se refiere el literal c) del artículo 61 del precitado Estatuto, considera como hechos relevantes para la Interpretación Prejudicial, los siguientes:

"1° El 9 de diciembre de 1982, la Caja Colombiana de Subsidio Familiar, en adelante COLSUBSIDIO, por intermedio de apoderado, solicitó a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca "COLSUBSIDIO" para distinguir servicios varios de los prestados por hoteles, restaurantes, cafeterías, clínicas, hospitales, centros de salud, consultorios, guarderías y similares, comprendidos en la clase 42 del Decreto 755 de 1972, y publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones contra el registro de dicha marca.

"2° Mediante la resolución cuya declaratoria de nulidad se impetra, previa consideración acerca de "Que la solicitud de registro de la marca contenida en las presentes diligencias reúne los requisitos previstos en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena", se concedió el registro de la marca.

"3° La parte actora aduce, en resumen, lo siguiente:

- Que en razón al carácter genérico que posee la marca COLSUBSIDIO, ella incumple la función distintiva que le permite diferenciar los productos de una empresa con la otra.

- Que el vocablo admitido como marca constituye un ámbito general que incorpora especies o categorías de servicios que integran un género y que, por lo tanto, "...la función diferenciadora en cuanto a los servicios que se pretende distinguir, subsidios, es inexistente", e impide que terceros puedan prestar servicios de aquellos que incluye la clase internacional para lo cual se concedió su registro.

- Que "... Se trató de identificar el servicio que se incorpora con la Clase 42 Internacional, con el término genérico subsidio, antecedido de la partícula denominativa COL, la cual constituye una indicación de procedencia que es igual que las denominaciones de origen, tienen una denominación colectiva, esto es, que el derecho de EXCLUSIVA pertenece a todas las empresas radicadas..." en Colombia.

- "Que la marca COLSUBSIDIO sirve para describir servicios, los cuales forman parte de un subsidio, y por lo mismo se confunde con el registro marcario subsidio.

"4° Por su parte, el apoderado judicial de COLSUBSIDIO sostiene lo siguiente:

- Que la expresión COL tiene significado propio en el idioma español, el cual no guarda relación alguna con Colombia o con cualquier otra región.

- Que la expresión COL tiene diferentes significados en otros idiomas, de tal manera que la misma no puede constituir una denominación de origen o indicación de procedencia.

- Que la expresión COL es utilizada por un sinnúmero de regiones geográficas, sin que se pueda afirmar que la misma identifica a una región geográfica determinada.

- Que las indicaciones de procedencia directas requieren la utilización completa del nombre del lugar geográfico, por lo cual la expresión COL no es una de ellas.

- Que las indicaciones de procedencia indirectas incorporan banderas, paisajes, trajes típicos, etc. u otra representación que permita inferir la procedencia del producto y por ello la expresión COL no constituye una indicación indirecta de procedencia.

- Que el radical COL, de la marca COLSUBSIDIO, no es indicativo de la procedencia de ningún producto, pues dicho registro de marca ampara servicios comprendidos en la clase 42 internacional.

- Que aún en el evento de considerarse al radical COL como una indicación de procedencia, el mismo no afectaría la legalidad de la marca COLSUBSIDIO, por cuanto la misma no genera confundibilidad en el público consumidor respecto del origen de los servicios que ella presta.

- Que por el contrario, la marca COLSUBSIDIO es distintiva, al punto que ella es notoria entre el público consumidor".

El Tribunal considera necesario extraer los puntos esenciales de otros documentos agregados al proceso interno:

1. Demanda ante el Consejo de Estado

   El actor al impugnar el registro de la marca COLSUBSIDIO como genérica, se fundamenta en que una marca no puede ser tal, "cuando la denominación por sí sola incorpora el producto o servicio que se pretende distinguir", y en el caso concreto basta pronunciar el vocablo para identificar automáticamente el servicio con todas sus características, entablándose una íntima relación entre el vocablo COLSUBSIDIO y el servicio que el mismo distingue, como es, ofrecer al público una serie de ventajas, servicios, beneficios, privilegios, etc., "lo que sumado en conjunto significa ‘SUBSIDIO’".

   Expresa el demandante que "así las cosas el acto jurídico que concedió el registro de marca COLSUBSIDIO viola esta norma ya que sirve para describir servicios, los cuales como ya se dijo forman parte de un subsidio, y por lo mismo se confunde con el registro marcario subsidio".

2. Contestación de la demanda

   Por haber sido también demandada, la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR, COLSUBSIDIO, en su contestación sustenta las siguientes alegaciones:

   a) La concesión de la marca se efectuó bajo los requisitos establecidos en los artículos 56, 58, 59, 60 y 61 de la Decisión 85 y que bajo esas normas se procedió al estudio de registrabilidad de la marca por parte de la Oficina Nacional Competente.

   b) Contradice la demanda como inepta, por cuanto no debía sustentarse en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sino, en el artículo 596 del Código de Comercio.

   c) Acusa al actor que incurrió "en grave error al enjuiciar el acto administrativo demandado" con fundamento, entre otros, en la violación de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "toda vez que dichas normas no estaban vigentes para el momento en que se profirió el acto administrativo aquí demandado" y el mismo debe ser juzgado a la luz del derecho vigente al momento de su expedición y no con la legislación posterior.

   d) Con la marca COLSUBSIDIO "no se distingue, como lo afirma el actor, servicios de SUBSIDIOS, sino aquellos servicios señalados en el numeral 2° de la Resolución atacada", entre otros Supermercados, servicios prestados en las clínicas, servicios prestados por hoteles, restaurantes, etc.

   e) Sostiene en su defensa que la expresión SUBSIDIO no es un servicio en sí mismo, sino que los productos o servicios prestados por las Cajas de Compensación Familiar son subsidiados dentro de un programa de seguridad social. En efecto, "el subsidio familiar, puede ser de un lado el subsidio familiar monetario, que implica un incremento de los ingresos reales y nominales de los trabajadores y, de otro lado, mediante la atención al núcleo familiar a través del subsidio en servicios o en especie reconocido en salud, nutrición, educación, vivienda, crédito de fomento para industrias familiares, recreación y mercadeo, que conllevan un aumento en la capacidad adquisitiva de la población". (El resaltado y subrayado son del texto de origen).

   f) Ratifica que la expresión SUBSIDIO no es un término genérico pues no identifica a un servicio y mucho menos a un servicio ni a un producto, sino que obedece "a una calificación jurídica ligada a un producto o servicio que es prestado a un menor costo...".

   g) Sobre el calificativo dado por el actor de que el vocablo COL es una denominación o indicación de origen, la demandada niega este hecho con el argumento de que "Colombia no es la única región geográfica que hace uso de la raíz COL para formar su nombre y por vía ejemplificativa anota otros como Colombia en México, Colonia en Alemania, Colón en Panamá, etc.

   h) Advierte que la indicación de procedencia solamente se predica de la expresión que directa o indirectamente se consigna sobre un artículo, producto o mercancía y no frente a un servicio y que por lo tanto las denominaciones de origen como las indicaciones de procedencia son aplicables sólo a las marcas de producto.

   i) Sobre la descriptibilidad de la marca...