Proceso No. 7-IP-96

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Proceso Nº 7-IP-96

Solicitud de Interpretación Prejudicial presentada por el doctor Rodrigo Ramírez González, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, registro de la marca ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE, expediente N° 3202. Interpretación prejudicial de los artículo 58, literales c) y g) de la Decisión 85; artículo 73, literales d) y e) de la Decisión 313 y artículos 82, literal d), 83, literales d) y e), 89 y 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Quito, Agosto 29 de 1997

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente doctor Rodrigo Ramírez González, solicita a este Tribunal comunitario, la interpretación por vía prejudicial de los artículos 58, literal c) de la Decisión 85, 72 literal d) y 73 literales d) y e) de la Decisión 313, y artículos 82 literal d), 83 literales d) y e), 89 y 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Que dicha solicitud tiene origen en el proceso interno, instaurado por la Sociedad Refinadora de Maíz Venezolana Compañía Anónima REMAVENCA, expediente N° 3202, sobre nulidad de las resoluciones 5530 de 17 de julio de 1990, del jefe de la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, de la resolución 9959 de julio 23 de 1993 del jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia y 1992 de septiembre 19 de 1994, proferida por la antedicha Superintendencia mediante la cual se confirma la Resolución 5530 de 1990 y se modifica el artículo segundo de la Resolución 9959 de 1993, correspondiente al registro de la marca “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”, otorgado a favor de la Sociedad Productos de Maíz S.A. PROMASA.

Que verificados por este Tribunal Comunitario en el expediente adjunto a la consulta, los documentos sobre solicitud de registro, la petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio no fue simplemente la marca “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”, sino que tal como fue presentada, se trata de una etiqueta con un conjunto de características descriptivas y gráficas que al examinarse en su conjunto dan la inevitable sensación de identidad gráfica y denominativa, lo cual constituyó materia importante para decidir sobre su registrabilidad.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena es competente para pronunciarse sobre la interpretación solicitada, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su Creación.

Que igualmente el Consejo de Estado de Colombia está facultado para proponer la mencionada solicitud de interpretación conforme al artículo 29 del citado Tratado.

Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad, enumerados en el artículo 61 de la Decisión 84, Estatuto del Tribunal y con el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación, los cuales se transcriben así:

“...4. HECHOS DE LA DEMANDA

“Se alega en la demanda que la sociedad REFINADORA DE MAIZ VENEZOLANA COMPAÑIA ANONIMA -REMAVENCA-, en el año de 1960 lanzó al mercado venezolano una harina de maíz refinada precocida que identificó con la marca P.A.N., fabricación que fue autorizada por la Dirección de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de la República de Venezuela, autorización inscrita bajo el N° A-16.324.

“REMAVENCA obtuvo el registro de la marca mixta P.A.N, bajo el N° 54.084-F de marzo 14 de 1968 para distinguir toda clase de productos elaborados a base de maíz o productos premezclados de maíz y otros cereales (clase 46 de la Clasificación Venezolana). La marca registrada consiste en una etiqueta de color amarillo, en la cual aparece un conjunto formado por una figura femenina con turbante blanco con pepas rojas, una figura azul sin forma determinada que dice “masa al instante” y un círculo azul con una mazorca de maíz a la izquierda y un óvalo rojo a la derecha. El círculo tiene escritas las palabras “P.A.N.” harina de maíz refinada precocida y el óvalo dice “Para las más deliciosas arepas”. En su parte inferior dice: “Productos Alimenticios Nacionales”.

“La marca mixta P.A.N. que identifica el producto de REMAVENCA, ha sido usada en Venezuela durante 35 años aproximadamente y en virtud de su difusión es notoriamente conocida en el mercado venezolano desde hace más de veinte años.

“La sociedad PRODUCTOS DE MAIZ S.A. PROMASA, domiciliada en Bogotá, mediante solicitud de fecha 24 de noviembre de 1978, radicada bajo el expediente N° 178.098 solicitó ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca que describe en la respectiva solicitud en los siguientes términos:

“‘Etiqueta cuadrada de fondo amarillo dividida en tres secciones: en la primera al borde izquierdo y en color rojo se leen las expresiones Productos Alimenticios Nacionales, For Export Only (Solamente para exportación). Productos de Maíz S.A. LMSP -A000180/IV-76 AA 80330 y en el centro una figura de bordes rojos con la expresión EXPORTVEN.

“‘En la parte derecha apreciamos el conjunto esencial donde se ve una elegante trigueña con turbante en blanco de bordes azules y pepas rojas, rematando en su parte inferior con grandes aretes. Una expresión de admiración en blanco “Masa al Instante!” se ve sobre una figura estriada de fondo azul y bordeada de blanco. Terminado el cuello de la doncella se aprecia un círculo de gran tamaño, fondo azul y borde blanco donde aparecen las letras explicativas P.A.N. en blanco y bordes rojos, debajo “Harina de Maíz Refinada precocida”, al lado izquierdo de lo descrito sobresale una mazorca de maíz semidescapachada, a su lado una figura de fondo rojo y bordes blancos dentro de la cual se leen las expresiones para las más deliciosas Arepas. Para rematar en la parte inferior de esta sección aparece un semicírculo también de fondo azul y las mismas letras explicativas P.A.N.. En la segunda sección en su centro aparece un semicírculo de fondo blanco y bordes azules con las instrucciones para los diferentes usos. Se reivindica todo el conjunto de la etiqueta con sus colores amarillo, azul, blanco y rojo; a excepción de las letras P.A.N. que son explicativas’.

“En la solicitud PROMASA le atribuye un carácter explicativo a las letras P.A.N. que no tienen (pues nada explican en relación con la Harina de maíz refinada y precocida) con el doble propósito de obtener indirectamente su registro y vulgarizar la marca P.A.N. de propiedad de REMAVENCA.

“La expresión EXPORTVEN que se incluye dentro del conjunto es un elemento tendiente a engañar al público consumidor sobre la procedencia y lugar de fabricación del producto (Venezuela), como lo reconoció la propia Superintendencia.

“El empaque que presenta PROMASA como modelo de la etiqueta que pretende registrar, contiene una sección con las instrucciones para los diferentes usos del producto que incluye alimentos típicos de la cocina venezolana (Hallaquita, Hallaca, Majaretes, Atoles, Polentas y Pelones), con el propósito de inducir al público a creer que el producto proviene y es fabricado en Venezuela.

“...5. FUNDAMENTOS DE DERECHO

“En los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas:

“a) Artículo 82 literal d) de la Decisión 344; Artículo 72 literal d) de la Decisión 313 y Artículo 58 literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación, por cuanto la administración concedió el registro como marca de las siguientes expresiones: “FOR EXPORT ONLY (SOLAMENTE PARA EXPORTACION); “MASA AL INSTANTE!”; “HARINA DE MAIZ REFINADA PRECOCIDA” PARA LAS MAS DELICIOSAS AREPAS”.

“El registro de la marca se concedió para distinguir productos de la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, se comprende entre otros, la harina de maíz. Las mencionadas expresiones consisten exclusivamente en indicaciones para describir el destino de los productos en que han de usarse, características de los mismos y el nombre genérico del producto y por ende son irregistrables y no pude recaer un derecho de exclusiva sobre las mismas. Al ser registradas como parte del conjunto de la etiqueta, con la expresa indicación de que son reivindicadas, se violaron directamente las disposiciones citadas.

“b) Artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 y artículo 73 literales d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigentes en la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, por falta de aplicación, si se tiene en cuenta que la marca mixta P.A.N. cuyo titular legítimo es REMAVENCA, es notoriamente conocida en Venezuela, país miembro del Grupo Andino, desde una fecha anterior a la solicitud de registro de marca presentada por PROMASA, por lo que la Administración estaba obligada a decidir sobre la registrabilidad de la marca a la luz de las normas vigentes al momento de su concesión.

“c) Artículo 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio al disponer la exclusión de la denominación EXPORTVEN de la etiqueta, modifica de oficio la solicitud, con lo cual se infringe esta norma, vigente al momento de proferirse la Resolución, ya que sólo el peticionario puede modificar la solicitud y la administración se debe limitar a requerir a éste para que introduzca las modificaciones pertinentes; además, todo requerimiento de modificación debe tramitarse de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la misma Decisión, trámite omitido. La solicitud inicial sólo puede modificarse en relación a aspectos secundarios y en ningún caso cambiar el signo. La denominación EXPORTVEN dentro del conjunto solicitado como marca, es elemento esencial. Su exclusión implica un cambio del signo solicitado como marca.

d) El...