PROCESO No. 27-IP-96

PROCESO N° 27-IP-96

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, (Expediente Interno N° 3420). Caso: Inscripción de la marca MANIA, clase 29, de la Sociedad Torrecafe Aguila Roja y Cia. Ltda.

Quito, abril 16 de 1997

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso por el cual se pretende la nulidad de la Resolución 001997 de 31 de enero de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicita, en cumplimiento del auto de 15 de Julio de 1996, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena al aceptar la solicitud admite la competencia del Consejo de Estado de la República de Colombia para requerir la intepretación conforme al artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, y que éste a su vez, tiene competencia para resolver según el artículo 28 ibídem.

Que la solicitud enviada al Tribunal Comunitario reúne los requisitos puntualizados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184).

Que el Consejero Ponente señala como informe sucinto, los hechos siguientes:

“1°: La sociedad TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA. LIMITADA presentó la solicitud de registro de la marca MANIA, clase 29, tramitada bajo el expediente administrativo N° 412282, estando en vigencia la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“2°: Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, contra ella no se formularon oposiciones.

“3°: Mediante Resolución N° 001997 de 31 de enero de 1995, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió negar el registro, argumentando que la marca MANIA, clase 29, era confundible con la marca MANIX, registrada a nombre de ALIMENTOS Y LACTEOS VALECHE LTDA., para distinguir la misma clase de productos.

“4°: Contra la Resolución antes referida se interpuso recurso de apelación el día 21 de febrero de 1995, expresando los fundamentos de su inconformidad, sin que a la fecha de la demanda se hubiera notificado decisión expresa al efecto.

“Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente:

“1°: Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto se ignoró por parte de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que la marca MANIA, clase 29, es un signo perceptible y suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica.

“El signo MANIA se percibe por los sentidos de la audición y de la vista. Se fija rápidamente en la mente del público, quien, además de asimilar con facilidad el sonido de una palabra, lo retiene mejor cuando presenta una evocación especial, vale decir, una idea conceptual, tal como ocurre respecto de este signo.

“Que el signo sea distintivo significa que es individual y singular, de suerte que pueda diferenciarse de cualquiera otro; la distintividad exige que el signo no se preste a confusión con otros ya empleados para distinguir la misma clase de productos.

“La representación gráfica se entiende como “una descripción que permita hacerse una idea del signo objeto de la marca, mediante palabras, figuras o signos”.

“2°: Se violaron los artículos 93 y 95 en concordancia con el artículo 83, literal a) de la Decisión 34 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por interpretación errónea, dado que la solicitud de la marca MANIA, clase 29, no incurría en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión antes citada. La División de Signos Distintivos no tuvo en cuenta que el signo MANIA es un vocablo castizo, con significado propio, en tanto que el signo MANIX es un término arbitrario o de fantasía, carente de significación propia por cuanto no hace parte del idioma castellano.

“Tampoco tuvo en cuenta la División de Signos Distintivos los múltiples antecedentes de registros marcarios en las clases 29 y 30, esta última referente a productos de similar naturaleza a los de la clase 29, caracterizados por consistir en marcas nominativas que, si bien coinciden en la mayoría de letras que la integran, no pierden la fuerza distintiva necesaria que las hace idóneas para identificar los mismos productos elaborados y/o comercializados por empresarios diferentes.

“3°: Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que no se interpretaron ni aplicaron correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas. De lo contrario se habría advertido que en aplicación de las mismas o idénticas disposiciones y con anterioridad a la fecha en que fue expedido el acto administrativo denegatorio de registro aquí solicitado, se concedió, a nombre de diferentes titulares el registro de varias marcas, que consisten en expresiones con coincidencias fonéticas y características idénticas a las expresiones MANIA y MANIX.

Además, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344.

Que el Tribunal considera conveniente apuntar otros conceptos que se han emitido en la documentación allegada al Organismo como la Resolución N° 001997 de 31 de Enero de 1995 de la mencionada oficina nacional competente; del recurso de apelación a la negativa del registro del signo MANIA, de la demanda presentada ante el Consejo de Estado por la Actora, la Sociedad TORRECAFE AGUILA ROJA Y Cia. Ltda. y de la contestación formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio:

1. RESOLUCION N° 001997

   En los considerandos de este acto administrativo se declara:

   “TERCERO: Que la marca MANIX para distinguir todos los productos comprendidos en la misma clase 29, está registrada con certificado 160628, cuyo titular es la sociedad ALIMENTOS Y LACTEOS VALECHE LTDA, vigente hasta el 29 de Abril de 2004.

   “CUARTO: Que el signo MANIA cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad específicamente la contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohíbe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a otros ya registrados o solicitados para registro por un tercero para los mismos productos o servicios o para aquellos productos o servicios en que se pueda inducir al público a error.

   QUINTO: Que la comparación entre dos signos, implica establecer las semejanzas que entre ellas existan para determinar si es posible que confundan al público consumidor o no. En este caso entre la expresión que se solicita registrar, MANIA y la marca registrada por un tercero MANIX, existe semejanza ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error. Basta para que un signo sea considerado irregistrable, el que sea idéntico o se asemeje, en forma que pueda inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero, por lo que este despacho considera innecesario pronunciarse sobre la identidad o similitud que la mencionada marca pueda tener con otras anteriormente registradas o solicitadas por terceros, o sobre si está incursa en cualquier otra causal de irregistrabilidad.

2. RECURSO DE APELACION

   El recurrente refuta la actuación administrativa apelada, argumentando que la expresión MANIA “fue compuesta por el mandante buscando obtener un vocablo atractivo al público por su especial significado. Significado que en lo absoluto se relaciona con los productos que distingue la marca”. Agrega que según el diccionario de la Real Academia Española MANIA significa: “Especie de locura, caracterizada por delirio general, agitación y tendencia al furor. 2. Extravagancia, preocupación caprichosa por un tema o cosa determinada. 3. Afecto o deseo desordenado...”.

   Agrega que la distintividad tiene como objetivo que “el consumidor tenga seguridad en adquirir el producto que quiere. También se busca proteger al comerciante para que terceros no imiten la marca que distingue sus productos”.

3. DEMANDA PRESENTADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

   Sostiene la Sociedad Torrecafé Aguila Roja y Cia. Limitada, los siguientes fundamentos:

   a) Anota, los antecedentes de registros marcarios en las clases 29 y 30, caracterizados por consistir en marcas nominativas, que “si bien coinciden en la mayoría de letras que las integran, no pierden la fuerza distintiva necesaria que las hace idóneas para identificar los mismos productos elaborados y/o comercializados por empresarios diferentes”; como ejemplo señala: RAMA, RAMO, RAMITO, ROMANA, RAMONA, SUPREMO, SUPREMA, etc.

   b) El no extender la demanda a la titular de la marca MANIX, Comercializadora Inlandesa de Productos Lácteos Cia. Ltda (antes alimentos y Lácteos Valeche Ltda.) “obedece al hecho de no haberse opuesto ni presentado escrito de observaciones contra la solicitud de registro de la marca” en tiempo oportuno. “De donde se colige que la mencionada sociedad no tuvo reparo alguno (ni interés directo) contra la solicitud de registro de la marca MANIA...”

4. CONTESTACION POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO A LA DEMANDA PLANTEADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

   Basa la defensa con los siguientes razonamientos:

   a) “Es cierto según lo que consta en el expediente N° 412282 de la División de Signos Distintivos, que efectuada la publicación del extracto no se presentaron oposiciones u observaciones. Sin...