PROCESO No. 32-IP-96

PROCESO Nº 32-IP-96

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 93, 95, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del Consejero ponente Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y del literal a) del artículo 83 de esa misma Decisión. Registro de la Marca DC’OS (mixta) vs DESEO’S (nominativa). Expediente Interno Nº 3478.

Quito, mayo 21 de 1997

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación por vía prejudicial de los artículos 81, 93, 95, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena al aceptar la solicitud admite la competencia del Consejo de Estado de la República de Colombia para requerir esta interpretación conforme al artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, y éste a su vez, tiene competencia para absolverla según el artículo 28 ibídem.

Que la solicitud enviada al Tribunal Comunitario reúne los requisitos puntualizados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184).

Que el Consejero Ponente estima como hechos relevantes para la Interpretación, al decir del demandante los siguientes:

1º El señor VALVANERA ZULUAGA PÉREZ solicitó el registro de la marca DC’OS (mixta), clase 25, expediente administrativo Nº 281920.

2º Dentro del término para formular oposiciones, CONFECCIONES BALALAIKA LTDA. formuló oposición contra el registro de la marca, basándose en el hecho de ser titular del registro de la marca DESEO’S (nominativa) y prioritaria solicitante del registro de la marca DESEO’S (etiqueta)( sic) para distinguir la misma clase de productos.

3º La División de Signos Distintivos expidió la resolución cuya nulidad se demanda, por medio de la cual decidió declarar infundada la oposición formulada por CONFECCIONES BALALAIKA LTDA. y concedió el registro de la marca solicitada por VALVANERA ZULUAGA LOPEZ.

4º Contra la resolución citada anteriormente se interpuso recurso de apelación, mediante el cual se expusieron los fundamentos jurídicos por los cuales la marca DC’OS (mixta) era confundible con la marca DESEO’S, no siendo por lo tanto procedente el registro de aquella para distinguir productos de la clase 25.

Que dicha solicitud tiene su origen en el Proceso interno por medio del cual la sociedad CONFECCIONES BALALAIKA LTDA., pretende obtener la nulidad de la Resolución 5140 de 14 de marzo de 1995 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual declara infundada la oposición formulada por dicha compañía contra la solicitud de registro de la marca DC’OS, presentada por el Sr. Valvanera Zuluaga Pérez.

Que el Tribunal considera oportuno analizar otros criterios que se han emitido en el proceso interno y que se han adjuntado a la solicitud de interpretación, entre éstos los contenidos en la Resolución Nº 5140 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el recurso de apelación interpuesto por la Compañía Confecciones Balalaika, de la demanda ante el Consejo de Estado, y de la contestación de la Superintendencia de Compañías.

1. Resolución Nº 5140

   a) La sociedad oponente fundamenta su derecho en que la marca DC’OS previamente registrada es confundible con la que se pretende registrar y que su derecho es prioritario al nuevo registro.

   b) El funcionario administrativo al considerar los argumentos de la observación manifiesta que entre las dos marcas no existe confundibilidad, previo el análisis sin fraccionamiento de los dos signos. Manifiesta que “No existen entre las marcas DC’OS + GRAFICA (SOLICITADA) y DESEO’S (OPOSITORA), semejanzas capaces de inducir al público consumidor a error, lo que hace necesario evaluar entonces el grado de confundibilidad entre las dos marcas, y a juicio de este despacho la solicitada es suficientemente distintiva y novedosa con respecto de la opositora, pues los elementos gráficos y denominativos, logran una apariencia externa considerable ante la opositora. Para la comparación o el cotejo de dos marcas siendo una mixta DC’OS (SOLICITADA) y DESEO’S (OPOSITORA), debe principalmente atenderse al efecto visual de la figura, que en este caso particular prevalecen ambos factores denominativo y gráfico DC’OS + GRAFICA, acompañado de un tipo de letra y colores especiales característicos, apreciado en su conjunto, será este concepto e imagen el que el consumidor medio fija en el entendimiento, no haciéndose necesario un análisis comparativo de líneas o trazos aisladamente...”, deduce la autoridad administrativa la inexistencia de semejanza entre las dos marcas que induzcan al público consumidor a error.

2. Recurso de apelación

   a) La sociedad opositora rechaza los criterios mantenidos por la autoridad nacional en la resolución Nº 5140 al manifestar que “no podemos entender como en criterio de la Superintendencia de Industria y Comercio, no existe semejanza alguna entre la marca solicitada DC’OS y la marca opositora DESEO’S registrada en la actualidad por mi mandante en la clase 25 Internacional, que pueda inducir a error al público consumidor, máxime cuando las dos marcas distinguen productos de la misma clase”.

   b) Realiza un examen gramatical fonético y gráfico entre los dos signos. Añade que la manera como se leerán las dos expresiones es:

   DC’OS

   ( D E C E O S)

   (Marca solicitada por el Señor VALVANERA ZULUAGA PEREZ en la clase 25 internacional).

   DESEO’S

   (Marca registrada por mi mandante la sociedad CONFECCIONES BALALAIKA LTDA., en la clase 25 Internacional).

3. Demanda presentada por CONFECCIONES BALALAIKA LTDA. ante el Consejo de Estado de la República de Colombia

   a) En su libelo de demanda la actora sostiene que se ha violado el artículo 81 de la Decisión 344 por cuanto la marca DC’OS (mixta) carece de la suficiente fuerza distintiva y recuerda que “la distintividad hace referencia a que la marca o signo marcario sea individual y singular; de suerte que pueda diferenciarse de cualquiera otro. La distintividad es un carácter que le da a la marca la novedad y la especialidad; exige que el signo no dé lugar a confusiones con otros ya empleados para distinguir la misma clase de productos”.

   b) Advierte la violación de los artículos 93 y 95 de la Decisión 344, por cuanto la División de Signos Distintivos “no tuvo en cuenta que en ambas marcas predomina el elemento denominativo y que, aun en el evento en que en la marca DC’OS (mixta) predominaren dos elementos: el denominativo y el gráfico (apreciación subjetiva de la División de Signos Distintivos que resulta bien discutible), continuaría predominando en ambas marcas el elemento denominativo.

   Expresado en otra forma, el hecho de que, según la División de Signos Distintivos, en la marca DC’OS (mixta) predominaren los dos elementos (el denominativo y el gráfico), y en la marca DESEO’S solo predominare el elemento denominativo, no es excluyente de la circunstancia de que en las dos marcas predomine, de todas formas, el elemento denominativo”.

   c) Recurre a los mismos razonamientos y motivos de confundibilidad expresados en el recurso de apelación sobre la identidad visual, ortográfica, gráfica, auditiva e ideológica, admitiendo que ambos signos son “similares y confundibles”, “coinciden en la combinación de la mayoría de las letras que los componen”, “ambos signos presentan trazos iguales”, “presentan idéntica pronunciación fonética”, “presentan la misma idea conceptual”, en referencia a cada una de las identidades señaladas.

4. Contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio

   Al defender la validez de la Resolución Nº 5140 la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que la Oficina Nacional Competente en aplicación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 “procedió a efectuar el respectivo estudio de confundibilidad entre DC’OS (mixta) (solicitada para la clase 25) y DESEO’S (opositora) concluyendo acertadamente que no existen entre las dos marcas semejanzas capaces de inducir al público consumidor a error, siendo la solicitada suficientemente distintiva y novedosa respecto a la opositora; por lo que la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no induce al público a error”.

   CONSIDERANDO

   A más de las normas solicitadas para interpretación por parte de la judicatura nacional el Tribunal Andino cree necesario que se extienda dicha interpretación a la del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, porque esa norma fue inclusive base legal para la resolución administrativa que es materia del juicio interno.

   El texto de las normas requeridas de interpretación por parte del H. Consejo de Estado de la República de Colombia son:

   DECISION 344

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

   .

   Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

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