PROCESO No. 12-IP-96

PROCESO N° 12-IP-96

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 96 en concordancia con los literales d) y h) del artículo 82, 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5° del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Ponente: doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Caso: inscripción de la marca mixta MARGARINA EXCLUSIVA. Expediente Interno N° 3422. Actora: Sociedad de Grasas Vegetales S.A.

Quito, abril 7 de 1997

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

V I S T O S:

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través del Consejero Ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 96 en concordancia con los literales d) y h) del artículo 82, 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5° del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso instaurado por la Sociedad de Grasas Vegetales S. A., a fin de obtener la nulidad de la Resolución N° 5393 de marzo 17 de 1995, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual negó el registro de la marca MARGARINA EXCLUSIVA (etiqueta) para distinguir los productos comprendidos de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

Que este Tribunal es competente para conocer dicha solicitud y el juez nacional de Colombia lo es para requerirla, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, respectivamente.

Que la solicitud enviada al Tribunal, cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal.

Que el Consejero Ponente ha identificado como hechos relevantes, los siguientes:

HECHOS DE LA DEMANDA

Se alega en la demanda que la sociedad GRASAS VEGETALES S.A., presentó solicitud de registro de la marca MARGARINA EXCLUSIVA (etiqueta), clase 30, petición que correspondió al expediente administrativo N° 94 51299.

Hechas las publicaciones de rigor, no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, pero aún así la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución arriba citada y cuya nulidad se impetra, decidió negar el registro de la marca.

Como fundamento de las resoluciones se argumentó que “la expresión MARGARINA EXCLUSIVA (ETIQUETA) encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente contenidas en los literales d) y h) del Art. 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir al comercio para designar la calidad de los productos para los cuales ha de usarse, y los que puedan engañar los medios comerciales o al público sobre la naturaleza del producto”.

Contra la resolución se interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, contentivo de los fundamentos jurídicos por los cuales el signo MARGARINA EXCLUSIVA (etiqueta) no designa la calidad de los productos que distingue.

El signo MARGARINA EXCLUSIVA (etiqueta) goza de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 30, dado que cumple las exigencias del Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Se observó que la expresión EXCLUSIVA es sinónima, entre otras, de UNICO, SOLO, PURO, SIMPLE, NOTABLE y que figuran registradas como marcas las expresiones UNICO Y SOLO, la primera para distinguir productos de la clase 30 y la segunda productos comprendidos en las clases 29 y 30.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

En los fundamentos de derecho manifiesta el actor que se violaron las siguientes normas:

a) Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos ignoró que la marca MARGARINA EXCLUSIVA (etiqueta) es un signo perceptible y suficientemente distintivo con su particular representación gráfica.

Asimismo ignoró que dicho signo es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 30, elaborados y comercializados por GRASAS VEGETALES S.A., de los productos o servicios idénticos o similares de cualquiera otra persona.

La marca MARGARINA EXCLUSIVA (etiqueta) es un signo mixto, toda vez que se compone de la unión de dos palabras escritas en forma característica, combinadas con una figura especial, formando el conjunto, una etiqueta de singular presentación.

b) El artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con el Artículo 82, literales d) y h) ibídem, por interpretación errónea, por cuanto la División de Signos Distintivos al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca MARGARINA EXCLUSIVA (etiqueta), clase 30, determinó, sin ser lo correcto, que la marca solicitada consiste exclusivamente en una indicación que puede servir en el comercio para designar la calidad de los productos para los cuales ha de usarse.

También se violan las normas aquí citadas por cuanto se determinó que la marca solicitada puede engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza de los productos que distingue, dado que la Margarina es uno de los productos incluidos en la clase 29.

c) Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5° del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la citada Decisión sobre registro de marcas. De haberlo hecho en forma correcta, habría advertido que con ocasión de la interpretación y aplicación de las mismas o idénticas disposiciones (Decisiones 85, 311 y 313, cuando se encontraban vigentes) y con anterioridad a la fecha en que fue expedida la Resolución demandada, fueron concedidas a nombre de diferentes titulares, marcas con expresiones sinónimas y semánticamente idénticas a la expresión EXCLUSIVA.

La División de Signos distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvo de expedir los actos administrativos denegatorios de los registros solicitados

.

Que el Tribunal, por su parte considera necesario mencionar otros aspectos contenidos en las diferentes piezas procesales constantes en el expediente enviado a este Organismo:

1. Resolución N° 5393, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos, la que niega la inscripción de la marca MARGARINA EXCLUSIVA.

   En el considerando 4°, expresa: “...Que la legislación Colombiana consagra el sistema atributivo en materia de marcas. Esto es, que el registro confiere el derecho sobre la marca y a su utilización en favor de su titular de una manera excluyente. Por lo mismo, el término o figura que la componen debe ser apropiable. Para serlo, el signo o indicación que se pretende utilizar como marca no pueden consistir exclusivamente en una indicación que sirva para designar en el comercio la calidad de los productos o servicios para los cuales se utilizara. Igualmente no deben engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza del producto en que se utilizará. Tal signo no tendrá la fuerza distintiva necesaria para que los consumidores puedan diferenciar los productos o servicios en que se empleará de otros iguales o similares...”.

   En el considerando 5to se dice: “...igualmente el signo MARGARINA EXCLUSIVA (ETIQUETA) puede engañar al público sobre la naturaleza del producto en que empleará, porque las margarinas son un producto incluido en la clase 29. En el signo cuyo registro se solicita el elemento predominante es el nominativo”.

2. Recurso de apelación contra la Resolución N° 5393

   En esta etapa del procedimiento administrativo la actora argumenta que “es subjetivo considerar, que el vocablo MARGARINA pueda crear confusión al público que quiera adquirir algún producto de la clase 30a, identificado con la maca MARGARINA EXCLUSIVA (ETIQUETA)”.

   En observancia de lo anterior es claro que el término MARGARINA, a pesar de ser una denominación genérica dentro de los productos de la clase 29 no lo es dentro de la clase 30 y por esto, puede ser válidamente adoptada como marca sin crear confusión en el público consumidor”.

   En el punto tercero del escrito se expresa que “Las denominaciones genéricas pueden ser adoptadas de modo exclusivo para señalar productos diversos, constituyéndose en este caso, denominaciones de fantasía.

   Es necesario tener en cuenta que el término MARGARINA está complementado con el vocablo EXCLUSIVA, y que por su especial combinación hablamos de una marca novedosa y distintiva, tanto fonética como gramaticalmente

   , y que evoca además la naturaleza de los productos, en este caso alimentos.

   Rebatiendo la causal de irregistrabilidad sobre el término EXCLUSIVA, sostiene que “la norma establece en forma taxativa que el término para ser genérico e incurrir en esta causal, sea denominación necesaria que defina la calidad del producto”. Y la expresión MARGARINA EXCLUSIVA (ETIQUETA), adquiere el carácter de fantasía, no constituyendo por lo tanto impedimento para su registro.

3. Demanda de la Compañía Grasas Vegetales S.A ante el Consejo de Estado para que se declare la nulidad de la resolución 5393 de 17 de marzo de 1995.

   La actora, entre los fundamentos de derecho de sus pretensiones, anota los siguientes:

   a) Advierte que la etiqueta de la marca fue descrita en la solicitud de registro, (así observa el Tribunal), de la siguiente manera:

   Consiste en un conjunto formado por la expresión EXCLUSIVA escrita en letras de doble contorno características y especiales, las cuales aparecen escritas dentro de un rectángulo, a...