PROCESO No. 27-IP-95

PROCESO N° 27-IP-95

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, así como de los literales a), d) y e) del artículo 82 de la misma Decisión. Consejero ponente: Dr Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Caso: registro de la marca “EXCLUSIVA” presentada por la Sociedad Grasas Vegetales S.A.- Expediente interno 3230.

Quito, octubre 25 de 1996

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

V I S T O S:

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, por intermedio del Consejero Dr. Ernesto Ariza Muñoz, en cumplimiento del auto de 22 de agosto de 1995, solicita la interpretación de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que este Tribunal es competente para conocer de dicha solicitud y el juez nacional de Colombia lo es para requerirla, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal respectivamente.

Que la solicitud presentada cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de los Estatutos del Tribunal.

Que el Consejero Ponente ha identificado como hechos relevantes para elaborar su informe sucinto, los siguientes:

1°): La sociedad GRASAS VEGETALES S.A., solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de las marcas EXCLUSIVA (nominativa), clase 29 y EXCLUSIVA (nominativa), clase 30.

2°): Las anteriores solicitudes de registro fueron negadas mediante las Resoluciones N° 31313 y 31310 de 29 de Julio de 1994, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

3°): Contra las referidas resoluciones se interpusieron respectivamente los correspondientes recursos de reposición y en subsidio de apelación, transcurriendo dos (2) meses sin que ninguna decisión fuese notificada y configurándose así el silencio negativo.

4°): El signo EXCLUSIVA goza de suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en las clases 25 y 30 del artículo 2° del Decreto 755 de 1972.

Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, expresó la actora lo siguiente:

1. La Superintendencia de Industria y Comercio adujo que no puede registrarse como marca el signo EXCLUSIVA (nominativo) porque se trata de una palabra de uso común para designar las características excepcionales de un bien que por lo mismo carece de fuerza distintiva, con lo cual se viola el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que se ignoró que la marca EXCLUSIVA es un signo perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica y que es capaz de distinguir en el mercado los productos comprendidos en las clases 29 y 30, elaborados y comercializados por la actora, de los productos y servicios idénticos o similares elaborados o comercializados por cualquier otra persona.

La marca EXCLUSIVA es un signo nominativo dado que se compone exclusivamente de una palabra, aún cuando no es necesario tomar en cuenta la forma especial de las letras, sino el sonido de la palabra.

2. Se viola el artículo 96 ibídem, dado que por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio se determinó, sin ser cierto, que el signo EXCLUSIVA es un término de uso común para designar las características de un bien, cuando dicho signo en realidad no determina la calidad, ni las características, ni las aptitudes para el uso de los productos comprendidos en las clases 29 y 30.

El signo EXCLUSIVA no consiste en una indicación usada en el comercio para designar la calidad de los productos. Es evocativo de los productos que distingue, prueba de ello constituye el hecho de estar registradas varias marcas que corresponden a expresiones sinónimas y semánticamente idénticas a la expresión mencionada, a nombre de distintos titulares, por lo anterior era perfectamente procedente el registro de la marca referida.

3. Se violan los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones sobre registro de marcas, ya que de haberlo hecho se habría observado que con anterioridad al presente caso, se habían concedido marcas a nombre de diferentes titulares correspondiente a expresiones sinónimas y semánticamente idénticas a la expresión EXCLUSIVA.

Tal inobservancia condujo a que no se salvaguardarán los derechos consagrados en el artículo 147.

También se violaron dichas disposiciones por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvo de expedir actos administrativos denegatorios de las supuestas solicitudes

.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por su parte, considera necesario referirse a otras piezas procesales constantes en el expediente enviado a este Organismo:

  1. Resoluciones 31310 y 31313 de 29 de julio de 1994, expedida por el Jefe de División de Signos Distintivos por las cuales se niega el registro de la marca exclusiva para las clases 30 y 29 respectivamente. Los fundamentos para dicha negativa son idénticos para las dos resoluciones, destacándose:

    ...TERCERO: Que la expresión cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el artículo 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que no cumplan con los requisitos del artículo 81 de la misma Decisión.

    CUARTO: Que en el presente caso, el signo cuyo registro como marca se solicita consiste en un término de uso común para designar las características excepcionales de un bien, las cuales lo hacen único, razón por la cual el signo solicitado carece de suficiente fuerza distintiva...

    .

  2. Escrito del recurso de reposición y apelación . Para sustentar estos recursos ante el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la apoderada especial de la Sociedad Grasas Vegetales S.A., a más de subrayar que no se presentaron observaciones a la solicitud, argumenta que “el signo exclusivo goza de la suficiente fuerza distintiva para registrarse como marca en la clase 30 Internacional”, y que “de conformidad con el Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española de Angel López García Molins, página 447, son sinónimos de la expresión EXCLUSIVA: “Unico, Solo, Aislado, Singular, Irrepetible”.

    Así mismo, de conformidad con el mismo Diccionario, página 956, son sinónimos de la expresión “UNICO” los siguientes: “Exclusivo, Solo, Puro, Simple, Notable, Extraordinario, Excepcional, Soberbio, Incomparable”. “En consecuencia los términos “Exclusivo, Unico, Solo, Singular, Irrepetible, Puro, Simple, Notable, Extraordinario, Excepcional, Soberbio, Incomparable, son equivalentes”. Anota además, que la Superintendencia de Industria y Comercio no ha debido conceder el registro de las siguientes marcas: “Solo, Unico, Selecto, Selectas y Favorita”.

  3. Demanda de la Compañía Grasas Vegetales S.A. ante el Consejo de Estado para que se declare la nulidad de las Resoluciones 31313 de 29 de julio de 1994 (clase 29) y 31310 de esa misma fecha para la clase 30.

    A más de la insistencia sobre los puntos planteados en el recurso de reposición y apelación, la actora a este nivel judicial, al refutar el considerando cuarto de dichas Resoluciones, expresa: “...Sobre el particular es necesario aclarar que una cosa son los requisitos mínimos esenciales para que un signo sea marca, consagrados en el Art. 81 de la Decisión 344, y otra muy distinta es que el signo consista en “un término de uso común para designar las características excepcionales de un bien”. “Si el signo no cumple con los requisitos mínimos esenciales, simplemente no es marca y, por lo mismo, no encuadrará (o no alcanzará a encuadrar) en ninguna de las causales de irregistrabilidad”.

    “Contrario sensu, si el signo consiste en “un término de uso común para designar las características excepcionales de un bien” significa que incurre en una de las causales de irregistrabilidad, y para que un signo encuadre dentro de una causal de irregistrabilidad, es necesario que cumpla con los requisitos mínimos esenciales para ser marca, vale decir, es necesario que sea marca. De suerte que es contradictorio y excluyente, por decir lo menos, estimar que un signo no es marca y que es marca que incurre en causal de irregistrabilidad.”

    “En este orden de ideas, de acuerdo con la legislación comunitaria que nos regula, si un signo consiste en “un término de uso común para designar las características excepcionales de un bien”, significa que incurre en la causal de irregistrabilidad enlistada en el literal d) del Art. 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se refiere a las marcas descriptivas de los productos o servicios que distinguen o de que se trate, y que sirven en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción y otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales han de usarse...”

    Agrega que:

    ...No obstante, si lo que quiso decir la División es que la solicitud de registro de la marca EXCLUSIVA, clases 29 y 30, además de no cumplir con los requisitos esenciales para la configuración de la marca consagrados en el Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, incurre en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del Art. 82, ibídem (lo cual de entrada constituiría un exabrupto jurídico); o si lo que quiso decir es que el citado signo incurre en uno de los dos fenómenos, a...

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