PROCESO No. 20-IP-95

PROCESO N° 20-IP-95

Interpretación prejudicial de los artículos 89 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Juez Nacional Solicitante: Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del Consejero Dr. Rafael Ariza Muñoz (expediente interno N° 3176). Asunto: Registro de la Marca “MONO.” (Clase internacional 16), por parte de la Compañía Sociedad TOMBOW PENCIL CO. LTD.

Quito, octubre 16 de 1996

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

V I S T O S :

Que, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través del Consejero Ponente Dr. Rafael Ariza Muñoz, y en cumplimiento del auto de 12 de julio de 1995, dictado en el proceso N° 3176, planteado para obtener la nulidad de las Resoluciones N° 15344 de 14 de abril de 1994 y 1650 de 3 de agosto de 1994, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, solicita la interpretación de los artículos 83 literal a) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, al aceptar la solicitud, admite la competencia del Consejo de Estado de la República de Colombia para requerir esta interpretación conforme al artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal Andino y que éste, a su vez, tiene competencia para resolver según el artículo 28 ibídem.

Que la solicitud enviada al Tribunal Comunitario reúne los requisitos puntualizados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184).

Que, el Consejero Ponente ha considerado como elementos o puntos esenciales para emitir el informe sucinto, los siguientes:

1°: La sociedad TOMBOW PENCIL CO., LTD., presentó el día 1° de Septiembre de 1992 una solicitud para el registro de la marca “MONO”, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional, a la que se le adjudicó el expediente N° 367.024.

2°: Mediante la Resolución N° 15344 de 14 de Abril de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro solicitado debido a la existencia del Certificado de registro N° 117.376 para la marca “MONYY”, para distinguir únicamente “papel y artículos de papel” productos de la clase 16 Int., a nombre de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., registro que según criterio de la Administración es confundiblemente semejante con la marca solicitada.

3°: El día 26 de Mayo de 1994 la sociedad TOMBOW PENCIL CO., LTD., presentó recurso de apelación en contra de la anterior Resolución con el fin de que se revocara por considerarse abiertamente ilegal. Junto con el respectivo recurso hizo una expresa renuncia a algunos de sus derechos de manera que limitó su solicitud a determinados artículos y excluyó definitivamente el “papel y los artículos de papel” con lo cual la posibilidad de confundibilidad desapareció por completo. Así mismo, junto con el respectivo recurso presentó un documento suscrito por LUIS CARLOS URIBE JARAMILLO, Gerente General de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., titular del registro por virtud del cual la Administración negó la solicitud de registro de la marca de mi representada, en el cual se manifiesta que de acuerdo con la limitación y la exclusión antes mencionada, dicha sociedad se encuentra en completo acuerdo con el registro de la marca “MONO” de mi representada, ya que de esta forma se evita cualquier confusión que pueda perjudicar a los consumidores y a los competidores.

4°: Mediante la Resolución N° 1650 de 3 de Agosto de 1994, la Superintendencia Delegada para la Propiedad resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando en todas sus partes la Resolución N° 15344 recurrida.

Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente:

El artículo 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no fue aplicado, desconociéndose así, la facultad que tiene el solicitante del registro de una marca, para eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados.

Se puede hacer uso de esta facultad en cualquier momento y dentro de la actuación administrativa encaminada a obtener el registro de la marca solicitada, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que la norma no especifica oportunidad procesal para ello.

La limitación y exclusión de los productos no es una petición nueva tal como lo afirma la Administración, dicho proceder es el ejercicio de una facultad que goza el solicitante, y de la cual puede hacer uso en cualquier momento.

El artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena fue aplicado indebidamente, ya que de haberse aceptado la limitación de la solicitud como legalmente le correspondía hacerlo de conformidad con lo antes expuesto, no se encontraría incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada por la norma antes mencionada.

Para que se verifique la causal de irregistrabilidad antes mencionada es necesario que haya identidad o semejanza de la marca entendida en sí misma y que la identidad o potencialidad de conducir a error al público de los productos o servicios que se pretenden distinguir con la marca; ambos supuestos deben existir ya que si solamente se presenta uno de ellos no se configura la misma

.

Que, el Tribunal Andino estima necesario considerar otros elementos o conceptos que se han emitido dentro de las piezas procesales adjuntadas a la solicitud, entre éstos, la Resolución 15344 del Jefe de la División de Signos Distintivos y la 1650 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial; la demanda presentada ante el Consejo de Estado por la compañía TOMBOW PENCIL CO. LTD. y la contestación a la misma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que la Resolución 15344 de 14 de abril de 1994, al fundamentar la negativa de la marca MONO, manifestó:

...TERCERO: Que la expresión cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena...

Que la Resolución N° 1650 de 3 de agosto de 1994 (Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial) confirmó el acto administrativo relatado en el parágrafo anterior bajo los siguientes argumentos:

a) Al referirse al recurso de apelación interpuesto por la actora por la negativa de la Resolución 15344, transcribe de ese escrito:

...Los productos distinguidos por las marcas en conflicto no son similares,... la marca MONO está (sic) siendo usada para distinguir los siguientes productos: ‘Instrumentos de escritura y dibujo; adhesivas y cintas adhesivas para ser usadas en el hogar y la oficina; correctores, borradores, tachas o tachuelas para sujetar papeles, o tableros de dibujo, materiales para artistas (sic), a saber, artículos para dibujar, pintar y modelar’

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Por el contrario la marca que se cita como antecedentes está (sic) registrada exclusivamente para distinguir los siguientes productos pertenecientes a la clase 16 Int.: ‘Papel y artículos de papel’

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Agrega que “...mediante el presente escrito, me permito solicitar la limitación de la solicitud de la referencia para distinguir los productos para los que está (sic) siendo utilizada la marca MONO, es decir, para (sic) los siguientes: ‘Instrumentos de escritura y dibujo; adhesivos y cintas adhesivas para ser usadas en el hogar y la oficina; correctores, borradores, tachas o tachuelas para sujetar papeles, o tableros de dibujo, materiales para artistas (sic), a saber, artículos para dibujar, pintar y modelar’”.

Además, excluyo (sic) expresamente de mi solicitud los siguientes productos: ‘Papel y artículos de papel’

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Indica que “La marca solicitada no es confundible con la expresión MONYY que se cita como antecedente”.

“Entre las marcas “MONO” y “MONYY” en conflicto en este caso, no existe mayor posibilidad de confusión que entre las marcas MONYY, MONIN, MONICA y MONITOR que este mismo despacho no considera confundibles;...”.

La marca MONO no fue objeto de observaciones por parte de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., titular de la marca MONYY citada como antecedente,...

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...no existe vulneración de derecho particular alguno, ya que la similitud entre las marcas es sólo aparente, fuera de que dichas marcas van a distinguir productos igualmente diferentes y no susceptibles de generar confusión

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b) Al practicar el análisis comparativo de las marcas “MONO” y “MONYY” anota en la Resolución 1650, por su lado, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que:

... las mismas no difieren de tal forma que arrojen una impresión distinta, pues tomando en conjunto los vocablos MONO y MONYY, se encuentra entre ellas una evidente similitud en el aspecto ortográfico y fonético, lo que, aunado al hecho de que algunos de los productos que pretende distinguir el registro solicitado, papel y artículos de papel, están cobijados por la marca previamente registrada, podría originar que cualquier desprevenido consumidor fundadamente llegara a pensar que se trata de la misma marca o, en el mejor de los casos, de marcas pertenecientes al mismo titular, generándose, de esta forma, la confusión que pretende evitar la causal en estudio

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d) La limitación de productos solicitados por la apelante no se considera en esta fase administrativa ya que: “...los mismos deben ser resueltos con base en la situación existente al momento de proferirse la decisión atacada, con el objeto de determinar si la misma fue expedida con sujeción a las normas legales. No es posible, entonces, entrar a considerar peticiones nuevas las cuales, valga la pena aclarar, deben ser presentadas en la oportunidad procesal establecida para el efecto”.

Que en el escrito de apelación en contra de la Resolución N° 15344 del 14 de abril de 1994, la actora afirma que al publicarse la solicitud del registro, ésta no mereció observaciones por terceros; que la...