PROCESO 329-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 329-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: MOLINO SANTA MARTA S.A. Marca: "EL GRAN TRIGAL ESTAMOS PA' SERVIRLE SUMERCÉ" (mixta). Expediente Interno: 2009-00091.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 15 días del mes de octubre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 2164 de 7 de julio de 2015, recibido vía correo electrónico el 8 de julio de 2015, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2009-00091.

El Auto de 9 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

* ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno:

Demandante: MOLINO SANTA MARTA S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia

Tercero interesado: INVERSIONES SÁNCHEZ RIVERA Y CIA. S. en C.

* Antecedentes:

* El 17 de enero de 2005, INVERSIONES SÁNCHEZ RIVERA Y CIA S. en C. presentó solicitud de registro de la marca "EL GRAN TRIGAL ESTAMOS PA' SERVIRLE SUMERCÉ" (mixta) para identificar servicios de la Clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), conforme al modelo adjunto:

* La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 554 de 29 de junio de 2005 y, dentro del término oportuno, MOLINO SANTA MARTA S.A. presentó oposición al registro solicitado sobre la base de su marca registrada "EL TRIGAL" (mixta) para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, conforme al modelo adjunto:

* Mediante Resolución 20310 de 20 de junio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado.

* El 22 de julio de 2008, MOLINO SANTA MARTA S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación en contra de la resolución indicada en el punto anterior.

* Por Resolución 27971 de 31 de julio de 2008 se resolvió rechazar los recursos presentados.

* El 14 de agosto de 2008, MOLINO SANTA MARTA S.A. presentó recurso de queja en contra de la resolución indicada en el punto anterior.

* El recurso de queja fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución 32477 de 29 de agosto de 2008, confirmando la decisión contenida en la Resolución 27971 de 31 de julio de 2008.

* MOLINO SANTA MARTA S.A. presentó demanda ante el Consejo de Estado a fin de anular la Resolución 20310 de 20 de junio de 2008, que declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado.

* Mediante Providencia de 8 de julio de 2014, emitida por el Consejo de Estado se decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

* Argumentos de la demanda:

* MOLINO SANTA MARTA S.A. alegó lo siguiente:

* Que las marcas enfrentadas son confundibles conceptual, ortográfica y fonéticamente.

* Que las marcas enfrentadas son de carácter mixto, prevaleciendo en uno y otro caso el elemento denominativo.

* Que el examen comparativo debe realizarse entre las expresiones relevantes de los signos en conflicto: "EL GRAN TRIGAL" en la marca solicitada y "EL TRIGAL" en la marca opositora.

* Que la marca solicitada reproduce íntegramente la marca opositora, salvo por la expresión "GRAN", la cual no le otorga distintividad al ser una expresión descriptiva.

* Que ni los elementos gráficos, ni los elementos denominativos secundarios le imprimen la distintividad requerida a la marca solicitada, pues no son los elementos dominantes del signo.

* Que la expresión "El TRIGAL" no es una marca débil.

* Que los signos en conflicto identifican productos y servicios conexos, toda vez que los servicios de la Clase 35 tienen por finalidad la comercialización y distribución de productos alimenticios propios de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Argumentos de la contestación a la demanda:

* La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

* Que la comparación que realizó la oficina de marcas corresponde a la que debe aplicarse a las marcas mixtas. La observación de las marcas en conflicto evidencia que éstas se caracterizan por sus elementos gráficos, los cuales les otorgan gran distintividad sin generar riesgo de asociación ni confusión entre ellas.

* Que la sociedad demandante podrá ejercer exclusividad sobre el signo en su conjunto, mas no sobre los elementos denominativos aisladamente considerados como es el caso de la expresión "TRIGAL", al poseer una distintividad débil. En ese sentido, la expresión "TRIGAL" puede ser utilizada por cualquier otro empresario del sector para informar algo sobre el producto, o incluso incorporarla de forma evocativa en una marca.

* Normas a ser interpretadas:

* El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.

* Materias a ser desarrolladas:

* Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

* Comparación entre marcas mixtas (se tomará en cuenta que los signos presentan una parte denominativa compuesta).

* Signos laudatorios.

* La marca débil.

* ANÁLISIS DE LAS...