PROCESO 321-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 321-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 82 literal d), 84 y 128 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 17811-2013-2146. Actor: GA MODEFINO S.A. Nombre comercial LE COLLEZIONI (mixto).

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez días del mes de julio de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1, Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

El Oficio N° 1052-TDCA-JM de 12 de diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 19 de diciembre de 2014, procedente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1, Quito, República del Ecuador, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 17811-2013-2146.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de junio de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: GA MODEFINO S.A.

   Demandados: MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA

   INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – IEPI.

   PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

   Tercero Intersesado: FERNANDO MARCH GAME.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El señor FERNANDO MARCH GAME, solicitó el 31 de octubre de 1994, el registro del nombre comercial mixto LE COLLEZIONI[1], para amparar “establecimientos de comercio, firma comercial, enseña comercial, comercialización, distribución y venta de todo tipo de productos y servicios de objeto lícito, especialmente de productos y servicios relacionados con la venta de ropa y accesorios, tanto para damas como para caballeros”.

   2. El 10 de mayo de 1995, la sociedad GA MODEFINE S.A., formuló observación sobre la base de su marca mixta EAGLE DEVICE, para amparar “ropa para damas y caballeros” (Clase 25).

   3. El 17 de junio de 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, mediante Resolución No. 0964886, concedió el registro solicitado, pero sin derechos de exclusividad sobre la gráfica.

   4. La sociedad GA MODEFINE S.A., interpuso demanda contenciosa administrativa el 15 de septiembre de 1998 contra el anterior acto administrativo.

   5. La Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1, Quito, República del Ecuador, solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. Argumentos de la demanda.

      El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   6. Manifiesta, que los signos en conflicto presentan semejanzas desde el punto de vista gráfico, ya que es el elemento que sobresale al momento de realizar el examen comparativo. Por lo tanto, se configura el riesgo de confusión.

   7. Adiciona, que resulta ilegal e improcedente haber concedido el registro del signo solicitado, precisando que no se tiene derecho de exclusividad sobre el diseño del águila, ya que existe una marca previamente registrada en cabeza del demandante que requiere de la debida protección.

   8. Agrega, que la marca EAGLE DEVICE es notoriamente conocida.

   9. Señala, que la denominación LE COLLEZIONI es un término descriptivo y de uso común, sobre el cual no se puede conceder ningún tipo de derecho de exclusividad.

      2. Argumentos de la contestación de la demanda.

      Por parte del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca

   10. Tal y como se señala en el Oficio No. 1052-TDCA-JM, pese a ser debidamente citado, no contestó la demanda.

       Por parte del INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – IEPI

   11. Fija domicilio judicial.

       Por parte de la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

   12. Arguye, que la propiedad intelectual comprende también las marcas de fábrica, de comercio, de servicio y los lemas comerciales.

   13. Manifiesta, que la Ley de Propiedad Intelectual creó el Instituto de Propiedad Intelectual (IEPI) como una persona jurídica de derecho público y patrimonio propio, cuyo presidente es su representante legal, a quien corresponde comparecer directamente a juicio.

       Por parte del Tercero Interesado

   14. Tal y como se señala en el Oficio No. 1052-TDCA-JM, el señor FERNANDO MARCH GAME, pese a ser debidamente citado, no contestó la demanda.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   15. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d), y e) de la Decisión 344.

   16. Se hará la Interpretación solicitada, salvo de los artículos 81 y 82 literales a) y h), ya que no son esenciales para resolver el asunto bajo estudio. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: 82 literal d), 84 y 128 de la Decisión 344[2].

       CUESTIONES A INTERPRETARSE.

   17. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. La aplicación de las causales de irregistrabilidad de marcas al registro de nombres comerciales.

2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

3. Signos descriptivos y de uso común en idioma extranjero. Expresiones descriptivas y de uso común en la conformación de marcas.

4. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

1. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. LA APLICACIÓN DE LAS CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS AL REGISTRO DE NOMBRES COMERCIALES.

   18. En el proceso interno se discute la registrabilidad del nombre comercial mixto LE COLLEZIONI, ya que se afirma que es confundible con la marca mixta EAGLE DEVICE.

   19. De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 3 de octubre de 2012, en el marco del proceso 91-IP-2012:

       “El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.

       Según la normativa comunitaria andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

       De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

       La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

       La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

       La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión.

       La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

       Reglas para el cotejo de signos distintivos.

       La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

       - La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

       - En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

       - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

       - Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el...