PROCESO 320-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 320-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Actor: Organización Solarte & Cía., S.C.A. Marca: Constituida por una niña cocinera (Figurativa). Expediente Interno: 2011-00306.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 3 días del mes de junio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 3923 de 16 de diciembre de 2014, recibido vía correo electrónico el 3 de febrero de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00306.

El Auto de 22 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: Organización Solarte & Cía. S.C.A.

      Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia

      Tercero interesado: Harinera del Valle S.A.

   2. Antecedentes:

   1. El 26 de febrero de 2010, Organización Solarte & Cía. S.C.A. (en adelante, Organización Solarte), solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca FIGURATIVA que consiste en el dibujo de una niña cocinera, para distinguir productos de la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza).

   2. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 615 de 20 de abril de 2010.

   3. Harinera Del Valle S.A. presentó oposición argumentando la supuesta confundibilidad entre la marca solicitada y las marcas registradas LA MUÑECA (mixtas) y otras derivadas de la misma, para distinguir productos de las Clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. Mediante Resolución 53579 de 30 de septiembre de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por Harinera del Valle S.A. y, en consecuencia, concedió el registro del signo figurativo solicitado.

   5. El 19 de octubre de 2010, Harinera del Valle S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución 53579.

   6. Mediante la Resolución 60571 de 29 de octubre de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC confirmó la decisión contenida en la Resolución 53579 y concedió el recurso de apelación interpuesto.

   7. Mediante la Resolución 11072 de 25 de febrero de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC dispuso revocar las decisiones contenidas en las Resoluciones 53579 y 60571, declarar fundada la oposición y, en consecuencia, denegar el registro del signo figurativo solicitado. .

   8. El 25 de julio de 2011, Organización Solarte presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 11072 de 25 de febrero de 2011.

   9. En noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de los artículos 134, 136 y 146 de la Decisión 486.

   2. Argumentos de la demanda:

   10. La sociedad Organización Solarte sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

       – La SIC transgredió directamente la norma comunitaria, por falta de aplicación el artículo 134 de la Decisión 486, desconociendo que el signo solicitado es apto para distinguir los productos para los cuales fue solicitado y susceptible de representación gráfica. Aunado a ello, el signo solicitado está constituido por una figura arbitraria, que es distintivo, en la medida que denota para los consumidores un origen empresarial determinado.

       – La SIC, al expedir los actos administrativos demandados violó, por aplicación indebida, el artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto las marcas en conflicto no son confundibles en los términos que prescribe dicha norma. Analizadas en conjunto, las marcas enfrentadas presentan diferencias sustanciales.

       – El único aspecto susceptible de comparación entre una marca figurativa y una denominativa es el ideológico o conceptual. En la medida, que cada uno de los signos evoque de manera directa o inmediata un concepto distinto, debe descartarse cualquier riesgo de confusión, como ocurre en el presente caso, en cuanto la idea de “muñeca” difiere sustancialmente de la de una niña cocinera, idea que despierta la marca solicitada, de manera directa e inmediata.

       – La sociedad opositora no puede reclamar derechos exclusivos sobre todo dibujo o representación gráfica que consista en un personaje femenino; como tampoco, sobre cualquier tipo de muñeca, por lo que se equivoca la entidad demandada al concluir que existe riesgo de confusión directa por razón de la inclusión en las marcas confrontadas de la figura de una niña o muñeca con “una gesticulación y corporación similar, así como elementos de su vestuario”.

       – Las marcas en que se fundamenta la oposición y la marca figurativa solicitada no son confundibles pues coexisten pacíficamente en el registro y en el mercado colombiano desde hace más de tres años. Organización Solarte tiene un derecho adquirido sobre el diseño caprichoso de una niña cocinera en Colombia desde 2008, el cual hace parte de los registros 374.186 y 373.426 para las marcas ZONIA (mixtas) que identifican productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

       – La SIC omitió considerar que la sociedad Solarte & Cía. Es titular de los derechos patrimoniales de autor de la obra artística titulada COCINERITA. Este registro goza de validez y debe ser tenido en cuenta para efectos de considerar la originalidad y distintividad de la marca figurativa objeto de discusión.

   3. Argumentos de las contestaciones a la demanda:

   1. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

      – El signo figurativo solicitado y el signo registrado presentan similitudes que generan riesgo de confusión. Los signos enfrentados son utilizadas para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, el signo solicitado se relaciona con los productos de la marca opositora, existiendo una clara conexión competitiva, por su naturaleza, finalidad y canales de comercialización, generando confusión en el consumidor al entender que las marcas enfrentadas tienen la misma procedencia empresarial. De esta manera, se colige que el signo figurativo solicitado estaría comprendido en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

      – La demandante no logró probar la coexistencia real y efectiva dentro del mercado de las marcas en conflicto, por lo que los registros señalados por la actora no son suficientes para demostrar que, efectivamente, los signos enfrentados puedan coexistir en el mercado, sin que exista riesgo de confusión en el consumidor.

      – Pese a que la sociedad accionante es titular de las marcas ZONIA (mixtas), la cual utiliza el diseño que se pretende registrar como marca figurativa, la misma está protegida por las normas de forma conjunta. Por tanto, el titular de la misma no adquiere derechos separados por cada elemento que compone el signo, toda vez que sobre su conjunto fue que la SIC realizó el examen de registrabilidad respectivo y estableció que todos los elementos que componen el signo en conjunto eran suficientes para otorgarle distintividad a las marcas existentes en el mercado.

      – Si bien la idea plasmada en la obra artística del accionante se encuentra protegida por la normativa referente a los derechos de autor, esto en nada interfiere con el estudio que debe realizar la SIC para conceder el registro de una marca.

   1. Harinera Del Valle S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente:

      – La marca figurativa es similar a las marcas opositoras, previamente registradas por Harinera Del Valle S.A., y consecuentemente, no puede cumplir con su función de individualización de los productos en el mercado.

      – Que, la marca figurativa solicitada no es una marca derivada de las marcas ZONIA (mixtas), sino de una marca totalmente independiente y, por consiguiente, su distintividad no puede derivarse de esa marca principal.

      – El depósito ante el Ministerio del Interior no es constitutivo de derechos sino que constituye una prueba de la creación intelectual, prueba no requerida en el presente caso.

      – No es cierto que exista coexistencia pacífica puesto que Harinera Del Valle S.A. formuló demanda de competencia desleal contra Organización Solarte Y Cía. S.C.A., la cual fue radicada ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, grupo de trabajo de Competencia Desleal, el 8 de marzo de 2012, correspondiéndole el expediente 11-160722.

      – El fundamento principal de la mencionada demanda ha sido la imitación no sólo de las marcas opositoras FIGURA DE UNA MUÑECA (denominativas, mixtas y figurativas), sino de los empaques característicos de Harinera Del Valle, para identificar su producto LA MUÑECA.

1. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   2. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, este Tribunal considera que sólo corresponde interpretar el artículo 136 literal a)[1], siendo los demás artículos impertinentes con relación a los antecedentes del caso.

2. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación...