PROCESO 319-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 319-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Marca: CLAIRÊX (mixta). Expediente Interno: 2009-00064

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, el primer día del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 3933 de 16 de diciembre de 2014, recibido vía correo electrónico el 19 de diciembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00064.

El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

* ANTECEDENTES:

* Partes en el proceso interno:

Demandante: LABORATORIOS BUSSIE S.A.

Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

RICO Y ARENAS LTDA.

* Hechos:

* El 20 de febrero de 2007, la sociedad RICO Y ARENAS LTDA. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca CLAIRÊX (mixta), para distinguir "jabones, perfumería, cosméticos, lociones, tratamientos para el cabello y accesorios para peluquería" de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 575 de 2007. Dentro del término oportuno, fue objetada por LABORATORIOS BUSSIE S.A. y por las sociedades LABORATORIOS ESKO LTDA. y THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.

* LABORATORIOS BUSSIE S.A. fundamentó su oposición contra la solicitud por ser el signo solicitado similar a la marca registrada EMCLAREX (mixta) y también por distinguir productos orientados al tratamiento de la piel de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Por otro lado, las otras sociedades fundamentaron su oposición a la solicitud de registro por ser similar a las marcas registradas CLAIRE D' ARCEY (denominativa) y CLAIROL (denominativa), respectivamente, para identificar productos de la misma Clase 3 de la Clasificación de Niza.

* Mediante Resolución 15987 de 27 de mayo de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones interpuestas por la demandante y las empresas LABORATORIOS ESKO LTDA. y THE PROCTER & GAMBLE COMPANY y, en consecuencia, concedió el registro de la marca CLAIRÊX (mixta) a favor de la sociedad RÍOS Y ARENAS LTDA. para identificar productos en la Clase 3 de la Clasificación de Niza.

* Inconformes con tal decisión, la demandante y la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY presentaron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación; los cuales fueron resueltos por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 24842 de 17 de julio de 2008 y 28758 de 12 de agosto 2008, respectivamente, confirmando lo decidido en la resolución impugnada.

* Por lo expuesto, el 13 de enero de 2009, LABORATORIOS BUSSIE S.A. interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las citadas Resoluciones ante el Consejo de Estado.

* El 22 de octubre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* Argumentos de la demanda:

* LABORATORIOS BUSSIE S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

* La marca registrada EMCLAREX (mixta) es copia parcial de la marca CLAIRÊX (mixta) segregando el prefijo `EM', hecho que evidencia la confundibilidad entre ambas.

* Los dos signos cuentan con tres sílabas prácticamente idénticas salvo la sílaba inicial de la marca opuesta y, además, ambos signos giran alrededor de las mismas vocales en sus tres últimas sílabas.

* Los signos objeto de comparación producirán en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos que distinguen, creyendo erróneamente que son fabricados por una misma asociación, y quizás piense que la exclusión del prefijo `EM' de la marca registrada EMCLAREX (mixta) es parte de la innovación hecha a la marca original.

* En este sentido, manifestó que existe confundibilidad gráfica, fonética y especialmente ideológica entre las dos marcas, aspectos que impiden su registro.

* Argumentos de las contestaciones a la demanda:

* La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente:

* Del cotejo de las marcas enfrentadas EMCLAREX (mixta) y CLAIRÊX (mixta) no se evidencia confusión, por cuanto en su conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de suficiente carga diferenciadora e individualizadora, siendo percibidos de diferente manera.

* Al respecto, precisó que la marca concedida CLAIRÊX (mixta) y la marca registrada EMCLAREX (mixta) contienen sílabas compartidas que no están ubicadas de manera idéntica, lo que tan sólo sucede en la sílaba final.

* Entre las expresiones en conflicto existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos claramente diferenciadores entre sí; en consecuencia, el registro concedido frente al solicitado se hace suficientemente distintivo ante los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado.

* RICO Y ARENAS LTDA. contestó la demanda señalando lo siguiente:

- Que...