PROCESO 318-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 318-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: PIRELLI PNEUMATICI S.P.A. Marca: “SCORPION” (denominativa). Expediente Interno: 2008-00343-00.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 2066 de 30 de junio de 2015, recibido vía correo electrónico el 1 de julio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2008-00343-00.

El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

      Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia

      Tercero interesado: FORD-WERKE AG

   2. Antecedentes:

   1. El 8 de noviembre de 2005, Pirelli Pneumatici S.P.A. presentó solicitud de registro de la marca “SCORPION” (denominativa) para identificar productos de la Clase 12 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 559 de 2005 y, dentro del término oportuno, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

   3. Mediante Resolución 15490 de 14 de junio de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) denegó el registro solicitado sobre la base de la marca registrada “SCORPIO” (denominativa) de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. Pirelli Pneumatici S.P.A. presentó dentro del plazo recurso de reposición y en subsidio el de apelación.

   5. Por Resolución 2723 de 31 de enero de 2008 se resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la decisión inicial.

   6. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución 10645 de 7 de abril de 2008, confirmando lo decidido en la Resolución 15490 de 14 de junio de 2006.

   7. Pirelli Pneumatici S.P.A. presentó demanda ante el Consejo de Estado, a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas, la que fue admitida por auto de 16 de diciembre de 2008.

   8. Mediante Auto de 8 de julio de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   9. Pirelli Pneumatici S.P.A. alegó lo siguiente:

      – Que la marca solicitada SCORPION (denominativa) y la registrada SCORPIO (denominativa) identifican productos diferentes que no presentan conexión competitiva, pues los mismos tienen canales de comercialización y publicidad distintos y se dirigen a consumidores diferentes, quienes son muy cuidadosos en la elección de las marcas al momento de comprar vehículos, llantas o neumáticos y son conscientes de que en el mercado no se acostumbra marcar las llantas con los nombres de los vehículos.

      – Que la entidad demandada debió aceptar el acuerdo de coexistencia firmado por las sociedades Ford-Werke AG y Pirelli Pneumatici S.P.A., en tanto es la propia limitación de productos que se encuentra en el acuerdo la medida tendiente a evitar la confusión del público.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   10. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

       – Que la marca solicitada “SCORPION” (denominativa) reproduce el signo previamente registrado “SCORPIO” (denominativa), simplemente añadiendo la letra “N”, lo cual no es suficiente para superar las semejanzas visuales y fonéticas perceptibles luego del primer impacto general, coincidencia que generaría confusión indirecta en el mercado.

       – Que el signo solicitado no cumple con la función esencial de la marca, no siendo apto para distinguir productos en el mercado aún en el evento en que el solicitante hubiera presentado ante la oficina nacional competente una limitación de los productos que pretende amparar.

       – Que no obstante la limitación de los productos por parte de la marca solicitada, persiste la relación competitiva debido a que en ambos casos se comparten las mismas finalidades, están destinados a un mismo tipo de consumidor y presentan los mismos canales de comercialización.

       – Que así las cosas el consumidor se ve expuesto a confusión tanto directa como indirecta.

       – Que entre las marcas en conflicto existen semejanzas de orden gráfico que impiden su identificación e individualización, sin que la existencia de un acuerdo celebrado entre la sociedad titular del registro y la sociedad solicitante permita desvirtuar el riesgo de confusión que se generaría en el consumidor.

   11. Ford-Werke AG guardó silencio.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   12. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del artículo 134, ni del literal f) del artículo 136 de la citada normativa por no resultar pertinente. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la mencionada normativa[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

   2. Comparación entre marcas denominativas.

   3. Conexión competitiva entre productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. Acuerdos de coexistencia de marcas

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

   13. En el presente caso, Pirelli Pneumatici S.P.A. solicitó el registro del signo “SCORPION” (denominativa) para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Siendo denegado su registro de oficio por la División de Signos Distintivos al considerarlo confundible con la marca “SCORPIO” (denominativa) registrada en la misma clase.

   14. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

       La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

       Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.[2]

       Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple...