PROCESO 18-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 18-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud de los artículos 134, 135, literal b), y 136, literales a) y b), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 200 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2006-0115. Actor: HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA. Marca: BANANA EXX (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y dos días del mes de junio del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 15 de junio de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandantes: HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceras interesadas: AURELIO FRANCISCO GALLÓN CHARRIA.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. El señor AURELIO FRANCISCO GALLÓN CHARRIA, solicitó el 30 de diciembre de 2003 el registro como marca del signo mixto BANANA EXX, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 537 de 27 de febrero de 2004, el señor HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA, presentó oposición con base en las siguientes marcas:

         • Marca mixta JOE BANANA, certificado No. 258492. Clase 18.

         • Marca mixta JOE BANANA, certificado No. 264134. Clase 25.

         • Marca mixta JOE BANANA, certificado No. 274840. Clase 35.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 005955 de 18 de marzo de 2005, resolvió declarar infundada la oposición y otorgó el registro solicitado.

      4. El señor HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 013059 de 13 de junio de 2005, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto impugnado. Se concedió el recurso de apelación.

      6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 30452 de 21 de noviembre de 2005, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

      7. El señor HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los anteriores actos administrativos.

      8. La Sección Primera del Consejo de Estado, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      el demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual.

      2. Argumenta, que el signo solicitado para registro es confundible con la enseña comercial mixta JOE BANANA, depositada bajo el certificado No. 15.0142713 para los productos de las clases 3, 14 y 15, y los servicios de la clase 42.

      3. Indica, que los productos y servicios que protege la enseña comercial JOE BANANA y el signo solicitado para registro tienen conexión competitiva.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. No presentan similitudes gráficas ni fonéticas.

         • Manifiesta, que el signo solicitado para registro cumple con todos los requisitos de registrabilidad.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         El señor AURELIO FRANCISCO GALLÓN CHARRIA, de conformidad con el Oficio No. 0864, expedido por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, no contestó la demanda.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El juez consultante a solicitud de parte solicita la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 135, literales b) e i), y 136, literales a) y b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretarán las normas solicitadas excepto el literal i) del artículo 135, ya que no es pertinente para el caso bajo estudio.

   De oficio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretará el artículo 200 de la mencionada Decisión.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 135

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 200

La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro

(…)”.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

4. Palabras de uso común en la conformación de signos marcarios. La marca débil.

5. La conexión competitiva.

6. Ámbito de protección de la enseña comercial.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo mixto BANANA EXX. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   1. Requisitos para el registro de las marcas.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

   De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

   La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

   • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

   • Es indicadora de la procedencia empresarial.

   • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

   • Concentra el goodwill del titular de la marca.

   • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

   Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario

   . (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997).

   Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

   Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que...