PROCESO 031-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 031-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 2, 5, 17 y 20 de la Decisión 344, así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente de invención: “Composición fungicida de efecto sinérgico que comprende una 2-imidazolina-5 ona, procedimiento que utiliza dicha composición destinado a proteger con efecto curativo o preventivo los cultivos contra ataques fúngicos”. Actor: Rhone-Poulenc Agorchimie. Proceso interno N° 2005-00005.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de junio del año dos mil once.

VISTOS:

El Oficio Nº 0884, de 05 de abril de 2011, recibido en este Tribunal el 14 de abril de 2011, mediante el cual la Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2005-00005.

El auto de 15 de junio de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal.

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: Rhone-Poulenc Agorchimie.

   Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

2. Hechos

   El 21 de julio de 1995, Rhone-Poulenc Agorchimie solicitó el registro de la patente de invención “Composición fungicida que comprende una 2-imidazolina-5 ona, procedimiento que utiliza dicha composición destinado a proteger con efecto curativo o preventivo los cultivos contra ataques fúngicos”, reclamando 14 reivindicaciones. El extracto de la solitud fue publicado en la Gaceta Nº 460, de 08 de mayo de 1998.

   Dado que la División de Nuevas Creaciones requirió a la solicitante para que subsanara defectos formales de la solicitud de patente, se modificó, entre otras cosas, el título de la invención así: “Composición fungicida de efecto sinérgico que comprende una 2-imidazolina-5 ona, procedimiento que utiliza dicha composición destinado a proteger con efecto curativo o preventivo los cultivos contra ataques fúngicos”.

   Mediante los conceptos técnicos Nº 289 y Nº 1832, se determinó que la solicitud no cumplía con los requisitos exigidos por la ley, por lo que la solicitante de conformidad con el artículo 36 de la Decisión 486 fraccionó la solicitud y presentó una solicitud divisional que comprendía 7 reivindicaciones. No obstante, mediante concepto técnico Nº 835, se concluyó que la solicitud estaba afectada en razón de la anterioridad WO9324467. Posteriormente, la solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio de 6 reivindicaciones, aduciendo que la anterioridad alegada no hacía obvia la combinación de compuestos.

   Por Resolución Nº 4635, de 27 de febrero de 2004, se denegó el registro de la patente de invención por carecer de nivel inventivo. Por Resolución Nº 13207, de 18 de junio de 2004, se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 4635, confirmándola en su totalidad.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   Argumentos de la demandante Rhone-Poulenc Agorchimie:

   La anterioridad alegada no sugiere la combinación de la patente solicitada, así como el “efecto sinérgico” que se obtiene con dicha combinación no era algo obvio, ya que era necesario realizar una serie de pruebas y ensayos para llegar a la solución propuesta en la invención.

   La SIC no tuvo en cuenta que el efecto sinérgico se presenta en forma aleatoria y sorpresiva, de manera que tanto su determinación como la obtención de los rangos en los cuales se presenta es un salto cualitativo en el estado de la técnica y otorga el nivel inventivo suficiente a su composición fungicida. Por lo tanto, negar de plano la posibilidad de patentar este tipo de mezclas, bajo el argumento de que han sido insinuadas como eventuales posibilidades de combinación en una patente anterior, conllevaría al desconocimiento de la obligación constitucional y legal de proteger las investigaciones científicas y, por ende, enervaría el propósito del sistema de patentes, esto es, estimular la investigación.

   La solicitud de patente fue acogida en Ecuador, Perú y Europa, situación que aunque no obliga a la SIC, sí constituye un indicio serio y válido. Existe una falsa motivación respecto al sustento de la falta de nivel inventivo, ya que no es obvio de la simple mención de la existencia de dos grupos de sustancias inferir cuál sustancia particular se podría utilizar con otra sustancia del segundo grupo y lograr que dicha combinación produjera un “efecto sinérgico”, por lo que una mezcla será inventiva cuando exista un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   Argumentos de la demandada Superintendencia de Industria y Comercio (SIC):

   El examen de patentabilidad se llevó a cabo, de conformidad con los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, por lo que se determinó que la solicitud no cumplía con el nivel inventivo, puesto que para un experto medio en la materia, la misma era derivable del estado de la técnica y, particularmente, de la anterioridad WO9324467 que menciona la compatibilidad entre los componentes, por lo tanto sólo existían dos posibilidades: que los componentes tuviesen una reacción normal o que presentaran un efecto sinérgico, deducción última que obtendría una persona con conocimientos medios.

   Por ende, seleccionar una combinación que ha sido revelada en una publicación no es una actividad creadora e inventiva que confiera un salto cualitativo en la formulación de la regla técnica. En cuanto a la revelación de sinergia entre los componentes, destaca que el punto y la proporción en que ésta tiene lugar no es innovadora o sorprendente cuando previamente se conocen la mezcla específica de los compuestos y su compatibilidad, habida cuenta de que los ensayos realizados para determinar dichas proporciones no le otorgan altura inventiva suficiente a la solicitud de patente.

   La anterioridad WO9324467 afecta la novedad y el nivel inventivo de la solicitud, de manera que es inexplicable que la Oficina Europea haya otorgado dicha patente, ya que al ser un documento de “categoría X” es uno de particular relevancia que afecta la novedad. El artículo 18 de la Decisión 486 señala que existe nivel inventivo si es que no se deriva de manera evidente del estado de la técnica o no resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

   CONSIDERANDO:

   Que, los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, sin embargo, la solicitud de patente de invención fue presentada en vigencia de la Decisión 344, por lo que es ésta la norma aplicable.

   Que, en consecuencia, se procederá a interpretar los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, los artículos 2, 5, 17 y 20 de la Decisión 344, así como, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

   Que, el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Disposiciones Transitorias

   PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

   En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

   Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

   (…)

   .

   Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

   Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

   Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

   (…)

   Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada...