PROCESO 22-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 22-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

Interpretación de oficio de los artículos 134, 135 literales e) y l) 147, 221, 222 y 223 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad FIMCIM S.R.L.

Marca: “WALITALY” (mixta).

Expediente Interno N° 1711-2010.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós (22) días del mes de junio del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de doce (12) de mayo de 2011.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad FIMCIM S.R.L.

   Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. El Procurador Público encargado de los asuntos del INDECOPI de la República del Perú.

   Tercero Interesado: el señor SU JIE BIN.

2. Actos demandados

   La sociedad FIMCIM S.R.L. impugnó la Resolución Administrativa N° 268-2005/TPI-INDECOPI de 17 de marzo de 2005, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, a través de la cual se revocó la Resolución No. 12351-2004/OSD-INDECOPI de 12 de octubre de 2004 y, en consecuencia, decidió “otorgar el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformada por la denominación WALITALY escrita en letras características, para proteger artículos de la clase 11 de la nomenclatura oficial”.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 2 de septiembre de 2002, el señor SU JIE BIN solicitó el registro del signo “WALITAY” (mixto) constituido por el logotipo conformado por la denominación WALITALY escrita en letras características y figuras estilizadas de accesorios para el desagüe y demás leyendas alusivas al producto, para distinguir instalaciones para abastecimientos de agua y propósitos sanitarios, comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 19 de noviembre de 2002, SANIFER S.A.C. formuló oposiciones al registro del signo solicitado, argumentando que (i) la figura que representa el empaque en cuestión es el de su producto “Desagüe Plástico para Lavatorio” que comercializa bajo la marca “SANIFER”; (ii) el solicitante es socio de Importaciones Wing Fung y ambos no cuentan a la fecha con ninguna mercadería a la que hace referencia el dibujo en el mercado peruano; (iii) tanto importaciones Wing Fung como sus socios han sido objeto de varias denuncias por competencia desleal ante el INDECOPI.

3. El 14 de enero de 2003, FIMCIM S.R.L. formuló oposiciones al registro del signo solicitado, argumentando que (i) su empresa tiene legitimidad para actuar, al ser una compañía italiana dedicada a la manufactura y venta de productos de origen italiano, habiendo registrado en el Perú la patente No. 2250 para proteger un invento referido a la grifería; (ii) la solicitud de registro induce al público consumidor en una falsa indicación de procedencia; (iii) el registro del signo solicitado constituye un acto de competencia desleal, ya que induciría al público consumidor a error en cuanto al origen de los productos.

4. El 12 de octubre de 2004, la Oficina de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 12351-2004/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró improcedente la oposición formulada por FIMCIM S.R.L., declaró fundada la oposición formulada por SANIFER S.A.C. y, denegó el registro del signo solicitado.

5. El 2 de noviembre de 2004, el señor SU JIE BIN interpuso recurso de apelación en contra de la referida resolución.

6. El 9 de noviembre de 2004, FIMCIM S.R.L. interpuso recurso de apelación en contra de la referida resolución.

7. El 17 de marzo de 2005, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, expidió la Resolución No. 268-2005/TPI-INDECOPI, a través de la cual se revocó la Resolución No. 12351-2004/OSD-INDECOPI de 12 de octubre de 2004 y, en consecuencia, decidió “otorgar el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformada por la denominación WALITALY escrita en letras características, para proteger artículos de la clase 11 de la nomenclatura oficial”.

8. El 6 de julio de 2005, FIMCIM S.R.L. interpuso demanda contencioso administrativa para que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución Administrativa N° 268-2005/TPI-INDECOPI de 17 de marzo de 2005.

9. El 10 de septiembre de 2007, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, expidió la Resolución No. diecisiete, a través de la cual resolvió declarar fundada la demanda plateada por FIMCIM S.R.L.

10. El 27 de septiembre de 2007, el INDECOPI interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de 10 de septiembre de 2007.

11. El 27 de noviembre de 2007, el señor SU JIE BIN interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de 10 de septiembre de 2007.

12. El 18 de agosto de 2009, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, expidió la Resolución AP Nº 3125-2008, a través de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la sentencia de 10 de septiembre de 2007.

13. El 21 de enero de 2010, el INDECOPI interpuso el recurso de casación ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la Sentencia de 18 de agosto de 2009.

14. El 20 de septiembre de 2010, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, expidió el Auto Calificatorio del Recurso Casación Nº 1711-2010, a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y dispuso remitir copias del proceso al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de que emita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    b) Fundamentos de la Demanda

    La sociedad FIMCIM S.R.L. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

    - “El legítimo interés de nuestros mandantes se encuentra debidamente acreditado por el hecho que FMCIM de ITALIA tiene una antigua y prestigiada presencia comercial en el Perú sobre todo en el ramo de grifería de origen y tecnología italiana, por lo que, la indicación en una marca de fábrica del nombre de ITALIA, cuando en realidad procede de CHINA (como expresamente lo reconoce el solicitante) es una clara y flagrante infracción al PRINCIPIO de VERACIDAD universalmente aplicado y constituye un hecho clamoroso de competencia desleal. Igualmente el legítimo interés de nuestros mandantes, se encuentra acreditado por la nacionalidad de los mismos (…). Asimismo, nuestros mandantes son propietarios de la solicitud de patente (…). Asimismo, (…) nuestros mandantes son propietarios de las siguientes marcas de fábrica: CIM, CIM VALVE, CIMBERIO”.

    - “(…) el examen realizado por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, para determinar si la marca WALITALY es una denominación geográfica, ha sido realizado en forma contraria a lo establecido por la normas vigentes (…). Por lo antes señalado, no se puede considerar la marca WALITALY un término de fantasía sin significado alguno”.

    - “(…) el importador Su Jie Bin, en forma explícitamente engañosa, ha separado la (sic) palabras ‘WAL’ de ‘ITALY’, en toda la mercadería que importa de China; por lo tanto, las importaciones de las válvulas y grifería, no consignan la marca registrada ‘WALITALY’ (…) en realidad consignan la indicación ‘ITALY’ por separado, contraviniendo claramente la ley, al indicar como de procedencia italiana una mercadería de procedencia China”.

    - “El fenómeno ilegal de la falsa indicación de procedencia geográfica se viene generalizando en el país, por lo que el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, (…) se ha visto obligado de manera prístina y como jurisprudencia de obligatorio cumplimiento a sentar las bases del PRINCIPIO DE VERACIDAD”.

    c) Contestación a la demanda

    El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, en su contestación a la demanda expresa lo siguiente:

    - “(…) debemos tener presente que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden, sin consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios”.

    - “la denominación será engañosa si hace creer que los productos o servicios provienen de un origen geográfico que no corresponde. En consecuencia, no entran en la prohibición que se analiza aquellas indicaciones que son entendidas por el público como denominaciones de fantasía, ya sea porque no son reconocidas como indicaciones geográficas o porque en relación con los productos o servicios no se cree que provienen de ese lugar geográfico”.

    - “en el Perú existen registradas diversas marcas constituidas por nombres de lugares geográficos que el público no identifica como lugares típicos de producción de los...