PROCESO 12-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 12-IP-2011

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2005-0307. Actor: BTICINO S.P.A. Marca: BT (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y dos días del mes de junio del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de junio de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandantes: BTICINO S.P.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercera interesada: BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY, solicitó el 24 de abril de 2003 el registro como marca del signo mixto BT, para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 535 de 30 de diciembre de 2003, la sociedad BTICINO S.P.A., presentó oposición con base en su marca mixta BT, registrada en Colombia bajo el certificado No. 283.166, para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 18210 de 30 de julio de 2004, resolvió declarar infundada la oposición y otorgó el registro solicitado.

      4. La sociedad BTICINO S.P.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 28335 de 22 de noviembre de 2004, resolvió el recurso de reposición revocando el acto impugnado. En su lugar, declaró fundada la oposición y negó el registro solicitado.

      6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 9464 de 29 de abril de 2005, resolvió el recurso de apelación revocando la Resolución No. 28335 y, en consecuencia, declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado.

      7. La sociedad BTICINO S.P.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con las Resoluciones 18210 de 30 de julio de 2004 y 9464 de 29 de abril de 2005.

      8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante BTICINO S.P.A. soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles y podrían generar riesgo de confusión en el público consumidor.

      2. Argumenta, que los signos en conflicto distinguen los mismos productos de la clase 9.

      3. Indica, que se elaboró un análisis restringido del aspecto visual. Los elementos gráficos de los signos en conflicto no los diferencian.

      4. Sostiene, que el elemento denominativo prevalece en los signos en conflicto.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí, ya que sus diseños contienen elementos diferenciadores.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. No se genera riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

         • Manifiesta, que los signos en conflicto son diferentes desde el punto de vista visual.

         • Indica, que en los signos en conflicto prevalece el elemento gráfico.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El juez consultante no determina las normas a interpretarse, pero menciona que la actora invocó como violados los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486. El Tribunal, de oficio, procederá a interpretar las normas mencionadas.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo...