PROCESO 29-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 29-IP-2010

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 136 literales a), b) y h), 190 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “TOINGS” (denominativa). Actor: ALIMENTOS TONING S.A. Expediente Interno: Nº 2005-00049.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 29 días del mes de abril del año dos mil diez.

VISTOS:

El Oficio Nº 0081, de 19 de enero de 2010, recibido en este Tribunal el 27 de enero de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial sin especificar norma alguna, sin embargo la parte actora invoca como violados los artículos 134, 135 literales a) y b); y, 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2005-00049.

1. Las Partes.

   Demandante : ALIMENTOS TONING S.A.

   Demandada : La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: PEPSICO, INC.

2. Determinación de los hechos relevantes:

1. Hechos:

   El 17 de julio de 2002, la sociedad PEPSICO, INC. solicitó el registro de la marca TOINGS (denominativa), para distinguir “pasabolas preparados consistentes principalmente en granos, incluyendo trocitos de maíz, tortilla, chips, arroz chips, galletas crocantes, pretzels y pasabolas inflados y extruidos; crispetas de maíz; (dips) y salsas; colombinas, caramelos, dulces, duclce en polvo; polvo de azúcar y chile, dulces en crema; colombinas cubiertas con dulce, chocolates o chile, dulces suaves, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza”.

   La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 520, el 27 de septiembre de 2002.

   El 13 de noviembre de 2002, estando dentro del término legal, la sociedad ALIMENTOS TONING S.A. presentó oposición con fundamento en las marcas TONING (denominativa y mixta), registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y el nombre comercial ALIMENTOS TONING.

   Mediante Resolución Nº 10212, de 24 de abril de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado TOINGS (denominativo).

   Mediante Resolución Nº 2892, de 23 de febrero de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, revocando la Resolución Nº 10212 y concediendo el registro del signo solicitado TOINGS (denominativo).

   ALIMENTOS TONING S.A. presentó recurso de apelación contra la Resolución Nº 2892, el cual fue resuelto denegando el registro del signo solicitado, mediante Resolución Nº 21761, de 31 de agosto de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

3. Fundamentos de la Demanda:

   Hubo una clara violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, al haber concedido el registro de la marca TOINGS (denominativa) en la Clase 30, toda vez que ésta es similarmente confundible con la marca TONING, anteriormente registrada.

   Al estudiar la registrabilidad de un signo como marca, se debe aplicar estrictamente la ley en concordancia con los principios establecidos en ella y desarrollados por la jurisprudencia y doctrina, con el fin de otorgar derechos exclusivos en relación con signos que sean distintivos de productos y/ o servicios.

   El signo solicitado TOINGS presenta semejanzas gráficas, fonéticas y visuales con la marca TONING. Desde el punto de vista conceptual, TOINGS y TONING son similarmente confundibles, pues TONING no tiene significado alguno y, por lo tanto, es una expresión de fantasía que es recordada por la misma, sin llegar a relacionarla con alguna idea, al igual que el signo solicitado TOINGS. En consecuencia, el consumidor pensará que se trata de marcas directamente relacionadas entre sí y que tienen el mismo origen empresarial.

   Los productos amparados con la marca TONING y los que se pretende amparar con la marca TOINGS, son productos complementarios, en consecuencia, existe conexión competitiva.

   Esto significa que las marcas en conflicto serán comercializadas en el mismo mercado, pues es claro que las preparaciones hechas a base de cereales como lo son las granolas, son también utilizados y comercializados como pasabolas, productos que se pretenden amparar con la marca TOINGS.

   En consecuencia, los productos amparados con la marca TONING y los que se pretenden amparar con la marca TOINGS, son productos complementarios, y por tanto, existe una conexión competitiva entre las marcas en conflicto.

   La Superintendencia de Industrias y Comercio, al decir que la marca TONING se traduce al español como “tonificado o tonificando” y que, por lo tanto, el consumidor la recuerda como tal, está cayendo en error, pues el consumidor al que están dirigidos los productos alimenticios no tiene un conocimiento técnico del idioma inglés.

   Hubo una clara violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, pues ALIMENTOS TONING S.A., argumentó en el escrito de oposición que empezó a utilizar el nombre de PRODUCTOS TONING LTDA. En el año 1979, año en el cual se constituyó bajo escritura pública Nº 4434, del 16 de agosto de 1979. En el año 1992, la sociedad modificó su razón social por el de ALIMENTOS TONING LTDA., y en el año 1994, la modificó nuevamente por la razón social de hoy en día, ALIMENTOS TONING S.A.

   Hubo una clara violación del artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto en el presente caso existe ausencia de distintividad, ya que en el análisis comparativo, se puede afirmar que TOINGS carece del requisito de distintividad, pues al ser similarmente confundible con la marca TONING, resulta claro que la primera no podrá cumplir con la función de identificar los productos de PEPSICO INC.

4. Contestaciones a la demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, precisó lo siguiente:

   Cuando se va a comparar una marca mixta con otras denominativas o mixtas entre sí, hay que tener en cuenta que éstas últimas por su naturaleza requieren un análisis especial, en consecuencia, si bien una marca mixta cuenta con una parte gráfica y otra denominativa, hay que extraer el elemento que predomina, pues éste es el que el consumidor capta y el que recuerda en el mercado.

   Luego del análisis, se llegó a la conclusión que de la impresión de conjunto del signo solicitado TOINGS y de la marca registrada TONING, el elemento predominante es el denominativo, por lo tanto, el estudio de registrabilidad debe centrarse en la comparación de las denominaciones que las caracterizan.

   Por otra parte, se observó que la palabra TONING se traduce al español como “Tonificado o tonificando” y que ambas palabras se derivan de la misma raíz latina. Esta circunstancia hace que la generalidad del público consumidor comprenda fácilmente la palabra “toning” en su significado conceptual como relativa a la acción de “tonificar”, por lo tanto, TONING no se puede considerar como marca de fantasía, aún cuando esté en inglés.

   A pesar de que los signos tienen algunas letras en común, el hecho de que TONING tenga un significado propio, mientras que TOINGS responde a un signo de fantasía, hace que el contenido conceptual de TONING empalidezca cualquier similitud que se pueda observar en el plano gráfico o auditivo entre los signos, permitiendo que un consumidor medio, luego de una mirada superficial de los signos, pueda distinguirlos y recordarlos fácilmente, sin verse inducido a confusión o riesgo de asociación.

   No es necesario demostrar relación de productos, debido a que nada impide que coexistan dos marcas para productos o servicios de una clase que tengan relación, o incluso que sean idénticos al estar en la misma clase, si los signos son diferentes, circunstancia que no llevaría a riesgo de confusión en el público consumidor o a determinar un riesgo de asociación empresarial.

   La sociedad PEPSICO, INC., como tercero interesado, no contestó la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 10 de marzo de 2010.

   Que, el Consejo de Estado solicita Interpretación Prejudicial sin especificar norma alguna, sin embargo, menciona como invocados por la parte actora los artículos 134, 135 literales a) y b); y, 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En ese sentido, este Tribunal considera pertinente interpretar, de oficio, sólo los artículos 134, 136 literales a), b) y h), 190 y 224 del mencionado cuerpo normativo.

   Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el...