PROCESO 314-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 314-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor: HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA. Marca: BANANA BAY (mixta). Expediente Interno: 2008-00068.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de marzo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 3943 del 16 de diciembre del 2014, recibido vía correo electrónico el 18 de diciembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00068.

El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA

      Tercero interesado: JOSÉ ALEJANDRO RUÍZ OSORIO

   2. Hechos:

   1. El 4 de abril de 2003, el señor JOSÉ ALEJANDRO RUÍZ OSORIO solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca BANANA BAY (mixta), para distinguir productos[1] de la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 534 de 2003. Dentro del término oportuno, fue objetada por el demandante HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA y el señor AURELIO FRANCO GALLÓN CHARRÍA. El demandante fundamentó su oposición contra la solicitud de registro por ser similar a la marca registrada y enseña comercial JOE BANANA (mixta) que distingue productos y servicios de las Clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Por otro lado, el señor AURELIO FRANCO GALLÓN CHARRÍA fundamentó su oposición a la solicitud por ser similar a la marca registrada BANANA EXX (denominativa) para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 014463 de 28 de junio de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro de la marca BANANA BAY (mixta) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. Inconforme con tal decisión, el actor presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 21416 de 30 de agosto de 2004 y 24055 de 6 de agosto 2007, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 014463 de 28 de junio de 2004.

   5. Por lo anterior, el 10 de enero de 2008, el señor HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las citadas Resoluciones ante el Consejo de Estado.

   6. El 22 de octubre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales b) e i), y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   7. El señor HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - Del cotejo de las dos marcas confrontadas se aprecia que son confundibles en razón de su similitud fonética, gráfica y conceptual, induciendo de esta forma a error a los consumidores.

      - Al respecto, indicó que la marca registrada y la enseña comercial JOE BANANA (mixta) está compuesta por nueve letras, las cuales son reproducidas en forma idéntica por la marca solicitada BANANA BAY (mixta), donde la expresión ‘BAY’ no imprime suficiente distintividad para hacerla registrable como marca. Asimismo, señaló que los signos en conflicto son pronunciados de forma idéntica.

      - En general, el consumidor observará las marcas en forma separada y no simultáneamente, lo que le producirá, a través de la impresión o imagen que le dejen, una confusión al momento de distinguirlas.

      - Asimismo, del cotejo de estas marcas se evidencia que ambas presentan semejanzas ortográficas por la inclusión de la palabra ‘BANANA’.

   4. Argumentos de las contestaciones a la demanda:

   8. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - No obstante tener en común la expresión ‘BANANA’, los signos en controversia no presentan semejanzas que induzcan a error a los consumidores, habida cuenta que las palabras ‘BAY’ y ‘JOE’, en cada una, las diferencian.

      - Así, teniendo en cuenta además las diferencias fonéticas, gráficas y visuales entre las marcas confrontadas, es claro que pueden coexistir de forma pacífica en el mercado.

   9. El señor JOSÉ ALEJANDRO RUÍZ OSORIO contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - Del cotejo de las marcas en discordia se constata que los signos confrontados contienen la palabra genérica ‘BANANA’, que por sí sola carece de distintividad y, por tanto, ninguna persona puede apropiarse de ella.

      - En atención a ello, al comparar los signos debe descartarse la palabra ‘BANANA’ para realizar la comparación únicamente entre las palabras ‘JOE’ y ‘BAY’, las que no son idénticas ni se asemejan, resultando imposible que se puedan confundir o asociar en el mercado.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   10. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales b) e i), y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, procede la interpretación solicitada del artículo 136 literales a) y b) de la misma normativa[2]. No procede la interpretación de los artículo 135 literales b) e i) dado que esta norma trata de prohibiciones absolutas, las que no resultan pertinentes para la resolución del presente proceso.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

   2. Comparación entre signos mixtos (con parte denominativa compuesta).

   3. La enseña comercial.

   4. Palabras de uso común (BANANA).

   5. Marcas evocativas. Marcas de fantasía.

   6. Conexión competitiva.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

   11. En el presente proceso, HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca BANANA BAY (mixta) presentada por JOSÉ ALEJANDRO RUÍZ OSORIO para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, sobre la base de su marca registrada JOE BANANA (mixta) que identifica productos y servicios de las Clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

   12. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:

       Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud:

   13. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

   14. Por su parte, el literal b) del artículo 136 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

   15. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[3].

   16. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

       El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

       El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica

       . (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008. Marca: SHERATON).

   17. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada...