PROCESO 310-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 310-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 224, 225, 226 y 228 de la misma norma comunitaria. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: Beiersdorf Ag. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: "NEVIA" (mixta). Expediente Interno: 2009-00372.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 3949 de 18 de diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2009-00372.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

Partes

Demandante: Beiersdorf Ag

Parte contraria: La Nación Colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio.

Tercero Interesado: Gold East Paper (Jingsu) Co. Ltd.

Hechos:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 20 de noviembre de 2007, la sociedad Gold East Paper (Jingsu) Co Ltd. solicitó el registro de la marca NEVIA (mixta) para identificar productos en la Clase 16 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 588, presentando oposición la sociedad Beiersdorf Ag. en contra del signo NEVIA (mixto), sobre la base de su marca NIVEA (mixta) para productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando además la notoriedad de sus marcas.

* Mediante Resolución 43436 de 30 de octubre de 2008 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Beiersdorf Ag y concedió el registro de la marca NEVIA (mixta).

* La sociedad Beiersdorf Ag. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución 43436 de 30 de octubre de 2008.

* Mediante resoluciones 54550 de 22 de diciembre de 2008 y 03561 de 29 de enero de 2009 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, rechazó los recurso de reposición y apelación, resolviendo confirmar la resolución 43436 de 30 de octubre de 2008.

* La sociedad Beiersdorf Ag. interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones 43436 de 30 de octubre de 2008; 54550 de 22 de diciembre de 2008; y, 3561 de 29 de enero de 2009.

* El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante providencia de 22 de octubre de 2013 suspendió el proceso, y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

+ Argumentos contenidos en la acción de nulidad.

* La sociedad Beiersdorf Ag., en su escrito de acción de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Alega que la marca NEVIA (mixta) en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza es irregistrable como marca y por lo tanto nula en virtud de que es confundiblemente semejante con la marca notoria registrada NIVEA (mixta) en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza y por lo tanto carece de distintividad induciendo al público a confusión y error.

* Arguye que: "los signos NEVIA (mixta) y NIVEA (mixta) son confundiblemente semejantes y por lo mismo el signo solicitado NEVIA (mixta) carece de la capacidad distintiva e individualizadora frente a la marca registrada".

* Sostiene que: "no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia de riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad".

* Enuncia que: "es indudable que los signos generen la misma impresión global y visual a los ojos del consumidor. Evidentemente el cambio en el orden de las vocales EIA/IEA no añade ningún tipo de distintividad frente a la marca NIVEA pues no altera en mayor medida su impacto visual, fonético o conceptual".

* Finaliza mencionando que NIVEA goza de notoriedad tanto en Colombia como a nivel mundial, toda vez que es una marca con alto nivel de recordación entre los colombianos, con altas sumas de inversión en publicidad y conocimiento de la misma tal y como lo demuestran las cifras y documentos.

+ Argumentos de la contestación a la acción de nulidad.

* La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la acción de nulidad, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Menciona que NEVIA (mixt

1. Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos legales exigidos y contrariamente a lo argumentado por la accionante tiene la suficiente fuerza distintiva.

   * Alega que el signo opositor NIVEA (mixto) ampara productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales no son confundibles con productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no es siquiera pertinente efectuar el análisis de los signos en el aspecto gráfico, ortográfico y fonético.

   * Que a contrario de lo argumentado, la Superintendencia de Industria y Comercio sí realizó el examen correspondiente, encontrando además la existencia del signo NEVIA (denominativo) para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, previamente concedido a favor de Gold East Paper (Jingsu) Co Ltd.

   * Manifiesta en cuanto a la notoriedad, que para que se pueda objetar el registro de una marca sobre la base de una marca notoria, la marca solicitada debe poseer similitud para que pueda crear confusión en el mercado, habiéndose concluido en el caso en análisis que los signos en conflicto no son similares.

   + Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. (Tercero Interesado)

   * La sociedad Gold East Paper (Jingsu) Co Ltd. en su contestación a la acción de nulidad, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   * Alega que las marcas mixtas NEVIA y NIVEA en su composición gramatical no son confundibles.

   * Menciona que no existe ningún tipo de relación entre los mismos toda vez que el signo solicitado NEVIA (mixto) ampara artículos de oficina mientras que el registrado NIVEA (mixto) artículos de aseo personal, o cosméticos de uso personal.

   * Manifiesta que el público consumidor al cual están destinados los productos en conflicto son distintos.

   * Afirma que es requisito sine qua non que se presente confundibilidad entre los signos objeto de estudio, situación ésta que no se da frente al caso en estudio.

   * INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado, la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literales a) y h), 154 y 155 literales d), e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A petición del Juez consultante se interpretará únicamente el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 por ser aplicable al caso.

   De oficio, se interpretarán los artículos 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486.

   * CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

   En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

   * Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo de marcas.

   * Comparación entre signos mixtos.

   * La marca notoriamente conocida y su protección.

   * Conexión competitiva entre productos de la Clase 16 con productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS: RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN, SIMILITUD GRÁFICA FONÉTICA E IDEOLÓGICA, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE MARCAS.

   * En vista de que la sociedad Biersdorf Ag. presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo NEVIA (mixto) sobre la base de su marca NIVEA (mixta), se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión.

   La identidad y la semejanza

   * Este Tribunal, al respecto, ha señalado que:

   "La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca".

   * Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple...