PROCESO 308-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 308-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 134, 136 literal a), 146 último párrafo, y 153 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121, 122 y 123 de su Estatuto, y 150 de la Decisión 486, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 16714-2013. Actor: TRESMONTES LUCCHETTI S.A. Marca mixta CAFÉ MONTERREY.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y un días del mes de agosto de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 358-2014-SCS-CS de 12 de diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 17 de diciembre de 2014, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 16714-2013.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: TRESMONTES LUCCHETTI S.A.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

   SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS -CORPORA S.A.- (Hoy sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A.), era titular de la marca mixta MONTERREY y Etiqueta (Certificado 67742),[1] para distinguir entre otros productos “café y sucedáneos del café” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Esta marca fue cancelada por falta de uso mediante Resolución 7979-2008/OSD-INDECOPI.

   2. La sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A., de Chile, solicitó el 9 de abril de 2009, el registro como marca del signo mixto CAFÉ MONTERREY y Logotipo (se reivindica colores),[2] para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.

   3. El 15 de julio de 2009, la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., de Suiza, formuló oposición sobre la base de sus marcas mixtas NESCAFÉ y Figura[3] (Certificado 61576) y NESCAFÉ TRADICIÓN y Figura (Certificados 102805, 103020 y 103021), que distinguen productos de las Clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. El 08 de enero de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución 0045-2010/CSD-INDECOPI, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, denegó el registro solicitado.

   5. El 04 de febrero de 2010, la sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   6. El 29 de noviembre de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 2718-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada.

   7. El Sétimo Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 24 de mayo de 2012, declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución 2718-2010/TPI-INDECOPI, y por sus efectos, nula la Resolución. 0045-2010/CSD-INDECOPI.

   8. El 27 de junio de 2012, tanto el INDECOPI como la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., presentaron recurso de apelación contra la anterior sentencia. La SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., solicitó además Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   9. La Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Catorce de 16 de enero de 2013, declaró improcedente el pedido de Interpretación Prejudicial.

   10. La Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Diecinueve de 26 de Junio de 2013, revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, declaró infundada la demanda.

   11. El 8 de agosto de 2013, la sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A., presentó recurso de casación contra la anterior sentencia.

   12. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       1. Argumentos de la demanda.

       El demandante TRESMONTES LUCCHETTI S.A. soporta la acción en los siguientes argumentos:

   13. Señala, que tal y como se concluyó en el proceso administrativo, la supuesta confusión del signo solicitado con las marcas opositoras que invocó la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (“marcas mixtas NESCAFÉ y Figura (Certificado 61576) y NESCAFÉ TRADICIÓN y Figura (Certificados 102805, 103020 y 103021)”), se circunscribe únicamente a la marca NESCAFÉ y Figura (Certificado 61576).

   14. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí, ya que presentan diferencias desde el punto de vista visual, fonético, gráfico y conceptual.

   15. Agrega que respecto al fondo de las etiquetas, se advierte que la del signo solicitado es de color marrón en su parte superior, y naranja amarillento en su parte inferior; mientras que la de las marcas de NESCAFÉ aparecen en unos casos con un fondo de color negro, y en otros con un fondo de color negro y un resplandor rojo.

   16. Adiciona, que la combinación de los colores marrón, naranja, amarillo y rojo, que forman parte del signo solicitado, difieren completamente de la combinación utilizada en la conformación de las marcas registradas de la opositora.

   17. Complementa, que muchos de los elementos que comparten los signos en conflicto son débiles y no sirven por sí solos para identificar un origen empresarial determinado. Por lo tanto, la supuesta confundibilidad y derechos sobre “la etiqueta compuesta por un jarro rojo y/o taza de café humeante sobre una alfombra de café en colores rojo, marrón y beige”, es inexistente. El examen se debió basar en lo siguiente: i) la figura de una taza constituye un elemento que se encuentra presente en la conformación de diversas marcas registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) los granos de café constituyen elementos descriptivos.

   18. Agrega, que la denominación MONTERREY que forma parte del signo solicitado, evocará inmediatamente una conocida ciudad de México; mientras que la denominación NESCAFÉ evocará ideas relacionadas con el Café.

   19. Adiciona, que existen varias marcas registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, incluso marcas de propiedad del accionante, que utilizan los mismos colores y figuras que las marcas NESCAFÉ (fls. 159 y ss.); sin embargo, todas las marcas mencionadas anteriormente, coexisten pacíficamente en el mercado porque se tratan de elementos de uso común.

   20. Indica, que es titular para la Clase 30 de las marcas denominativas MONTERREY (Certificado 51634) y MONTERREY EXPRESS (Certificado 52008). Por lo tanto, el signo solicitado constituye una variación de sus marcas.

   21. Adiciona, que la sociedad opositora obtuvo el registro de la marca mixta NESCAFÉ y Figura (Certificado 61576), no por el aspecto figurativo sino por la denominación distintiva NESCAFÉ.

   22. Agrega, que su antecesora, COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y...