PROCESO 25-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 25-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y h), 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación de oficio de los artículos 134, 225 y 229 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad VESTIMUNDO S.A.

Marca: “GF” (mixta).

Expediente Interno N° 2006-0004.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de cuatro (4) de mayo de 2011.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad VESTIMUNDO S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad GIANFRANCO FERRE’S S.P.A.

2. Actos demandados

   La sociedad VESTIMUNDO S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 18191 de 30 de julio de 2004, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad MARS, INCORPORATED y conceder, en consecuencia, el registro del signo “GF” (mixto) para distinguir jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad GIANFRANCO FERRE’S S.P.A.

   - Resolución No. 26903 de 28 de octubre de 2004, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 30680 de 13 de diciembre de 2004, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y revocó parcialmente el artículo primero de la Resolución Nº 18191, corrigiendo el nombre de la sociedad que presentó la oposición, VESTIMUNDO S.A., y confirmó en sus demás partes la Resolución Nº 18191 de 30 de julio de 2004.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 29 de octubre de 2003, la sociedad GIANFRANCO FERRE’S S.P.A. solicitó el registro del signo “GF” (mixto), para distinguir jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 535 de 30 de diciembre de 2003, la sociedad VESTIMUNDO S.A. presentó oposición en contra de la solicitud referida, sobre la base del registro de su marca notoria “GEF” (denominativa y mixta), en las clases 16, 24, 25, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 30 de julio de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 18191, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad MARS, INCORPORATED (la Superintendencia, por un error, menciona a la sociedad MARS, INCORPORATED, cuando se refería a la sociedad VESTIMUNDO S.A.) y conceder, en consecuencia, el registro del signo “GF” (mixto) para distinguir jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad GIANFRANCO FERRE’S S.P.A.

      - La sociedad VESTIMUNDO S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

      - El 28 de octubre de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 26903, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 13 de diciembre de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 30680, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y revocó parcialmente el artículo primero de la Resolución Nº 18191, corrigiendo el nombre de la sociedad que presentó la oposición, VESTIMUNDO S.A., y confirmó en sus demás partes la Resolución Nº 18191 de 30 de julio de 2004, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad VESTIMUNDO S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “El conocimiento generalizado de la marca GEF y su fama, es más que reconocida no solo entre los actores del sector de las confecciones, sino en el público en general. Su penetración y participación en el mercado, las enormes inversiones en publicidad y el volumen de su comercio son muestra más que suficiente de dicha notoriedad”.

      - “Es más que obvio y evidente que GF es una reproducción parcial de GEF. Es igualmente obvio que GF es una imitación parcial de GEF. Y, lo mismo, GF es una transcripción parcial de GEF”.

      - “No obstante la similitud conceptual, visual y fonética de las marcas GEF (mixta) y GF (mixta) y, el consecuente riesgo de confusión y asociación, erróneamente la Superintendencia (…) decidió favorablemente la solicitud de registro de la marca GF (mixta), frente a la preexistencia de la marca notoria GEF”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La visión en conjunto o global de las marcas GF (MIXTA) y GEF, permite asimilar una clara diferenciación entre ellas, de tal manera que no se genera confusión”.

      - “El examen comparativo de las marcas GF (MIXTA) y GEF, efectuado de forma simultánea, permite apreciar que al ser enfrentadas mediante la recordación que produjeron en el consumidor, no se genera confusión”.

      - “En el plano fonético, es necesario señalar que si bien comparten dos consonantes, la percepción auditiva EN CONJUNTO no genera confusión, ni directa ni indirecta, no hay riesgo de confusión en cuanto a que se relacionen los productos o su procedencia (…). “El consumidor puede discernir entre las marca GF (MIXTA) y GEF, sin que exista riesgo de confusión frente a ellas”.

      - “Desde el punto de vista conceptual, de la idea que transmiten ambos signos, dado que se trata de marcas caprichosas, que carecen de significado alguno, no puede predicarse de ellas confusión en este aspecto”.

      - “(…) como para este caso ha quedado desvirtuado cualquier riesgo de confusión entre las marcas GF (MIXTA) y GEF, no es menester entrar a analizar lo de la presunta notoriedad, tal y como lo señaló esta Superintendencia (…) que, una vez se desvirtuó el riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, se relevó del análisis de notoriedad de la marca GEF (…)”.

      - “(…) el momento en que la marca notoria debe tener tal calidad corresponde al de la solicitud de la misma, no de otras anteriores y debe demostrarse en la oportunidad procesal correspondiente, es decir, en el momento de presentar las objeciones”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad GIANFRANCO FERRE’S S.P.A. en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Al revisar las pruebas aportadas por la sociedad demandante sobre la notoriedad de la marca GEF encontramos que la misma no es suficiente para demostrar el real conocimiento efectivo que tiene el consumidor de su marca, ya que ninguna prueba se refiere a la percepción real que tienen los consumidores sobre la marca GEF”.

      - “(…) la marca GF (MIXTA), corresponde a las iniciales del famoso diseñador italiano GIANFRANCO FERRÉ, cuyos diseños se encuentran en el área de la alta costura. Es importante advertir que a nivel internacional GIANGRANCO FERRÉ es reconocido como un diseñador de la altura de VALENTINO y HERMENEGILDO ZEGNA; asimismo, es usual en los medios de la alta costura, que los diseñadores utilicen sus iniciales para distinguir sus productos, es este caso de YSL para YVES SAINT LAURENT (…) entre otros”.

      - “(…) la marca GEF de la sociedad opositora no es una marca de fantasía como equivocadamente lo menciona en la oposición, sino por el contrario, la marca opositora fue inicialmente de propiedad de un señor llamado GERARD FORTIER, quien ideó su marca a partir de las iniciales de su nombre”.

      - “(…) la marca opositora es una marca débil que fue compuesta por las iniciales del nombre de su inicial titular, aspecto que el despacho debe tener en cuenta al analizar la naturaleza de las marcas que se comparan”.

      - “(…) es preciso resaltar el elemento gráfico de la marca de mi representada GF, en donde se resalta la grafía especial de letra, así como la particularidad que sobre la letra F aparece una figura que asemeja a una tilde”.

      - “(…) la sociedad VESTIMUNDO S.A. tiene registradas las marcas GEF (NOMINATIVA) y GEF (MIXTA) para productos de las clases 24 (tejidos, colchas y tapetes; artículos no incluidos en otras clases), y 25 (vestidos, calzados y sombrería), mientras que mi poderdante solicitó y obtuvo el registro de la marca GF (MIXTA) para productos de la clase 3 (jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos), productos que no están relacionados ni vinculados competitivamente de manera alguna con los antes...