PROCESO 305-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 305-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Actor: MEDIFARMA S.A. Marca: EPITEL (denominativa). Expediente Interno: CAS. 18002-2013.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de marzo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 352-2014-SCS-CS de 3 de diciembre de 2014, recibido vía correo certificado el 12 de diciembre de 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno CAS. 18002-2013.

El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Recurrente: MEDIFARMA S.A.

      Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ

      FARMA TRADE S.A.

   2. Hechos:

   1. El 15 de febrero de 2008, FARMA TRADE S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca producto EPITEL (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 25 de abril de 2008, MEDIFARMA S.A. formuló oposición al registro solicitado sobre la base de la marca EPITELIOL (denominativa) que distingue productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 396-2009/CSD-INDECOPI de 18 de febrero de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado.

   4. El 11 de marzo de 2009, MEDIFARMA S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a que el signo solicitado resulta gráfica y fonéticamente confundible con su marca registrada.

   5. Mediante Resolución 2115-2009/TPI-INDECOPI de 21 de agosto de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 396-2009/CSD-INDECOPI.

   6. El 20 de noviembre de 2009, MEDIFARMA S.A. presentó demanda contencioso administrativa a fin de anular la Resolución 2115-2009/TPI-INDECOPI.

   7. Mediante sentencia de primera instancia de 3 de septiembre de 2012, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

   8. El 6 de diciembre de 2012, MEDIFARMA S.A. presentó recurso de apelación.

   9. Mediante sentencia de segunda instancia de 21 de agosto de 2013, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú confirmó la sentencia anterior que declaró infundada la demanda.

   10. El 2 de octubre de 2013, MEDIFARMA S.A. presentó recurso de casación por infracción normativa del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

   11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno CAS. 18002-2013.

   3. Argumentos de la demanda:

   12. MEDIFARMA S.A. alegó que:

       - Es titular de la marca EPITELIOL (denominativa) que distingue productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

       - Existe similitud gráfico-fonética entre los signos en cuestión, por lo que la coexistencia de los mismos ocasionaría confusión en los consumidores.

       - El signo solicitado se encuentra incluido en su integridad en la marca registrada, compartiendo la mayoría de sus letras, ubicadas en el mismo orden.

       - Debido a la naturaleza de los productos que distinguen los signos en cuestión, la más mínima confusión puede tener consecuencias muy distintas a las buscadas y perjudicar la salud de las personas.

       - El signo solicitado no goza de la fuerza diferenciadora requerida para acceder a registro.

       - Agregó que la Comisión se contradice al señalar que en el examen de registrabilidad deberá descartarse la inclusión del fonema “EPITE” en los signos, por aludir a la palabra “EPITELIO”, sin embargo, considera que el signo solicitado goza de distintividad pese a no contar con ningún elemento adicional que lo caracterice ni lo diferencie plenamente de la marca registrada.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   13. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (en adelante, INDECOPI) contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

       - Desde el punto de vista fonético, si bien el signo solicitado incluye las letras que conforman a la marca registrada, la presencia de letras adicionales en la marca registrada, determina que los signos en cuestión presenten una distinta secuencia vocálica, un distinto número de sílabas, además de presentar una sílaba tónica diferente; todo lo cual determina que éstos generen una impresión sonora diferente.

       - Si bien los signos comparten la denominación EPITEL, la misma hace referencia a “Epitelio”, por lo que dicho término carece de aptitud distintiva para distinguir algunos productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que su presencia en los signos confrontados no puede servir de base para establecer entre ellos la confusión.

       - Si bien, los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos dentro de los productos que distingue la marca registrada, dado que entre los mismos existen diferencias fonéticas y gráficas que permiten diferenciarlos, se considera que es posible su coexistencia en el mercado.

   5. Sentencia de primera instancia:

   14. La Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda, bajo los siguientes fundamentos:

       - En consideración a que del análisis comparativo entre los signos en conflicto se desprende que no son confundibles entre sí, pues si bien ambos comparten las letras EPITEL, se puede advertir que desde el punto de vista fonético, si bien los signos comparten la partícula EPITEL la inclusión de la terminación IOL en la marca registrada determina que los signos enfrentados produzcan un sonido distinto.

       - Asimismo, desde el punto de vista gráfico, se aprecia que si bien los signos comparten algunas letras en la misma posición, la presencia de las letras OIL al final de la marca registrada genere un impacto visual diferente.

   6. Argumentos del recurso de apelación:

   15. MEDIFARMA S.A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia alegando lo siguiente:

       - Se debe recordar el alto índice de automedicación en el mercado peruano y la frecuente expedición de este tipo de productos sin receta médica, lo que incrementa el riesgo de confusión.

       En el expediente no obra el escrito de contestación al recurso de apelación.

   7. Sentencia de segunda instancia:

   16. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú confirmó la sentencia anterior que declaró infundada la demanda reiterando los mismos argumentos.

   8. Argumentos del recurso extraordinario de casación:

   17. MEDIFARMA S.A. interpone recurso extraordinario de casación, denunciando la infracción normativa del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, en los siguientes términos:

       - La resolución impugnada no contiene un análisis comparativo que ponga más énfasis en las semejanzas que en las diferencias. No se tomó en cuenta el grado de percepción del consumidor medio respecto de los signos confrontados.

       - No existe en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza ninguna otra marca registrada que posea la partícula inicial EPITEL, por lo que el consumidor creerá que el signo solicitado es una nueva versión de la marca registrada.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   18. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis del presente proceso, no procede la interpretación del artículo 134 literal a) por no ser pertinente para el caso. Por lo tanto, procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la norma mencionada[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de...